Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2023 г. по делу N СИП-570/2022 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку изобретение соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2023 г. по делу N СИП-570/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цветковой П.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - компании KRKA, d.d., Novo mesto (Smarjeska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenia) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2643764 по заявке N 2013115635/63.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - ASTRAZENECA AB (S-151 85 Sodertalje Sweden (SE)).

В судебное заседание явились представители:

от иностранного лица - компании KRKA, d.d., Novo mesto - Кушнаренко Д.Н. (по доверенности от 23.05.2022); Залесов А.В. (по доверенности от 23.05.2022), Озолина И.Г. (по доверенности от 23.05.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 10.02.2023) посредством онлайн-заседания через информационную систему "Мой Арбитр";

от иностранного лица - ASTRAZENECA AB - Угрюмов В.М. (по доверенности от 04.11.2021), Довгалюк А.И. (по доверенности от 04.11.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - компания KRKA, d.d., Novo mesto (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просило признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2643764 по заявке N 2013115635/63.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - ASTRAZENECA AB (S-151 85 Sodertalje Sweden (SE)).

В обоснование своих требований (с учетом заявления о дополнении оснований заявления) заявитель приводит доводы, в которых выражает свое несогласие с позицией Роспатента и указывает, что у административного органа отсутствовали основания, позволяющие признать выделенную заявку первоначальной заявкой, как указано в обжалуемом решении.

Свое несогласие с оспариваемым решением Роспатента от 30.04.2022 заявитель мотивирует тем, что, Роспатент в оспариваемом решении от 30.04.2022 нарушил требования, установленные пунктом 4 статьи 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в части установления даты подачи и даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, заявитель полагает, что Роспатентом при установлении соответствия запатентованной группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна", неверно применены положения статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) вместо пунктов 1 и 2 статьи 1350 ГК РФ.

Так, заявителем отмечено, что заявка N 2013115635, по которой выдан оспариваемый патент, является выделенной из заявки N 2008122558, по которой 10.08.2013 выдан патент Российской Федерации N 2489151. Заявка N 2008122558, в свою очередь, является выделенной из опубликованной 27.06.2005 заявки N 2004137489 (далее - заявка [1]), по которой 10.11.2008 выдан патент Российской Федерации N 2337916 [2] (далее - патент [2]), которая является национальной фазой заявки PCT/US03/15591, дата подачи - 15.05.2003, приоритет от 20.05.2002, установленный по заявке США 10/151,436.

По мнению заявителя, первоначальной заявкой, по отношению к заявке N 2013115635, по которой был выдан оспариваемый патент, является заявка [1] с приоритетом от 20.05.2002, и причем по ней 10.11.2008 был выдан патент [2]. То есть, выделенная заявка N 2013115635 была подана после того, как по первоначальной заявке [1] был зарегистрирован патент [2].

В этой связи заявитель считает, что правомерно установленным приоритетом изобретения по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764 должен быть приоритет по дате поступления документов заявки N 2013115635, то есть 08.04.2013.

При этом заявителем указано, что ввиду публикации заявки [1] от 27.06.2005, то есть заявки, которая заявителем рассматривается как первоначальная (также опубликована как WO 03/099836 от 04.12.2003), и публикации патента [2], изобретение по пунктам 1-4 (или по пунктам 1-12) формулы оспариваемого патента при корректно установленном приоритете от 08.04.2013 не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку совокупность признаков, характеризующих изобретения по оспариваемому патенту, раскрыта в описании заявки [1] и патента [2].

В отношении наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, заявителем отмечено, что если принять в качестве даты подачи дату подачи первоначальной заявки - 15.05.2003, то документами заявки, раскрытыми на эту дату, являются описание и формула международной заявки PCT/US03/15591 (опубликована 04.12.2003, номер публикации WO 03/099836).

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзывы, в которых Роспатент и третье лицо выразили несогласие с изложенной заявителем правовой позицией, настаивали на законности оспариваемого решения и просили оставить заявленные требования без удовлетворения.

В судебном заседании представитель компании выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента выступил по доводам, изложенным в отзыве и письменных объяснениях, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель иностранного лица - ASTRAZENECA AB выступил по доводам, изложенным в отзыве на заявление, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2643764 на группу изобретений "Способы получения и использования ингибитора SGLT2" был выделен по заявка N 2013115635, выделенной из заявки N 2008122558 (патент Российской Федерации N 2489151 выдан 10.08.2013), которая, в свою очередь, является выделенной из заявки [1] (патент [2] выдан 10.11.2008), которая является национальной фазой заявки PCT/US03/15591, дата подачи - 15.05.2003, приоритет 20.05.2002 установлен по заявке США 10/151,436. Заявка PCT/US03/15591 опубликована 04.12.2003 как WO 03/099836.

Патентообладателем оспариваемого патента Российской Федерации N 2643764 является иностранное лицо - ASTRAZENECA AB (Швеция).

Патент Российской Федерации N 2643764 на группу изобретений был выдан со следующей формулой: "1. Способ получения соединения, имеющего структуру , включающий обработку соединения, имеющего структуру основанием.

2. Способ по п. 1, в котором основание представляет собой LiOH или NaOH.

3. Способ по п. 1 или 2, в котором обработку проводят в растворителе, выбранном из группы, состоящей из смеси H ₂O/THF/MeOH в соотношении 1:2:3, водного метанола и водного этанола.

4. Способ по п. 1 или 2, дополнительно включающий перекристаллизацию соединения, имеющего структуру

.

5. Способ получения соединения, имеющего формулу

,

включающий восстановление соединения, имеющего формулу

,

восстанавливающим агентом.

6. Способ по п. 5, в котором восстанавливающий агент представляет собой Et ₃SiH, и реакцию проводят в присутствии кислого катализатора Льюиса.

7. Способ по п. 6, в котором кислый катализатор Льюиса представляет собой BF ₃·Et ₂O.

8. Способ получения соединения, имеющего формулу

,

включающий ацетилирование соединения, имеющего формулу

,

с Ac ₂O в растворителе, содержащем основание и катализатор, с получением соединения, имеющего формулу

,

а затем его обработку восстанавливающим агентом.

9. Способ по п. 8, в котором ацетилирование осуществляют в толуоле или CH ₂Cl ₂, содержащем основание Хьюнига или Et ₃N и диметиламинопиридин.

10. Способ по п. 8 или 9, в котором восстанавливающий агент представляет собой Et ₃SiH, и восстановление осуществляют в MeCN, содержащем 1 эквивалент H ₂O и BF ₃·Et ₂O.

11. Способ получения соединения, имеющего структуру

,

включающий обработку соединения, полученного способом по пп. 1, 5 или 8, уксусным ангидридом.

12. Способ по п. 11, в котором обработку уксусным ангидридом осуществляют в CH ₂Cl ₂ в присутствии пиридина и диметиламинопиридина.".

От заявителя 22.09.2021 в Роспатент поступило возражение против выдачи названного патента, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности "новизна", наличием в независимых пунктах 5-12 формулы группы изобретений, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, и несоответствием группы изобретений по пунктам 5-12 (независимые пункты 5, 8, 11) условию патентоспособности "промышленная применимость".

Для подтверждения данных мотивов в возражении приведены копии следующих материалов:

- заявка [1];

- патентный документ [2]).

В возражении отмечено, что заявка N 2013115635, по которой выдан оспариваемый патент, является выделенной из заявки N 2008122558 (патент Российской Федерации N 2489151 выдан 10.08.2013), которая, в свою очередь, является выделенной из заявки [1] (патент [2] выдан 10.11.2008), которая является национальной фазой заявки PCT/US03/15591, дата подачи - 15.05.2003, приоритет 20.05.2002 установлен по заявке США 10/151,436. Заявка PCT/US03/15591 опубликована 04.12.2003 как WO 03/099836.

Заявка [1] была опубликована 27.06.2005.

В возражении также указано, что первоначальной заявкой, по отношению к заявке N 2013115635, по который был выдан оспариваемый патент, является заявка [1] с приоритетом от 20.05.2002, причем по ней 10.11.2008 был выдан патент [2].

Таким образом, по мнению заявителя, выделенная заявка N 2013115635 была подана после того, как по первоначальной заявке [1] был зарегистрирован патент [2].

Вместе с тем, в возражении отмечено, что правомерно установленным приоритетом изобретения по оспариваемому патенту должен быть приоритет по дате поступления документов заявки N 2013115635, то есть 08.04.2013.

При этом в возражении указано, что ввиду публикации заявки [1] от 27.06.2005, то есть заявки, которая в возражении рассматривается как первоначальная (также опубликована как WO 03/099836 от 04.12.2003), и публикации патента [2], изобретение по пунктам 1-4 (или по пунктам 1-12) формулы оспариваемого патента Российской Федерации N 2643764 с корректно установленным приоритетом от 08.04.2013 не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку совокупность признаков, характеризующих изобретения по оспариваемому патенту, раскрыта в описании заявки [1] и патента [2].

Также в возражении отмечено, что пункты 5-12 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2643764, которая содержится в решении о выдаче оспариваемого патента, содержат признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В возражении заявитель ссылался на то, что, если принять в качестве даты подачи дату подачи первоначальной заявки - 15.05.2003, то документами заявки, раскрытыми на эту дату, являются описание и формула международной заявки PCT/US03/15591 (опубликована 04.12.2003, номер публикации WO 03/099836).

При этом совокупность признаков, охарактеризованная в независимом пункте 5 формулы и зависимых от него пунктах 6 и 7 формулы, независимом пункте 8 и зависимых от него пунктах 9-10, независимом пункте 11 и зависимом от него пункте 12, отсутствует в документах опубликованной заявки WO 03/099836.

В отношении признаков охарактеризованных в независимом пункте 5 формулы, в возражении отмечено, что они относятся к получению изомеров соединения, как оно отображено в виде общей структурной формулы , эти изомеры согласно сведениям, приведенным в примере получения 1Е, не выделяются и не характеризуются. При этом соответствующие данные отсутствуют и в иных документах и материалах, как первоначальной заявки, так и описания оспариваемого патента.

От патентообладателя 28.06.2021 поступил отзыв на указанное возражение.

К отзыву были приложены следующие материалы: - откорректированная публикация описания изобретения к оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764 на 51 л. (далее - патент [3]).

Патентообладатель указал на то, что при рассмотрении возражения следует учитывать описание к оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764, соответствующее описанию, опубликованному 15.12.2021 в Бюллетене N 35, в которое были внесены исправления очевидных и технических ошибок, допущенных Роспатентом при подготовке описания патента к публикации.

Данные исправления также соответствуют публикации соответствующей международной заявки PCT/US03/15591 (WO 03/099836).

В отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения, и отметил, что оспариваемый патент Российской Федерации N 2643764 был выдан по заявке N 2013115635, которая является выделенной из заявки N 2008122558 с конвенционным приоритетом, установленным по дате подачи приоритетной заявки US 10/151,436 от 20.05.2002.

При этом патентообладателем отмечено, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной, и по ней не было принято решение о выдаче патента, и поэтому приоритет правомерно установлен для каждой из выделенных заявок, а именно 20.05.2002.

Вместе с тем, патентообладатель отмечает, что нормативная база, предусматривающая возможность подачи выделенной заявки из заявки, которая в свою очередь является выделенной с сохранением приоритета по самой ранней заявке, соответствует законодательству и правоприменительной практике ведущих патентных ведомств.

В этой связи, по мнению патентообладателя, доводы возражения в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна" по отношению к заявке [1], неправомерны, поскольку заявка [1] стала общедоступным документом 27.06.2005, т.е. после даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту - 20.05.2002 и не может быть противопоставлена для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764.

Кроме того, патентообладатель не согласился с доводами возражения о том, что признаки независимых пунктов 5, 8 и 11 формулы группы изобретений оспариваемого патента отсутствуют в описании заявки.

Также патентообладателем относительно соответствия группы изобретений по независимым пунктам 5, 8, 11 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "промышленная применимость" в отзыве отмечено, что в описании оспариваемого патента Российской Федерации N 2643764 содержатся исчерпывающие сведения о назначении изобретения. Кроме того, в описании патента приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле оспариваемого патента Российской Федерации N 2643764.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было установлено следующее.

Доводы заявителя о том, что способы по независимым пунктам 1-12 формулы группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2643764 не соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость", не нашли своего подтверждения.

При проверке доводов возражения о несоответствии группы изобретений по пунктам 1-12 формулы оспариваемого патента Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна" было установлено, что заявка [1] не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна", поскольку стала общедоступной 27.06.2005, то есть после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона послужили основанием для вывода Роспатента о том, что в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2747184 условию патентоспособности "новизна".

На основании изложенного решением Роспатента от 30.04.2022 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, патент Российской Федерации N 2643764 оставлен в силе.

Данные обстоятельства послужили причиной для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам.

Заявитель не оспаривает выводы Роспатента в части соответствия группы изобретений по пунктам 5-12 (независимые пункты 5, 8, 11) условию патентоспособности "промышленная применимость", а также не оспаривает вывод Роспатента о том, что признаки, характеризующие изобретения по пунктам 5-12 формулы патента Российской Федерации N 2643764, соответствуют признакам, которые присутствуют в описании изобретения на дату подачи заявки, а соответственно судом не проверяются.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении возражения компании, в результате чего затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых, рассмотрение возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2643764 и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки (15.05.2003) правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2643764 включает Патентный закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила).

С учетом даты фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти (08.04.2013) правовая база для оценки правомерности проведения административных процедур, предшествующих выдаче оспариваемого патента, включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату поступления заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно пункту 22.3 Правил при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники опубликованных описаний к охранным документам, является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

Согласно пункту 24.3.2.4. Регламента при испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ) проверяется соблюдение следующих условий: подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки, или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения, на которое исчерпана, или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента; первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент.

Вопреки доводам заявителя, Роспатент в оспариваемом решении от 30.04.2022, правильно применив закон, пришел к верному выводу о том, что приоритет группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2643764 (20.05.2002) правомерно установлен по дате подачи приоритетной заявки US10/151,436 от 20.05.2002.

Роспатент правильно установил, что спорный патент был выдан по заявке N 2013115635 с датой фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти - 08.04.2013.

Заявка N 2013115635, по которой был получен оспариваемый патент, является одной из звеньев цепочки выделенных заявок, а именно: заявка N 2013115635 выделена из заявки N 2008122558, по которой установлена дата подачи 15.05.2003 (также является датой отсчета срока действия патента) и приоритет от 20.05.2002; заявка N 2008122558 (первоначальная заявка, из которой осуществлялось выделение заявки, по которой в свою очередь был выдан оспариваемый патент) выделена из заявки [1], по которой установлена дата подачи 15.05.2003 (также является датой отсчета срока действия патента) и приоритет от 20.05.2002; заявка [1] от 15.05.2003 (также является датой отсчета срока действия патента), дата публикации заявки 27.06.2005. Заявка является переведенной на национальную фазу в Российской Федерации международной заявкой PCT/US2003/015591, дата подачи 15.05.2003, (номер публикации WO 03/099836, дата публикации 04.12.2003) с приоритетом от 20.05.2002, установленным по первой заявке US10/151,436.

На дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента. Поэтому Роспатент справедливо установил, что патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета изобретения по всем указанным заявкам по дате подачи приоритетной заявки US10/151,436 от 20.05.2002.

Так, подача в Роспатент выделенной заявки N 2013115635 из первоначальной заявки N 2008122558 (по отношению к выделенной) была осуществлена до принятия по первоначальной заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана (решение об отказе не принималось), или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации (согласно сведениям из Госреестра регистрация сведений состоялась 10.08.2013).

Таким образом, на момент выделения заявки N 2013115635, а именно на дату 08.04.2013, вопреки позиции заявителя, было соблюдено условие, определенное в пункте 24.3.2.4 Регламента.

Подача в Роспатент выделенной заявки N 2008122558 была осуществлена заявителем первоначальной заявки [1] до принятия по первоначальной заявке (по отношению к выделенной) на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана (решение об отказе не принималось), или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации (согласно сведениям из Госреестра, регистрация соответствующих сведений состоялась 10.11.2008).

По заявке [1] был выдан патент [2], дата публикации - 10.11.2008.

С учетом соблюдения указанных выше условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

Вопреки доводу заявителя, ограничений, касающихся того, что выделенная заявка не может послужить основанием для выделения из нее последующей заявки, в статье 1381 ГК РФ не содержится, как и не содержится ограничения на количество предшествующих заявок. Одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной и первоначальной.

Суд соглашается с доводами Роспатента и третьего лица о том, что первоначальной считается заявка, из которой происходит выделенная заявка, а не самая первая заявка.

Заявитель указывает на то, что решение Роспатента вынесено в нарушение требований статей 4 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", поскольку в Регламенте отсутствовали положения, позволяющие признать выделенную заявку первоначальной заявкой, как указано в обжалуемом решении Роспатента.

Однако данные основания заявителем не были приведены в возражении от 22.09.2021, по результатам рассмотрения которого было принято решение Роспатента от 30.04.2022.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 137 Постановления N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Указанный довод также несостоятелен, поскольку Роспатентом, при испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ, обоснованно осуществлялась проверка соблюдения условий, предусмотренных пунктом 24.3.2.4. Регламента.

С учетом изложенного следует заключить, что не имеется препятствий для установления приоритета от 20.05.2002 по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764, выданному по выделенной заявке N 2013115635, поскольку все условия, определенные в пункте 4 статьи 1381 ГК РФ, были соблюдены,

Таким образом, вопреки доводу заявителя, приоритет изобретения по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764 правомерно установлен не по дате поступления документов выделенной заявки N 2013115635 (08.04.2013), а по дате приоритета (20.05.2002) первоначальной N 2008122558, из которой она была выделена,

С учетом изложенного выше, Судом по интеллектуальным правам не выявлено препятствий для установления приоритета от 20.05.2002 по оспариваемому патенту, выданному по заявке N 2013115635, поскольку все условия, определенные в пункте 24.3.2.4. Регламента, были соблюдены.

В этой связи, заявка [1] не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна", поскольку стала общедоступной 27.06.2005 (с даты публикации), то есть после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту Российской Федерации N 2643764.

Таким образом, мнение заявителя о том, что изобретения по пунктам 1-12 формулы спорного патента не соответствуют условию патентоспособности "новизна" по отношению к заявке N 2004137489 с датой публикации - 27.06.2005, основано на неправильном установлении приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Довод заявителя о том, что Роспатентом при проверке соответствия запатентованной группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна", неверно применены положения статьи 4 Патентного закона вместо пунктов 1 и 2 статьи 1350 ГК РФ, также несостоятелен.

Как выше отмечено, с учетом даты подачи заявки (15.05.2003) правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Патентный закон и Правила. Для оценки правомерности проведения административных процедур, предшествующих выдаче оспариваемого патента, с учетом даты фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти (08.04.2013) правовая база, включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату поступления заявки, и Регламент.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление иностранного лица - компании KRKA, d.d., Novo mesto (Smarjeska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenia) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2643764 по заявке N 2013115635/63, оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков