Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2023 г. N С01-1053/2023 по делу N А65-32251/2021 Суд оставил без изменения судебные акты по делу о расторжении лицензионного договора, поскольку ответчик не имел возражений против досрочного расторжения лицензионного договора

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2023 г. N С01-1053/2023 по делу N А65-32251/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Булгаков Д.А., Сидорская Ю.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс порошковых красок "Пигмент" (192012, Санкт-Петербург, Бабушкина улица, дом 123, литер КБ, пом/офис 2-Н/423, ОГРН: 1027806063922) на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2023 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс порошковых красок "Пигмент" к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки "Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр Российской Академии наук" (420111, Республика Татарстан, Казань, Лобачевского улица, 2/31, ОГРН: 1021602842359) о расторжении лицензионного договора, взыскании неосновательного обогащения и убытков.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс порошковых красок "Пигмент" - Коптяева Я.Ю. (по доверенности от 03.05.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс порошковых красок "Пигмент" (далее - общество "НПК ПК "Пигмент") обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки "Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр Российской Академии наук" (далее - учреждение) о расторжении лицензионного договора б/н от 28.10.2015, а также о взыскании 1 000 000 рублей выплаченного вознаграждения и 1 319 000 рублей убытков.

постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2023, исковые требования удовлетворены частично: расторгнут лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения от 28.10.2015, подписанный между обществом "НПК ПК "Пигмент" и учреждением; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами общество "НПК ПК "Пигмент" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требования о взыскании 1 000 000 рублей выплаченного вознаграждения, принять по делу новый судебный акт, которым указанное требование удовлетворить.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что в полном объеме исполнил свои обязательства по договору, который изначально был заключен сторонами на предоставление ответчиком истцу за вознаграждение удостоверенного патентом права на использование изобретения с целью введения в гражданский оборот новой химической продукции - модификатора гидрофилизатора "Гидрофарол" для эпоксидных полимеров, а не в целях проведения испытаний и совместной отладки процесса получения продукции по лицензии на оборудовании истца.

Истец подчеркивает, что, действуя в совместных интересах, ответчик не проявил должной степени осмотрительности и добросовестности, не предпринял действий по устранению нарушений в технической документации, не настаивал на расторжении договора, не совершал надлежащих действий по его исполнению (кроме обмена письмами, не устранявшими проблему). В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции была установлена и подтверждена надлежащими доказательствами, в том числе заключением эксперта от 21.10.2022 N 100/2022-ТА, невозможность получения продукта, исходя из переданной ответчиком технической документации.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что лицензионный договор не содержит положений о возможности корректирования технической документации, в связи с чем передача технической документации, содержащей неполное описание процесса синтеза, влечет возврат выплаченного вознаграждения.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик возражает против ее удовлетворения, указывая на то, что судами нижестоящих инстанции были исследованы все имеющиеся в деле доказательства и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства при правильном применении норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу истца, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между обществом "НПК ПК "Пигмент" (лицензиат) и учреждением (лицензиар), заключён лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения б/н от 28.10.2015.

Согласно пунктом 7.1 договора за предоставление прав, предусмотренных договором, лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в виде паушальных платежей в размере 2 900 000 рублей. Стороны договорились, что паушальные платежи уплачиваются Лицензиатом в следующем порядке: 1 000 000 рублей в течение 10 календарных дней с даты вступления договора в силу; 1 000 000 рублей после выпуска на оборудовании лицензиата опытной партии продукции по лицензии, о чем стороны составят соответствующий акт о выпуске опытной партии продукции по лицензии на оборудовании лицензиата; вознаграждение будет выплачено лицензиатом в течение 10 календарных дней с даты подписания сторонами акта о выпуске опытной партии продукции по лицензии на оборудовании лицензиата; 900 000 рублей после испытания свойств выпущенной лицензиатом опытной партии порошковой краски, модифицированной продукцией по лицензии, нанесенной на поверхность нефтепромысловых труб на одном из трубных заводов; испытания будут проведены лицензиатом и/или лицензиаром по договоренности, после чего стороны составят соответствующий акт о выпуске лицензиатом опытной партии порошковой краски, модифицированной продукцией по лицензии вознаграждение будет выплачено лицензиатом в течение 10 календарных дней с даты подписания сторонами акта о выпуске лицензиатом опытной партии порошковой краски, модифицированной продукцией по лицензии (п. 7.2 договора).

В соответствии с пунктом 3.2.6 договора лицензиар обязан передать лицензиату всю необходимую и достаточную для использования изобретения техническую документацию.

В соответствии с пунктом 3.4.3 договора лицензиат обязан в срок, не превышающий 6 месяцев с даты передачи лицензиаром лицензиату технической документации, выпустить опытную партию продукции по лицензии на оборудовании лицензиата; при этом в срок не превышающий 10 календарных дней после выпуска опытной партии продукции по лицензии, в надлежащем порядке уведомить об этом лицензиара, передав лицензиару акт о выпуске опытной партии продукции по лицензии на оборудовании лицензиата.

В соответствии с пунктом 3.1.5 лицензиар вправе контролировать выпуск опытной партии продукции по лицензии на оборудовании лицензиата и, в случае невоспроизводства продукции по лицензии на оборудовании лицензиата, совместно с сотрудниками лицензиата в течение 3 месяцев отладить процесс получения продукции по лицензии на оборудовании лицензиата.

В соответствии с пунктом 3.2.10 договора лицензиар обязан оказывать консультативную и/или инжиниринговую помощь при использовании прав, переданных лицензиату по договору, а также приобретённых лицензиатом в рамках договора на выполнение опытно-конструкторских работ по письменным и/или устным запросам лицензиата на условиях отдельного соглашения.

В соответствии с пунктом 12.3 договора в случае невоспроизводства опытной партии продукции по лицензии на оборудовании лицензиата при условии контроля специалистами лицензиара - авторов изобретения и невозможности отладить совместно с сотрудниками лицензиата процесс получения продукции по лицензии на оборудовании лицензиата лицензиар возвращает лицензиату на его расчётный счёт ранее выплаченное вознаграждение.

Истец ссылался на то, что общество "НПК ПК "Пигмент" как лицензиат со своей стороны предпринимало все действия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств.

Между тем, лицензиар, по мнению истца, должным образом обязательства по договору не исполнил, а именно: предоставил некорректную техническую документацию, в соответствии с которой невозможно получение опытной партии продукции; не оказал своевременную и надлежащую консультативную помощь в целях отладки процесса получения продукции.

Невозможность получения конечного продукта, не предоставление консультативной помощи при условии регулярной просьбы ее предоставить истец считает существенным нарушением договора, в связи с чем истец полагает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с лицензиаром.

Ввиду того, что продукт нельзя было выпустить, а для исполнения контрактов продукт был необходим истцу, у него возникла необходимость приобретения продукта у третьих лиц, стоимость которого истец полагает ущербом, который должен быть возмещен ответчиком.

Досудебная претензия истца, содержащая в себе требование о расторжении договора, добровольном возврате уплаченной суммы вознаграждения по договору, а также добровольного возмещения убытков была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции указал, что условиями договора (пунктом 15.1) стороны предусмотрели возможность досрочного расторжения договора. Ответчик возражений против досрочного расторжения лицензионного договора не имел. С учетом изложенного, учитывая результаты судебной экспертизы, отсутствие возражений представителей истца и ответчика, арбитражный суд удовлетворил иск в части расторжения лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения от 28.10.2015.

Отклоняя заявленные исковые требования о взыскании с ответчика 1 000 000 рублей выплаченного вознаграждения и 1 319 000 рублей убытков, арбитражный суд первой инстанции исходил из следующего.

Суд первой инстанции не принял во внимание и счел ошибочным довод истца о надлежащем исполнении лицензиатом обязательств по договору и уплате паушального платежа в размере 1 000 000 рублей. При этом суд принял во внимание решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.11.2017 по делу N А56-64966/2017 и установленный факт, что общество "НПК ПК "Пигмент", требования истца (учреждения), признало в полном объеме.

Суд также указал, что условиями договора (пунктом 15.1) стороны установили, что сторона, заявившая желание досрочно расторгнуть договор, возмещает убытки другой стороне, вызванные таким расторжением договора и упущенную выгоду. В рассматриваемом случае инициатором расторжения договора является истец.

С учетом изложенного арбитражный суд не нашел оснований для взыскания 1 000 000 рублей выплаченного вознаграждения и 1 319 000 рублей убытков.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

Выводы судов в части расторжения договора и отказа во взыскании убытков не обжалуются, в связи с чем судом кассационной инстанции не проверяются (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Податель жалобы полагает, что внесенный во исполнение условий договора паушальный взнос подлежит возврату.

Суд по интеллектуальным правам считает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Статьей 1465 ГК РФ предусмотрено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В силу пункта 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Лицензиар инициировал расторжение договора, который расторгнуть в судебном порядке.

Предметом рассмотрения в рамках настоящей жалобы является требование о возврате оплаченного паушального взноса по договору в качестве неосновательного обогащения.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого Кодекса.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными, в том числе требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора.

Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019).

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из того, что спорный договор сторонами начал исполняться, так как лицензиат принял предоставляемую ему техническую документацию, со своей стороны после принятия судебного акта по делу N А56-64966/2017 исполнил лицензионное соглашение, перечислив лицензиару часть предусмотренного договором паушального взноса.

Возражений, указаний на неполноту или неправильность представленной ответчиком технической документации, требований о ее изменении, дополнении или доработке истец не направил ни в предусмотренный пунктом 4.3. Договора трехмесячный срок, ни в другое время до направления в адрес ответчика претензии.

Ответчик, пользуясь правом контролировать выпуск опытной партии продукции, первым выступил с инициативой направить своих специалистов для оказания консультативной или иной помощи, необходимой ответчику в освоении производства по лицензии, в течение 2019 - 2020 годов ответчиком неоднократно направлялись письма в адрес истца, в том числе с рекомендациями по проведению синтеза, по приобретению сырья, а также предложениями направить специалиста для совместной отработки процесса или проведения совместного синтеза в дистанционном режиме с использованием средств видеосвязи.

Последнее письмо ответчика о командировании специалиста от 09.03.2021 N 17300/ОСП/3-01-07-70, направленное в ответ на письмо истца от 01.02.2021 N 30, с приложением проекта договора на оказание консультационных услуг было оставлено без внимания.

При этом, в соответствии с пунктом 12.3 лицензионного договора, основанием для требования возврата ранее выплаченной суммы вознаграждения является невоспроизводство опытной партии продукции по лицензии на оборудовании лицензиата при условии контроля лицензиара - авторов изобретения и невозможность отладить совместно с сотрудниками лицензиата процесс получения продукции по лицензии на оборудовании лицензиата.

Поскольку ответчик неоднократно направлял истцу предложения о направлении сотрудника для отладки процесса. Несогласование сроков командировки специалиста произошло не по вине ответчика, суды не усмотрели оснований для возврата ранее выплаченной суммы вознаграждения.

Также суды отметили, что самим истцом неоднократно нарушались условия заключенного лицензионного договора, в том числе истец уклонялся от уплаты первого паушального платежа в полном объеме который уплачен частично в процессе рассмотрения дела N А65-64966/2017, а частично взыскан решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23.11.2017 по делу N А65-64966/2017.

Кроме того, в течение установленного срока лицензиат так и не сообщил в установленный договором срок о выпуске опытной партии продукции, направив результаты синтеза только от 11.09.2019 после напоминания со стороны лицензиара.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что приведенные обществом "НПК ПК "Пигмент" доводы основаны на неправильном понимании норм материального права, ошибочном толковании условий лицензионного договора, противоречат установленным судами фактическим обстоятельствам дела. В связи с этим они отклоняются судебной коллегией как не опровергающие законность и обоснованность принятых по настоящему делу постановления.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс порошковых красок "Пигмент" (ОГРН 1027806063922) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.М. Сидорская