Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2023 г. N С01-1181/2023 по делу N А40-183408/2022 Суд отменил дополнительное решение, отказал в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку исключительное право на фирменное наименование у ответчика возникло раньше, чем исключительное право истца на спорный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2023 г. N С01-1181/2023 по делу N А40-183408/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 5 июля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Щербатых Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. с использованием системы веб-конференции,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смартавтомастер" (ул. Фрязевская, д. 4, Москва, 111396, ОГРН 5077746454396) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2023 по делу N А40-183408/2022 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аврораавто" (ул. Дорожная, д. 12, г. Воронеж, 394038, ОГРН 1033600012302) к обществу с ограниченной ответственностью "Смартавтомастер" о защите исключительного права на товарный знак;

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Смартавтомастер" Оськина П.П. (по доверенности от 27.06.2023),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Аврораавто" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Смартавтомастер" (далее - ответчик) о запрете использования в своей деятельности товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, любыми способами; об изменении фирменного наименования путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы и регистрации их в едином государственном реестре юридических лиц; об удалении словесного обозначения товарного знака "Аврораавто", а также его латинской и других транскрипций с любых носителей, предназначенных для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в соответствии с пунктами 1-5 части 2 статьи 1484 ГК РФ, в том числе из доменного имени интернет-сайта, используемого ответчиком в коммерческих целях, о взыскании 10 000 рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда, о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

При вынесении решения судом первой инстанции не было рассмотрено требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей за товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 354383.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2023, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 100 000 рублей, а также расходы по обеспечению доказательств в размере 324 рубля 50 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 410 рублей.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2023, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, в котором возражал против ее удовлетворения.

В судебном заседании принял участие представитель ответчика, который настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

Истец, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "АврораАвто" по свидетельству Российской Федерации N 354383, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04 июля 2008 года.

Ответчик зарегистрирован в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица 03.04.2007 и с момента создания по 26.10.2022 в фирменном наименовании, а также в названии сайта и вывесках использовалось обозначение "АврораавтоКом" сходное с товарным знаком истца по фонетическому, семантическому и визуальному критериям.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 354383, истец направил в адрес ответчика претензию, в том числе, с требованием прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 1 000 000 рублей.

Поскольку урегулировать спор в претензионном порядке сторонам не удалось, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суды первой при рассмотрении дела и вынесении дополнительного решения, исходили из доказанности истцом фактов принадлежности ему исключительного права на спорный товарный знак, использования ответчиком в фирменном наименовании, а также в названии сайта и вывесках использовалось обозначение "АврораавтоКом" сходное с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

В кассационной жалобе ответчик ссылается на то, что вывод судов первой и апелляционной инстанций в части доказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак не соответствует положениям пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку исключительное право на фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью "Аврораавтоком" у ответчика возникло раньше, чем исключительное право на спорный товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителя ответчика, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод подателя кассационной жалобы о преимуществе его исключительного права на фирменное наименование перед исключительным правом истца на спорный товарный знак.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 N 985/10, указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Следовательно, допуская возможность столкновения различных средств индивидуализации, действующее гражданское законодательство предусматривает определенный правовой механизм, позволяющий при наличии тождества или сходства до степени смешения средств индивидуализации исключить конкуренцию исключительных прав сторон спора.

Как указано выше, суды первой и апелляционной инстанций установили, что ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 03.04.2007, а спорный товарный знак - 04.07.2008. В связи с этим исключительное право на фирменное наименование у ответчика возникло раньше, чем исключительное право на спорный товарный знак.

При таких обстоятельствах в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ преимущество имеет фирменное наименование ответчика.

Кроме того, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента в результате сходства фирменного наименования ответчика и товарного знака истца судами первой и апелляционной инстанций не установлена.

С учетом изложенного, у судов первой и апелляционной инстанций не было оснований для вывода о преимуществе спорного товарного знака перед сходным фирменным наименованием ответчика.

При этом компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Поскольку фирменное наименование ответчика имеет преимущество перед товарным знаком истца, то нарушение исключительного права истца со стороны ответчика отсутствует, и оснований для взыскания компенсации с ответчика в пользу истца не имеется.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций верно установили имеющие значение для дела фактические обстоятельства, однако вывод судов о наличии оснований для взыскании с ответчика компенсации сделан при неправильном применении положений пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Указанное обстоятельство является основанием для удовлетворения кассационной жалобы ответчика в соответствии с частями 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 данной статьи.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 32 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если установленные судами фактические обстоятельства соответствуют имеющимся в деле доказательствам и позволяют правильно применить нормы права, подлежащие применению.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций установили все фактические обстоятельства дела (дополнительного исследования доказательств не требуется), но неверно применили нормы права, подлежащие применению, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, отменить обжалуемые судебные акты и принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак, а также распределить судебные расходы в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб подлежат отнесению на истца в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2023 по делу N А40-183408/2022 отменить.

В иске общества с ограниченной ответственностью "Аврораавто" (ОГРН 1033600012302) в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 354383 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аврораавто" (ОГРН 1033600012302) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Смартавтомастер" (ОГРН 5077746454396) судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб в размере 6 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Ю. Щербатых