Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2023 г. по делу N СИП-154/2023 Суд отказал в иске о признании недействительным решения антимонопольного органа о нарушении законодательства о защите конкуренции, поскольку в действиях истца отсутствует совокупность признаков недобросовестной конкуренции при приобретении и использовании исключительного права на спорный товарный знак

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2023 г. по делу N СИП-154/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 26 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановым А.А.,

рассматривал в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" (117630, Москва, Академика Челомея улица, дом 3, корпус 1, этаж ЦОК, пом. II, ком. 1, ОГРН 1047796546600) о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (107078, Москва, пр-д Мясницкий, дом 4, строение 1, ОГРН 1037706061150) от 03.02.2023 по делу N 077/01/14.4-4606/2022.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СКИФ" (ул. 2-я Потребительская, д. 22, этаж 4, пом. 18, подъезд 2, г. Челябинск, Челябинская обл., 454045, ОГРН 1127451001347).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" - генеральный директор - Красникова Е.В. (решение N 6/18), Герман А.А. (по доверенности от 01.09.2022);

от Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве - Шилова Т.А. (по доверенности от 30.12.2022 N ЕС - 115);

от общества с ограниченной ответственностью "СКИФ" - Чепушканов Д.А. (по доверенности от 13.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" (далее - общество "Делекат Ко") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просит признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее - УФАС, антимонопольный орган) от 03.02.2023 по делу N 077/01/14.4-4606/2022.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СКИФ" (далее - общество "Скиф").

Заявитель указывает, что он не согласен с выводами антимонопольного органа о нарушении им статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 784181, поскольку такое решение УФАС входит в прямое противоречие с решением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2023 по делу N СИП-818/2022, с другими правовыми позициями суда и является незаконным и необоснованным.

Общество "Делекат Ко" отмечает, что является первым пользователем обозначения "пятка" и зарегистрировало данный спорный товарный знак в собственном интересе. Следовательно, его действия не являются недобросовестной конкуренцией по отношению к тем, кто начал использовать данное обозначение позже. Подобное использование обозначения "пятка" было долгое время связано с деятельностью общества "Делекат Ко", и оно имеет законное право претендовать на исключительное право на данный товарный знак.

По мнению заявителя, большинство конкурентов, которые указаны в решении административного органа, фактически использовали другие, несходные обозначения, такие как "КИСЛАЯ ПЯТКА" и "СЛАДКАЯ ПЯТКА". Поэтому, решение УФАС, в части упоминания компаний, использующих данные обозначения, является незаконным и необоснованным. В данном случае нарушаются положения законодательства, которые требуют проведения досудебной проверки доводов о сходстве товарных знаков до степени смешения. Решение УФАС не учитывает эту необходимость и, следовательно, создает предпосылки для принятия неправильного решения.

Позиция общества "Делекат Ко" также заключается в том, что общество "СКИФ" само заимствовало наименование "пятка" у группы компаний "Делекат". В связи с этим, использование этого наименования не может свидетельствовать о недобросовестности действий общества "Делекат Ко". Наоборот, использование обществом "СКИФ" данного наименования свидетельствует о недобросовестности и нарушении прав общества "Делекат Ко". Поэтому, решение административного органа не учитывает данное обстоятельство и основывается на неверных предпосылках.

В правовой позиции, изложенной в отзыве и письменных пояснениях, антимонопольный орган указывает на то, что третье лицо, являясь конкурентом заявителя, задолго до подачи им заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 784181, осуществляло свою деятельность по выпуску продукции с использованием обозначения "ПЯТКА", а значит осуществленные правообладателем действия противоречат положениям статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Согласно правовой позиции третьего лица, изложенной в отзыве и возражении, оно поддерживают правовую позицию, изложенную антимонопольным органом в оспариваемом решении и представленном суду отзыве.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал свою правовую позицию, просил признать недействительным решение антимонопольного органа.

Представители антимонопольного органа и третьего лица выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что заявитель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 784181, который был зарегистрирован 17.11.2020 по заявке от 27.01.2020 N 2020703119 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "кондитерские изделия, драже, зефир, жевательный зефир (кондитерские изделия), желейные конфеты, конфеты жевательные, карамели, конфеты, ириски, леденцы, круглые леденцы, леденцы на палочке, леденцовая карамель, мармелад [кондитерские изделия], палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], помадки [кондитерские изделия], резинки жевательные для освежения дыхания, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), печенье, пряники, сладости, шоколад".

В антимонопольный орган поступило заявление общества "СКИФ" относительно наличия в действиях общества "Делекат Ко" признаков нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, выразившегося в недобросовестном приобретении и использовании обществом "Делекат Ко" исключительного права на товарный знак "ПЯТКА" по свидетельству Российской Федерации N 784181.

В обоснование своих доводов общество "СКИФ" указывало на то, что:

общество "Скиф" реализует товар под наименованием "Пятка", что подтверждается рядом представленных документов (товарные накладные от 2013, 2014, 2015 годов; универсальные передаточные акты от 2016, 2017, 2018, 2019 годов, а также платежные поручения), изображениями официального сайта в сети Интернет по адресу kondi-skif.com;

до даты приоритета товарного знака (от 27.01.2020) на рынке находились иные хозяйствующие субъекты, которые использовали в своей деятельности спорное обозначение: так, например, общество с ограниченной ответственностью "ВК" (далее - общество "ВК") реализует рассматриваемую продукцию как минимум с 2015 года, что подтверждается информацией с сайта otzovnik.ru от 2015 года (распечатка веб сайта прилагается к материалам заявления); от 14.01.2017 выложено видео товаров общества "ВК" на сайте youtube.com (скриншот прилагается); в настоящее время общество "ВК" продолжает реализацию данной продукции на следующих площадках (интернет ресурсах): Вайлдбериз, Буквоед, Пронатек; обществом "ВК" зарегистрирован товарный знак "КИСЛАЯ ПЯТКА" по свидетельству Российской Федерации N 672120 с датой приоритета 29.11.2017; общество с ограниченной ответственностью "Свит" (далее - общество "Свит") осуществляет продажу продукции "Пятка", что подтверждается информацией с сайта fire-opt.ru от 20.11.2019 (скриншоты прилагаются); в настоящее время общество "Свит" продолжает реализацию данной продукции на следующих площадках (интернет ресурсах): Вайлдбериз, Озон, Авито и другие. Компанией Виталэнд также реализуется рассматриваемая продукция, что подтверждается распечатками с веб страниц sladkaylavka.com от 04.05.2016.

Антимонопольный орган, рассматривая обращение установил:

имеются достаточные основания полагать, что деятельность по оптовой торговле кондитерскими изделиями общество "Делекат Ко" начало в период с 2011 года, в материалы дела представлены договоры, каталоги и справки о подаче заявок а товарные знаки с обозначением "пятка", датированные 23.11.2011, 29.122011 и др., из содержания которых следует, что общество "Делекат Ко" начало вводить в гражданский оборот леденцы с обозначением "пятка";

на протяжении нескольких лет с 2013 года конкурентную деятельность по введению в гражданский оборот леденцов "пятка" осуществляло несколько субъектов, включая общество "Делекат Ко";

до даты приоритета товарного знака "Пятка" (от 27.01.2020) на товарном рынке по торговле кондитерскими изделиями были хозяйственные субъекты, которые использовали в своей предпринимательской деятельности спорное обозначение при маркировке соответствующего товара. Так, обозначение "Пятка", по мнению антимонопольного органа, приобрело известность среди широкого круга потребителей благодаря совокупности действий ряда компаний по реализации конфет "Пятка";

общество "СКИФ" и общество "Делекат Ко" являются конкурентами, осуществляющими аналогичную хозяйственную деятельность на рынке, а именно деятельность по оптовой торговле кондитерскими изделиями;

обществом "Делекат Ко" 24.09.2021 было направлено письмо заявителю о том, что оно является правообладателем товарного знака "Пятка", а равно общество "Скиф" нарушает его права путем использования обозначения "пятка" на своей продукции.

Данная хронология событий, по мнению УФАС, подтверждает недобросовестность в действиях общества "Делекат Ко". Указанное поведение общества "Делекат Ко" свидетельствует о намерении устранить конкурента с рынка и перераспределить спрос на реализуемую продукцию в свою пользу.

На основании вышеизложенного комиссия УФАС пришла к выводу о достаточности доказательств, подтверждающих наличие в действиях общества "Делекат Ко" как общих признаков недобросовестной конкуренции, указанных в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, так и специальных, предусмотренных частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции и нашедших свое уточнение в подзаконных актах и судебной практике.

Таким образом, антимонопольный орган усмотрел в действиях общества "Делекат Ко" признаки нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, выразившегося в регистрации и использовании товарного знака "Пятка" по свидетельству Российской Федерации N 784181 и создании препятствий обществу "СКИФ" в осуществлении предпринимательской деятельности.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом, которым заявитель был признан нарушителем антимонопольного законодательства, в результате чего затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пунктам 1 и 5.3.1.1 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, в том числе осуществляющим контроль и надзор за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), законодательства о государственном оборонном заказе, законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах своей компетенции.

ФАС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве является территориальным органом ФАС России.

Частью 1 статьи 23 и частью 1 статьи 39 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решения и предписания, привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства коммерческие и некоммерческие организации.

Поскольку географическими границами анализируемого товарного рынка является территория Российской Федерации, ФАС России письмом N 08/60077/22 от 22.06.2022 наделила полномочиями Московское УФАС полномочиями по рассмотрению обращения в отношении общества "Делекат Ко".

С учетом названных норм права, рассмотрение жалобы о нарушении антимонопольного законодательства и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию антимонопольного органа и оспариваемое решение принято антимонопольным органом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Из части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции следует, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В пункте 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, разъяснено, что совокупность условий, необходимых для квалификации действий хозяйствующего субъекта в качестве акта недобросовестной конкуренции, определяется положениями пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции (применяемого с учетом пункта 16.1 и абзацев третьего и четвертого пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Под хозяйствующим субъектом понимается коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации (пункт 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Следовательно, для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией такие действия должны одновременно: совершаться хозяйствующим субъектом-конкурентом, быть направленными на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречить законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причинять (иметь возможность причинять) убытки другому хозяйствующему субъекту конкуренту либо наносить (возможность наносить) вред его деловой репутации (причинение вреда).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что наличие конкурентных отношений, которые являются объектом правонарушения, выражающегося в недобросовестной конкуренции, служит необходимым элементом состава правонарушения.

При этом лишь совокупность указанных действий является актом недобросовестной конкуренции, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, форма недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен статьей 14.4 Закона о защите конкуренции, характеризуется совокупностью двух обстоятельств, а именно - приобретением исключительного права на средство индивидуализации с целью последующего недобросовестного использования, а также само последующее недобросовестное использование, которое должно быть выражено в определенных действиях.

Отсутствие хотя бы одного из данных условий исключает возможность признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции, определенной в данной статье.

Следовательно, для квалификации действий хозяйствующего субъекта как нарушающего статью 14.4 Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган должен был установить недобросовестность действий общества "Делекат Ко", как при приобретении, так и при использовании исключительного права товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 784181.

В пункте 169 Постановления N 10 отмечено, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Таким образом, определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и в статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", пункт 169 постановления от 23.04.2019 N 10). Цель действий может быть установлена исходя, в том числе из последующего поведения правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами антимонопольного органа, изложенными в оспариваемом решении, о том, что имеются достаточные основания полагать, что деятельность по оптовой торговле кондитерскими изделиями общество "Делекат Ко" начало с 2011 года. В материалы дела представлены договоры, каталоги и справки о подаче заявок на товарные знаки с обозначением "пятка", датированные 23.11.2011, 29.12.2011 и др., из содержания которых следует, что общество "Делекат Ко" начало вводить в гражданский оборот леденцы с обозначением "пятка".

Комиссия УФАС, изучив представленные документы и сведения, посчитала возможным принять в качестве надлежащего доказательства каталоги продукции общества "Делекат Ко" за 2011 год, а также заявки на регистрацию товарного знака с обозначением "пятка", поскольку данные фактические обстоятельства свидетельствуют о введении в гражданский оборот товаров с обозначением "пятка".

Обществом "Делекат Ко" в подтверждение последующего введения в гражданский оборот товаров с обозначением "пятка" представлены договоры, заключенные обществом с ограниченной "Торговая Компания "Делекат" (далее - общество "ТК "Делекат") и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Холодок" (далее - общество "ТД "Холодок"), которые являются с обществом "Делекат Ко" аффилированными лицами и действуют в рамках одной группы компаний.

Так правообладателем спорного товарного знака были представлены: договор купли-продажи от 27.07.2016 N 13-ТК/16, заключенный между обществом "ТК "Делекат" и обществом с ограниченной ответственностью "Сибирь Дельта" (товарная накладная от 23.09.2016 N 156); договор купли-продажи от 20.03.2017 N 130-ТД/17, заключенный между обществом "ТК "Делекат" и обществом с ограниченной ответственностью "Реванш-Конди" (УПД N УТ-74 от 22.03.2017); договор купли-продажи N 106-ТД/17 от 14.03.2017, заключенный между обществом "ТД "Холодок" и обществом с ограниченной ответственностью "Сфера-С" (УПД N УТ-508 от 29.03.2018); договор купли-продажи N 32-ТД/2019 от 25.02.2019, заключенный между обществом "ТД "Холодок" и обществом с ограниченной ответственностью "Люкс" (УПД N УТ-2734 от 14.10.2019); договор купли-продажи N 25-ТД/20 от 21.02.2020, заключенный между обществом "ТД "Холодок" и обществом "ДВ-ФУД" (УПД N УТ-3453 от 20.11.2020); договор купли-продажи N 264-ТД/17 от 24.07.2017, заключенный между обществом "ТД "Холодок" и Зудов А.В. (УПД N УТ-138 от 25.01.2021).

Общество "Делекат Ко" при рассмотрении дела антимонопольным органом также предоставляло документы, подтверждающие то, что общество "СКИФ" продавало товары с обозначением "Пятка", которые приобрело непосредственно у общества "Делекат Ко": данные внутренней системы интернет-сайта общества "Делекат Ко" www.delekat.ru, в которых обнаруживается пользователь общество "СКИФ" с датой регистрации 13.03.2013; - счет на оплату N 143 от 21.09.2016, выставленный обществу "СКИФ" с указанием в т.ч. леденца "ПЯТКА"; товарная накладная N 138 от 22.09.2016 о передаче обществу "СКИФ" в т.ч. леденца "ПЯТКА"; платежное поручение общества "Скиф" N 170 от 26.09.2016 об оплате вышеуказанного счета N 143; договор купли-продажи N 77-ТД/17 от 09.03.2017, заключенный между обществом "ТД "Холодок" и обществом "СКИФ"; товарная накладная N УТ-1476 от 06.10.2017 о передаче обществу "СКИФ" в т.ч. леденца "ПЯТКА".

Комиссией антимонопольного органа указанные документы оценены, как подтверждающие факт введения в гражданский оборот товаров с обозначением "пятка" обществом "Делекат Ко" с 2011 года и продолжающего его реализовывать до момента регистрации спорного товарного знака.

Общество "СКИФ" зарегистрировано в качестве юридического лица только 02.02.2012.

С 2013 года общество "Скиф" реализовывало товар под наименованием "Пятка", что подтверждается рядом представленных документов (товарные накладные от 2013, 2014, 2015 годов; универсальные передаточные акты от 2016, 2017, 2018, 2019 годов, а также платежные поручения).

В 2016 и 2017 годах общество "СКИФ" продавало товары с обозначением "Пятка", которые покупало непосредственно у общества "Делекат Ко".

Таким образом, при рассмотрении заявления общества "Скиф" антимонопольный орган установил, что на протяжении нескольких лет с 2013 года деятельность по введению в гражданский оборот леденцов "пятка" осуществляло несколько субъектов, включая общество "Делекат Ко", при этом обществом "СКИФ" обозначение используется с 2013 года (более 7 лет), а обществом "Делекат и Ко" с 2011 года (более 9 лет), кроме того, спорное обозначение используется другими лицами более 5 лет.

Установив указанные обстоятельства, антимонопольный орган, по мнению Суда по интеллектуальным правам, пришел к ошибочному выводу о наличии недобросовестность в действиях общества "Деликат и Ко" по регистрации спорного товарного знака.

Как указывалось ранее, для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции, прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело нечестную цель.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Судебная коллегия не усматривает, что в материалы дела были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что правообладатель спорного товарного знака знал об использовании обозначения "пятка" иными хозяйствующими субъектами в отношении кондитерских изделий.

Так ряд накладных от 2013, 2014, 2015 годов о реализации небольших партий товара обществом "СКИФ" не могут свидетельствовать о том, что обществом "Делекат и Ко" должно или могло знать об этих обстоятельствах. Начиная с 2016 года третье лицо начало приобретать товар с обозначением "пятка" непосредственно у общества "Делекат и Ко" и его группы компаний, но это обстоятельство не попадает под состав недобросовестной конкуренции, так как товар приобретается у лица, которое раньше начало использовать спорное обозначение.

В последующем третье лицо, начало закупать товар у иных лиц, но документов, свидетельствующих о том, что обществу "Делекат и Ко" было известно об этих обстоятельствах или должно было стать известно, не представлено. Как и нет документов о том, что обществу "Делекат и Ко" могло быть известно о вводе продукции с обозначением "пятка" иными хозяйствующими субъектами.

Также судебная коллегия не усматривает, что в материалы дела были представлены доказательства, свидетельствующие о совершении заявителем умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда третьему лицу либо иным лицам, в отсутствие иных, добросовестных целей, либо целенаправленных действий по обходу установленных правил признания действия исключительного права.

В обоснование поданного в антимонопольный орган заявления, третье лицо указывало, что обозначение "ПЯТКА" использовалось им до даты приоритета спорного товарного знака в отношении однородных товаров и является сходным до степени смешения с ним, а общество "Делекат Ко" и общество "СКИФ" являются конкурентами, после регистрации спорного товарного знака общество "Делекат Ко" направило претензию с целью причинения вреда обществу "СКИФ".

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать данные утверждения доказанными по следующим основаниям.

Из представленных в материалы настоящего дела и в антимонопольный орган доказательств следует, что общество "Делекат Ко" начало использовать в своей деятельности обозначение "ПЯТКА" с 2011 года, что подтверждается представленными доказательствами (каталоги продукции общества "Делекат Ко" за 2011 год, а также заявки на регистрацию товарного знака).

Таким образом, первым хозяйствующим субъектом, который ввел в гражданский оборот товары с обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака, было общество "Делекат Ко". Контраргументов, как и подтверждающих обратное доказательств, материалы дела не содержат.

При оценке вероятности случайности совпадения сравниваемых обозначений судом установлено, что общество "Делекат Ко" начало использовать спорные обозначения раньше иных упомянутых сторонами участников рынка.

Судом установлено, что в деле не имеется доказательств того, что действия общества "Делекат Ко" по регистрации товарного знака способны были оказать влияние на состояние конкурентных отношений с обществом "СКИФ" и такие действия отличались от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и обычной деловой практики.

Как было указано ранее, каких-либо доказательств осведомленности общества "Делекат Ко" об использовании спорного обозначения обществом "СКИФ" или иными лицами, не в рамках реализации продукции общества "Делекат Ко", не представлено, ввиду чего судебная коллегия не имеет оснований считать, что общество "Делекат Ко" при подаче заявки знало или должно был знать об использовании спорного обозначения кем-либо.

Таким образом, отсутствуют сведения о том, что, приобретая исключительное право на спорный товарный знак, общество "Делекат Ко" имело намерение воспользоваться узнаваемостью обозначения.

Вместе с тем, даже установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Сам по себе выбор обозначения "ПЯТКА" не свидетельствует о недобросовестной цели общества "Делекат Ко" в отсутствие иных доказательств намерения получить преимущества в предпринимательской деятельности за счет его использования.

Напротив, из материалов дела следует, что обозначение до подачи заявки в сопоставимый период времени использовали как общество "Делекат Ко", так и общество "Скиф", однако заявитель начал использование обозначения раньше (до даты регистрации третьего лица), а подал заявку на спорный товарный знак с целью регистрации на свое имя обозначения, которое он ранее фактически использовал.

Установление обстоятельств последующего поведения правообладателя после предоставления правовой охраны товарному знаку имеет существенное значение для рассмотрения судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака добросовестной (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-22/2017).

При рассмотрении настоящего дела судом установлено и сторонами не оспаривается, что спорный товарный знак используется обществом "Делекат Ко" при изготовлении кондитерских изделий. Данный способ использования соответствуют целям регистрации средств индивидуализации.

Сведений и доказательств того, что общество "Делекат Ко" использует спорный товарный знак каким-либо иным образом, препятствующим иным хозяйствующим субъектам в осуществлении предпринимательской деятельности, в материалы дела не представлено.

Направление же обществом "Делекат Ко" 24.09.2021 (по прошествии фактически года после регистрации товарного знака) письма о нарушении его прав, само по себе не подтверждает того, что целью регистрации спорного товарного знака было причинение вреда третьему лицу или вытеснение его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, поскольку представленные доказательства в их совокупности свидетельствуют о том, что регистрация спорного товарного знака осуществлена после начала фактического использования обозначения и для индивидуализации собственных товаров.

Судебная коллегия считает, что представленные в материалы дела доказательства не опровергают добросовестность действий общества "Делекат Ко" по регистрации обозначения в качестве товарного знака, а, признание действий правообладателя, который первым ввел товар, маркированный спорным обозначением в оборот, злоупотреблением правом только на основании самого факта подачи заявки на регистрацию используемого обозначения "ПЯТКА" при наличии доказательств самостоятельного использования им такого обозначения до подачи заявки и до введения конкурентами товара со схожим обозначением в оборот, противоречило бы приведенным выше правовым подходам.

Последовательность указанных действий общества "Делекат Ко" не свидетельствует о том, что исключительное право на спорный товарный знак приобретено и в дальнейшем использовалось им без первоначального намерения использовать обозначение в предпринимательской деятельности, исключительно для того, чтобы воспользоваться репутацией общества "СКИФ" и воспрепятствовать ему использовать обозначение (отсутствие иных добросовестных целей).

В рассматриваемом случае совокупность признаков недобросовестной конкуренции у общества "Делекат Ко" при приобретении и использовании исключительного права на спорный товарный знак отсутствует.

Антимонопольный орган в своей правовой позиции допускает внутреннее противоречие, когда ссылается на отсутствие документального подтверждения первенства правообладателя по сравнению с иными хозяйствующими субъектами во введении в оборот продукции со спорным обозначением. Но, поскольку в отзыве и в оспариваемом решении и установлено такое первенство.

Позиции антимонопольного органа и третьего лица о схожести зарегистрированного заявителем товарного знака с товарными знаками и обозначениями, используемыми иными лицами, заявлены без учета выводов Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-818/2022, согласно которым обозначение "КИСЛАЯ ПЯТКА" не является сходным до степени смешения с обозначением "ПЯТКА".

В частности, антимонопольный орган и общество "СКИФ", вопреки правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, не признают презумпцию того, что два зарегистрированных разными лицами товарных знака не являются сходными до степени их смешения до тех пор, пока более поздний из них не будет оспорен в установленном законом порядке.

В данном случае спорный товарный знак "ПЯТКА" зарегистрирован в отношении совпадающих товаров после регистрации упомянутым в решении антимонопольного органа конкурентом обществом "ВК" своего товарного знака "КИСЛАЯ ПЯТКА" (свидетельство Российской Федерации N 672120).

Усматривая между ними сходство до степени смешения, антимонопольный орган идет вопреки позиции не только Суда по интеллектуальным правам, но и Роспатента, а также правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 672120.

На основании изложенного судебная коллегия полагает, что антимонопольный орган допустил неправильное применение норм материального права, регулирующих правоотношения в сфере защиты конкуренции, следовательно требование общества "Делекат Ко" о признании недействительным оспариваемого решения является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Поскольку в рассматриваемом случае на основании решения от 03.02.2023 по делу N 077/01/14.4-4606/2022 о нарушении обществом "Делекат Ко" положений части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 672120 (https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet) не было признано недействительным, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для возложения на какой-либо административный орган обязанности устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, так как в силу части 8 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после признания судом оспариваемого решения недействительным его положения не подлежат применению с даты его принятия).

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку заявление общества "Делекат Ко" удовлетворено, понесенные им судебные расходы подлежат возмещению за счет антимонопольного органа.

Вместе с тем с учетом того, что заявителем государственная пошлина за подачу заявления уплачена в размере большем, чем установлено подпунктами 3 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, указанному лицу на основании пункта 1 статьи 333.40 этого Кодекса из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 3 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" (ОГРН 1047796546600) удовлетворить.

Признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (ОГРН 1037706061150) от 03.02.2023 по делу N 077/01/14.4-4606/2022, как несоответствующие части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве в пользу общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления 3 000 (три тысячи) рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 01.03.2023 N 39 при подаче заявления. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова