Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2023 г. по делу N СИП-1320/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2023 г. по делу N СИП-1320/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 28 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Борисовой Ю.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества "Дальхимфарм" (ул. Ташкентская, д. 22, г. Хабаровск, 680001, ОГРН 1022701195417) к акционерному обществу "Валента Фармацевтика" (ул. Фабричная, д. 2, город Щёлково, Московская область, 141108, ОГРН 1035010202336) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 178115, N 602114.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Дальхимфарм" - Вишняков А.С. (по доверенности от 08.07.2021, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от акционерного общества "Валента Фармацевтика" - Переверзев А.П. (по доверенности от 26.12.2022 N 136), Клишина И.В. (по доверенности от 26.12.2022, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Дальхимфарм" (далее - общество "Дальхимфарм") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Валента Фармацевтика" (далее - общество "Валента Фармацевтика") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 178115 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "фармацевтические препараты", товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602114 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические" вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков истец указывает, что намерен использовать обозначение "ГИДАЗЕПАМ", тождественное спорным товарным знакам, при производстве и реализации лекарственных препаратов, ссылается на то, что является правопреемником Хабаровского химико-фармацевтического завода, основанного в 1939 году, имеет необходимые лицензии и производственные мощности.

Истец указывает на то, что ответчик спорные товарные знаки в отношении товаров 05-го класса МКТУ не использует, а правовая охрана спорных товарных знаков создает препятствия для осуществления истцом своей хозяйственной деятельности под сходным до степени смешения обозначением, что затрагивает законные интересы истца.

Дополнительно правовая позиция изложена истцом в процессуальном документе, поступившем в суд 18.03.2022.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, ссылается на то, что истец не является заинтересованным лицом, что спорные товарные знаки не использовались в спорный период по уважительным причинам, в связи с задержкой в получении регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, что спорное обозначение "Гидазепам", на регистрацию которого истец подал заявку N 2021750354, сходно до степени смешения с другим товарным знаком ответчика "ГИДЕПАМ" по свидетельству Российской Федерации N 753439.

Кроме того ответчик указал, что обращение истца в суд с требованиями о прекращении правовой охраны товарных знаков имеет признаки злоупотребления правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Дополнительно правовая позиция изложена ответчиком в процессуальных документах, поступивших в суд 21.03.2022, 06.05.2022.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2022 исковые требования общества "Дальхимфарм" оставлены без удовлетворения. Отказывая в удовлетворении иска, суд счел установленным и исходил из того, что представленные ответчиком доказательства в совокупности свидетельствуют о вводе в гражданский оборот обществом "Валента Фармацевтика" товаров 05-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации спорных товарных знаков, в разрешенном законодательством объеме в виде образцов для клинических исследований, а также ввиду наличия у ответчика объективных препятствий для ввода в оборот в исследуемый период остального объема произведенного товара.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал обоснованным довод кассационной жалобы истца о том, что производство партии лекарственного средства и использование его для проведения клинических исследований на пациентах не может являться фактическим введением товара в гражданский оборот в смысле, придаваемом положениями статей 1484 и 1486 ГК РФ, а соответственно, вывод суда первой инстанции в этой части сделан при неправильном применении норм материального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что проведение клинических испытаний может быть причиной неиспользования товарного знака, но только в случае, если выполняются определенные законом условия (в том числе анализируется зависимость порядка осуществления клинических испытаний от воли правообладателя).

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что суд первой инстанции не принял во внимание то, что требования о досрочном прекращении правовой охраны заявлены в отношении двух товарных знаков, один из которых (товарный знак N 178115) зарегистрирован 02.08.1999, и ответчик является его правообладателем с 20.10.2006, и, соответственно, суд первой инстанции не проверил наличие не зависящих от общества "Валента Фармацевтика" обстоятельств, препятствовавших проведению клинических исследований в установленные разрешением первоначальные сроки, учитывая, что ответчик приступил к разработке фармсубстанции только в 2017 году.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суду первой инстанции необходимо дать оценку обстоятельствам, которые, по мнению правообладателя, свидетельствовали о возможности применения пункта 3 статьи 1486 ГК РФ, в частности, свидетельствующим о наличии препятствий к завершению клинических исследований, об осуществлении обществом "Валента Фармацевтика" активных действий по введению лекарственного средства в гражданский оборот либо о невозможности осуществления таких действий не по воле правообладателя.

Дополнительно президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что подлежит установлению период времени, когда уважительные причины существовали (в том числе с учетом данных о ранее выданном разрешении), а затем трехлетний период доказывания использования товарного знака определяется с исключением из него периода существования уважительных причин (начальная дата отодвигается на соответствующий период времени). При этом может сложиться такая ситуация, что начальный момент окажется ранее даты регистрации спорного товарного знака (и тогда, по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, использование товарного знака оценке не подлежит, а в удовлетворении требований отказывается). В настоящем деле один из спорных товарных знаков имеет дату регистрации - 1999 год, что существенно отстает во времени.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2022 исковое заявление принято к производству.

При новом рассмотрении дела дополнительно правовая позиция изложена истцом в процессуальных документах, поступивших в суд 13.04.2023, 25.07.2023, ответчиком - 16.11.2022, 12.12.2022, 26.01.2023, 22.05.2023.

В судебном заседании 27.07.2023 представитель общества "Дальхимфарм" настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представители общества "Валента Фармацевтика" возражали против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, не явился, своего представителя не направил, что в силу положений части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 602114 зарегистрирован на имя ответчика 18.01.2017 по заявке N 2015738097 от 20.11.2015, в отношении товаров 05-го класса "медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические" МКТУ.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 178115 (далее - товарный знак N 178115) зарегистрирован на имя Научно-исследовательского института фармакологии Российской Академии медицинских наук 02.08.1999 по заявке N 96716086 от 03.12.1996, в отношении товаров 05-го класса "фармацевтические препараты" МКТУ.

По договору об уступке товарного знака в отношении всех товаров от 20.10.2006 РД0013410 правообладателем товарного знака стало открытое акционерное общество "Щелковский витаминный завод", которое позднее изменило наименование на общество "Валента Фармацевтика".

Общество "Дальхимфарм", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, на неиспользование ответчиком товарных знаков для всех товаров, в отношении которых знаки зарегистрированы, направил в адрес общества "Валента Фармацевтика" 13.09.2021 предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорные товарные знаки в отношении всех товаров 05-го класса МКТУ.

Ввиду того, что предложение истца ответчик оставил без удовлетворения, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, общество "Дальхимфарм" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении всех зарегистрированных товаров 05-го класса МКТУ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением, направленным правообладателю 13.09.2021 по юридическому адресу и по адресам, указанным в соответствующем Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания на дату направления предложения, кассовыми чеками и описями вложений.

Рассматриваемое исковое заявление подано заявителем в суд 13.12.2021.

Соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора ответчиком не оспорено.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем, в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков представлены на материальном носителе и в электронном виде документы, в частности: лицензия на производство лекарственных средств N 00077-ЛС от 19.09.2019; лицензия N ФС-99-02-003510 от 07.11.2013 на фармацевтическую деятельность; прайс-лист от 07.12.2021; скриншот сайта общества "Дальхимфарм"; заявка на товарный знак N 2021750354; регистрационное удостоверение ЛП-001585; заявка на товарный знак N 2017741635; уведомление по заявке на товарный знак N 2017741635; сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 602114, N 178115; скриншот с сайта Государственного реестра лекарственных средств от 18.08.2021, от 10.09.2021; скриншот с сайта информационного портала Евразийского экономического союза от 10.09.2021; ответ общества "Валента Фармацевтика" исх. N 2040/2021 от 10.11.2021; справки "О производственных мощностях" от 10.12.2021; архивная справка от 19.11.2018; статьи из газеты "Тихоокеанская звезда" от 17.12.2021; статьи из газеты "Верное Решение" N 1 от 21.01.2019; статьи из источника Хабаровские Вести от 02.12.2020; статьи из журнала Фармацевтические технологии и упаковка (ФТУ) N 6, 2019; статьи из журнала ВВФ N 3, 2021; статьи из газеты АиФ от 30.03.2022; сведений о производстве за 2021 год, грамоты, дипломы.

Сравнив обозначение истца "ГИДАЗЕПАН" (ранее была также подана заявка на ГИДАЗИПИН) и товарные знаки ответчика "" и "Гидазепам", судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени их сходства для рядового потребителя за счет высокой степени сходства по фонетическому и графическому критериям.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товары, для реализации которых истцом осуществлены соответствующие подготовительные действия, а также товары 05-го класса МКТУ "фармацевтические препараты", указанные в перечне регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 178115, и товары 05-го класса МКТУ "медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические", указанные в перечне регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602114, в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану, совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначения и товарных знаков, а также высокую степень однородности товаров, в отношении которых истец просит прекратить досрочно правовую охрану спорных товарных знаков, с тем товарами (услугами), которые реализует (осуществляет) истец, судебная коллегия приходит к выводу о наличии вероятности смешения в гражданском обороте.

Анализ представленных истцом документов показал, что он осуществил необходимые подготовительные действия для введения в гражданский оборот товаров, однородных товарам 05-го класса МКТУ спорных товарных знаков.

Аргументы ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом ввиду его обращения в суд с исковым заявлением подлежат отклонению (в судебном заседании представитель ответчика пояснил, что речь идет, по его мнению, о недобросовестных действиях истца в рамках статьи 10 ГК РФ, требования о признании соответствующих действий истца актом недобросовестной конкуренцией не заявляются).

Так, ответчик отмечает, что общество "Дальхимфарм" является держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат "Диамидазепам " (регистрационное удостоверение ЛП-001585), который имеет аналогичное препарату "Гидазепам" активное вещество. Ввиду того, что истец проводил поиск по базе ГРЛС на предмет поиска информации об использовании этого наименования, он не мог не знать о подаче ответчиком регистрационного досье в Минздрав России. Предложение заинтересованного лица направлено фактически тогда, когда уполномоченный орган выдал обществу "Валента Фармацевтика" разрешение на проведение клинических испытаний.

В этой связи ответчик убежден: при наличии ранее действующего регистрационного удостоверения на лекарственный препарат с торговым наименованием "Гидазепам" с конкретным действующим веществом Минздрав России вероятнее всего не примет решение о регистрации за истцом лекарственного препарата с таким или сходным наименованием.

Кроме того, в обоснование недобросовестных действий истца ответчик указывает на то, что сам истец соответствующую субстанцию не производит, а поставки субстанции от общества с ограниченной ответственностью "Интрехим" (Украина) маловероятны.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что действия истца направлены исключительно на причинение вреда ответчику и отличаются от обычных действий в рамках предоставленного законодателем правового инструментария для досрочного прекращения правовой охраны соответствующих средств индивидуализации вследствие их неиспользования.

Наличие у ответчика иных регистрационных удостоверений с аналогичным действующим веществом в рамках дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в предмет спора не входит, кроме того, действующим законодательством предусмотрена возможность их оспаривания в установленном порядке, ввиду чего аргументы общества "Валента Фармацевтика" по обозначенному поводу в обоснование недобросовестных действий, наличия объективных препятствий для последующего использования тождественного/сходного обозначения истцом и, как следствие, об отсутствии заинтересованности подлежат отклонению.

Носят предположительный характер и аргументы о том, что истец не сможет использовать спорное обозначение, поскольку поставки от иных хозяйствующих субъектов затруднены (а сам он субстанцию не производит). Эти доводы общества "Дальхимфарм" являются декларативными и носят субъективный характер.

Не свидетельствует о злоупотреблении правом и то обстоятельство, что истец, якобы, направил досудебное предложение тогда, когда уполномоченный орган выдал разрешение на проведение клинических исследований. Так, как усматривается из материалов дела, правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 178115 предоставлена в 1999 году, товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 602114 - 18.01.2017. В этой связи, принимая во внимание отсутствие на протяжении ряда лет сведений об использовании ответчиком спорных товарных знаков, истец добросовестно полагал, что вправе воспользоваться предусмотренным законом механизмом и обратился в итоге с предложением (в сентябре 2021 года), а потом и в суд в установленном порядке и сроки.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что само по себе обращение в суд с исковым заявлением не может расцениваться как злоупотребление правом.

Наличие у ответчика исключительного права на товарный знак "ГИДЕПАМ" по свидетельству Российской Федерации N 753439 также не свидетельствует об отсутствии у истца заинтересованности, в предмет спора в рамках настоящего дела не входит. Кроме того, нормы действующего законодательства предусматривают возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам как в административном, так и в судебном порядке, что также находится за пределами данного спора.

Таким образом, все многочисленные доводы ответчика о неправомерных действиях истца и отсутствии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков подлежат отклонению.

В результате анализа представленных по делу доказательств, а также заслушивания правовых позиций по делу судебная коллегия пришла к выводу о наличии заинтересованности общества "Дальхимфарм" в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На основании положений пункта 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (13.09.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 13.09.2018 по 12.09.2021 включительно.

Ответчиком в подтверждение использования спорных товарных знаков представлены на материальном носителе и в электронном виде: сведения о спорных товарных знаках; заявление о государственной регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием "Гидазепам" от 14.12.2020 N 134459; скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств о регистрации заявления; фрагмент официального издания Государственного реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 01.07.1994, содержащие данные о препарате "Гидазепам"; скриншоты страниц Справочника Видаль о препарате Гидазепам; копия решения Минздрава России от 07.07.2021 об отказе в проведении экспертизы; копия заявления на получение разрешения на проведение клинических исследований лекарственного препарата "Гидазепам"; скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств о разрешении на проведение клинических исследований; разрешения Минздрава России N 392 и выписки из протокола N 275 от 11.05.2021 заседания Совета по этике; заявление от 28.12.2021 о регистрации лекарственного препарата "Гидазепам" по процедуре ЕАЭС; распечатки электронной переписки с поручением на подготовку инструкции для медицинского применения препарата "Гидазепам"; распечатки электронной переписки, касающейся подготовки макетов пачки и контурной ячейковой упаковки, за период с 09.10.2020 до 12.11.2020; копии проектов макетов пачки и контурной ячейковой упаковки; соглашение о намерениях сотрудничать в области организации контрактного производства препарата "Гидазепам"; информационное письмо общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФАРМ" с данными об объемах аптечных закупок препарата Диамидазепам; договор от 21.12.2017 N ВФ-4346989 с акционерным обществом "Усолье-Сибирский химфармзавод" на разработку фармсубстанции; акт от 18.12.2020 о принятии работ по договору от 21.12.2017; скриншот страницы Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) в отношении препарата Диамидазепам; скриншоты страниц официального сайта ТОО "ВИВА Фарм", касающиеся препарата Гидазепам VIC (Казахстан); договор N ВФ-5954842 от 20.03.2020 с АО "Усолье-Сибирский химфармзавод" для подготовки материалов с целью регистрации лекарственного препарата Гидазепам; акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2020 по договору от 20.03.2020; дополнительные соглашения N 2 от 08.04.2021 к договору от 20.03.2020, титульные листы к паспортам выпущенной акционерным обществом "Усолье-Сибирский химфармзавод" продукции под торговым наименованием Гидазепам; акт получения акционерным обществом "Валента Фармацевтика" произведенного акционерным обществом "Усолье-Сибирский химфармзавод" препарата Гидазепам; акт передачи в ГБУЗ Ярославской области "Ярославская областная клиническая наркологическая больница" препарата Гидазепам; акт возврата в акционерное общество "Валента Фармацевтика" препарата Гидазепам от ГБУЗ Ярославской области "Ярославская областная клиническая наркологическая больница"; фотографии препарата Гидазепам; заключение специалиста от 13.05.2022; сведения по патенту Российской Федерации N 2780646 на изобретение; письмо акционерного общества "Усолье-Сибирский химфармзавод" в Суд по интеллектуальным правам; письмо ответчика от 27.12.2022 N 2357/2022; сканы листов Государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственного препарата "Гидазепам" с РУ ЛП-N (002169)-(РГ-RU) от 14.04.2023, инструкция из Государственного реестра лекарственных средств к препарату ответчика с торговым наименованием "Гидазепам"; сканы Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза в отношении лекарственного препарата "Гидазепам", копия прайс-листа истца с его официального сайта; сканы страниц Интернет-сайтов компаний с результатом поиска препарата "Диамидазепам"; запросы на поставку лекарственного препарата "Гидазепам" от общества с ограниченной ответственностью "Здравсервис", общества с ограниченной ответственностью "БСС", общества с ограниченной ответственностью "Фармкомплект"; страницы из справочника Видаль "Лекарственные препараты в России" на 16.05.2023 в отношении лекарственного препарата "Гидазепам".

Проанализировав представленные ответчиком материалы, судебная коллегия приходит к выводу, что они использование спорных товарных знаков в вышеуказанных трехлетний период не подтверждают.

При этом производство партии лекарственного средства и использование его для проведения клинических исследований на пациентах не может являться фактическим введением товара в гражданский оборот в смысле, придаваемом положениями статей 1484 и 1486 ГК РФ.

Выполняя указания президиума Суда по интеллектуальным правам, судебная коллегия исходит из того, что проведение клинических испытаний может быть причиной неиспользования товарного знака, но только в случае, если выполняются определенные законом условия (в том числе анализируется зависимость порядка осуществления клинических испытаний от воли правообладателя).

Из абзаца четвертого пункта 167 Постановления N 10 следует, что в случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, данный период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

В этой связи судебной коллегией при новом рассмотрении дела в ином составе на обсуждение сторон ставились юридически значимые обстоятельства, связанные с неиспользованием ответчиком спорных товарных знаков по уважительным причинам/в отсутствие таковых, предлагалось представить правовые позиции по обозначенному вопросу, в том числе с указанием возможного периода неиспользования средств индивидуализации по уважительным причинам.

Проанализировав обстоятельства, которые, по мнению правообладателя, свидетельствовали о возможности применения пункта 3 статьи 1486 ГК РФ, в частности, свидетельствующие о наличии препятствий к завершению клинических исследований, об осуществлении обществом "Валента Фармацевтика" активных действий по введению лекарственного средства в гражданский оборот либо о невозможности осуществления таких действий не по воле правообладателя, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

При оценке наличия уважительных причин в задержке подачи обществом "Валента Фармацевтика" документов в Минздрав России на регистрацию лекарственного препарата "Гидазепам" судебная коллегия принимает во внимание позицию ответчика, принявшего решение организовать выпуск активной фармацевтической субстанции для данного лекарственного препарата на территории России, а не производить покупку АФС у общества с дополнительной ответственностью "ИНТЕРХИМ" (г. Одесса, Украина).

Ответчик намеревался наладить производство фармацевтической субстанции именно на территории России, в связи с чем работа по выведению нового препарата на рынок заняла больше времени, чем изначально предполагалось.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что доводы истца о том, что ответчику, якобы, ранее принадлежало регистрационное удостоверение на лекарственный препарат с торговым наименованием "Гидазепам" от 24.07.1992, являются несостоятельными и не основанными на материалах дела. Из представленных в материалы дела ответчиком доказательств следует, что данное регистрационное удостоверение аннулировано в 2007 году, ранее принадлежало Научно-исследовательскому институту фармакологии им. В.В. Закусова РАМН.

Материалами дела подтверждается, что ответчик приступил к проведению работ по разработке соответствующей АФС в 2017 году - незамедлительно после регистрации второго товарного знака N 602114 из серии "Гидазепам".

В целях импортозамещения и для снижения зависимости от иностранных поставщиков ответчик 21.12.2017 заключил с акционерным обществом "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (далее - общество "Усолье-Сибирский ХФЗ") договор на выполнение научно-исследовательских и технологических работ, целью которого являлась отработка методов синтеза фармацевтической субстанции "Гидазепам", наработка опытно-промышленных образцов и подготовка комплекта соответствующих документов (далее - договор). При этом первоначально согласно календарному плану-графику к договору, определяющему сроки и этапы выполнения работ, предполагалось, что организация производства синтеза субстанции на уровне опытно-промышленных серий будет осуществлена до мая 2018 года, а исследование стабильности АФС методом "ускоренного" и "естественного" старения планировалось завершить до ноября 2018 года.

Судебная коллегия также принимает во внимание позицию ответчика, согласно которой, ввиду того, что синтез указанной АФС является нетривиальной научной и технологической задачей, на основании ранее полученных данных, экспериментирования и оценки рисков показателей качества материалов, которые должны использоваться в производстве АФС, сторонами договора принято совместное решение о проведении дополнительных исследований и экспериментов и корректировке параметров процесса производства, способных повлиять на критические показатели качества АФС для препарата "Гидазепам". Необходимость такой корректировки процесса производства АФС никак не могла быть предусмотрена на этапе заключения договора НИР от 21.12.2017, поскольку первоначально предполагалось использовать стандартные формализованные процедуры, которые применяются при производстве подобных субстанций.

Судебная коллегия также учитывает то, что согласно письму общества "Усолье-Сибирский ХФЗ" дополнительная разработка АФС для препарата "Гидазепам" оказалась более сложной, чем изначально предполагалось, и потребовала увеличения трудозатрат и больше времени на осуществление.

По результатам работ было создано изобретение, получен патент Российской Федерации N 2780646, относящийся к новой кристаллической форме Гидазепама.

Таким образом, как справедливо отмечает ответчик, работы по соответствующим этапам к договору приняты по соответствующему акту только 18.12.2020, задержка при разработке АФС составила два года и 18 дней (вместо 30.11.2018 работы были выполнены 18.12.2020). Приведенные обстоятельства делали использование товарных знаков в соответствующий период невозможным.

Кроме того, судебная коллегия учитывает и то, что заявление о государственной регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием ГИДАЗЕПАМ подано ответчиком в Минздрав России 14.12.2020. Однако после предварительного уведомления Минздравом России 07.07.2021 по заявлению от 14.12.2020 N 134459 принято решение об отказе в проведении экспертизы лекарственного средства, экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения ввиду отсутствия в составе регистрационного досье отчетов о результатах клинических исследований лекарственного препарата для медицинского применения.

Позиция Минздрава России не может рассматриваться как подконтрольная воле ответчика, обусловлена требованиями регуляторного органа и принимается в обоснование уважительности причины задержки использования.

Впоследствии ответчиком в Минздрав России 31.03.2021 подан пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований лекарственного препарата "Гидазепам" (только на основании предварительного уведомления Минздрава России еще до получения от Минздрава России окончательного отказа от 07.07.2021). Разрешение на проведение клинических исследований дано Минздравом России 19.07.2021, после завершения указанного исследования 28.12.2021 ответчиком подано новое заявление о регистрации воспроизведенного лекарственного препарата "Гидазепам таблетки 20 и 50 мг".

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия соглашается с позицией ответчика о том, что первоначальная дата трехлетнего периода доказывания использования товарных знаков должна быть отодвинута по вышеуказанным основаниям на срок задержки проведения работ по синтезу АФС для препарата Гидазепам с 30.11.2018 по 18.12.2020, а также на срок проведения по требованию Минздрава России клинических исследований с даты подачи первого заявления ответчика на получение регистрационного удостоверения на лекарственный препарат с торговым наименованием Гидазепам - 14.12.2020 до даты подачи второго заявления о регистрации воспроизведенного лекарственного препарата "Гидазепам таблетки 20 и 50 мг" - 28.12.2021.

На вопрос суда, заданный в судебном заседании 27.07.2023, представитель истца пояснил, что не оспаривает ни вышеприведенную ответчиком хронологию событий (даты), ни продолжительность периода; однако представитель общества "Дальхимфарм" полагал, что в указанный период объективные причины неиспользования спорных товарных знаков отсутствовали, носили субъективный характер (занесено в протокол).

Ввиду вышеизложенного, с учетом представленных ответчиком доказательств, правовой позиции относительно периода неиспользования спорных товарных знаков и позиции истца, который сам по себе период (его продолжительность) не оспаривает, судебная коллегия приходит к выводу, что этот период составляет 3 года 32 дня.

По смыслу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе ссылаться на обстоятельства, которые объективно препятствовали использованию товарного знака по не зависящим от правообладателя причинам.

Аргументы представителя истца о том, что причины неиспользования спорных товарных знаков носили субъективный характер, признаются несостоятельными, не основанными на материалах дела, и заявлены без учета специфики ввода в гражданский оборот соответствующих товаров 05-го класса МКТУ, фигурирующих в рамках настоящего дела.

Таким образом, судебная коллегия установила период времени, когда уважительные причины существовали, и исходит из того, что трехлетний период доказывания использования товарных знаков определяется с исключением из него периода существования уважительных причин (начальная дата отодвигается на соответствующий период времени).

Применительно к товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 178115 судебная коллегия отмечает, что даже если определить трехлетний период доказывания использования товарного знака с исключением из него периода существования уважительных причин (первоначальный трехлетний период - 13.09.2018 - 12.09.2021, период неиспользования по уважительным причинам товарного знака - 3 года 32 дня), то даже в этом более раннем периоде ответчиком не представлено ни одного доказательства использования спорного товарного знака, правовая охрана которому предоставлена еще в 1999 году.

Особое внимание судебная коллегия обращает на то, что представитель ответчика в судебном заседании под протокол пояснил, что доказательства использования данного товарного знака в юридически значимый период отсутствуют. Однако полагал, что правовая охрана данному средству индивидуализации товаров по свидетельству Российской Федерации N 178115 должна быть сохранена, поскольку истец является незаинтересованным лицом и злоупотребляет правом.

Между тем, ввиду того, что аргументы ответчика о злоупотреблении истцом правом при обращении в суд и об отсутствии заинтересованности признаны судебной коллегией несостоятельными, и отсутствия каких-либо доказательств использования товарного знака в предшествующий трехлетний период (начальная дата которого отодвинута на вышеуказанный период времени), правовая охрана спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 178115 подлежит досрочному прекращению вследствие его неиспользования.

Аргументы ответчика о том, что в настоящее время (14.04.2023) получено соответствующее регистрационное удостоверение, о необходимости защиты интересов российских потребителей, о востребованности соответствующего препарата на рынке в рамках данного конкретного дела, не свидетельствуют о наличии правовых и фактических обстоятельств для сохранения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 178115, в отношении которого не представлено доказательств использования в юридически значимый период.

Между тем, в части товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602114 судебная коллегия учитывает правовую позицию президиума Суда по интеллектуальным правам, согласно которой может сложиться такая ситуация, что начальный момент окажется ранее даты регистрации спорного товарного знака (и тогда, по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, использование товарного знака оценке не подлежит, а в удовлетворении требований отказывается).

Ввиду вышеизложенного, в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602114, зарегистрированного 18.01.2017, сложилась ситуация, когда начальный момент периода оказался ранее даты регистрации спорного товарного знака.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 602114 вследствие его неиспользования.

Ввиду удовлетворения заявленных исковых требований в отношении одного товарного знака расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 6 000 рублей, а также 3 000 рублей за подачу кассационной жалобы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования открытого акционерного общества "Дальхимфарм" (ОГРН 1022701195417) удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 178115 вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с акционерного общества "Валента Фармацевтика" (ОГРН 1035010202336) в пользу акционерного общества "Дальхимфарм" 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления, в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы 3 000 (три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев