Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2023 г. N С01-1128/2023 по делу N СИП-796/2022 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку признаки, характеризующие частный случай выполнения изобретения по спорному патенту, соответствуют признакам, которые присутствуют в описании другого изобретения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2023 г. N С01-1128/2023 по делу N СИП-796/2022

Резолютивная часть определения объявлена 14 августа 2023 года.

Полный текст определения изготовлен 21 августа 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика: Борзило Е.Ю. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица ASTRAZENECA AB (85, Sodertalje, SE-151, Sverige) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу N СИП-796/2022

по заявлению иностранного лица ASTRAZENECA AB о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.06.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2262507 на группу изобретений "С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо Bristol-Myers Squibb Company (Post Office Box 4000, Princeton, New Jersey, 08543-4000, USA) и иностранное лицо KRKA, d.d., Novo mesto (Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица KRKA d.d. Novo mesto - Махлина М.Г. и Залесов А.В. (по доверенности от 23.05.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-287/41и);

от иностранного лица ASTRAZENECA AB - Угрюмов В.М. и Довгалюк А.И. (по доверенности от 04.11.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ASTRAZENECA AB (далее - компания ASTRAZENECA) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.06.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 15.02.2022 против выдачи патента Российской Федерации N 2262507 на группу изобретений "С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2".

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо Bristol-Myers Squibb Company (далее - компания Bristol-Myers) и иностранное лицо KRKA, d. d., Novo mesto (далее - компания KRKA).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 заявление компании ASTRAZENECA оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания ASTRAZENECA просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент и компания KRKA представили отзывы на кассационную жалобу, в которых они не согласились с изложенными в ней доводами, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Компания Bristol-Myers направила ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие ее представителя.

Определением от 10.07.2023 президиум Суда по интеллектуальным правам отложил судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы на 14.08.2023.

В судебное заседание 14.08.2023 явились представители компании ASTRAZENECA, Роспатента, компании KRKA.

Компания Bristol-Myers, извещенная о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, своего представителя в президиум Суда по интеллектуальным правам не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие ее представителя.

В связи с изменением состава президиума Суда по интеллектуальным правам рассмотрение кассационной жалобы начато с самого начала.

Представитель компании ASTRAZENECA поддержал доводы кассационной жалобы, представители Роспатента и компании KRKA просили в ее удовлетворении отказать.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации N 2262507 на группу изобретений "С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2" был выдан по заявке N 2002109477 (индексы Международной патентной классификации - C07H 7/04 (2000.01), A61K 31/7032 (2000.01), A61P 3/10 (2000.01)), датой подачи которой является дата подачи международной заявки N PCT/US00/27187 от 02.10.2000 с приоритетом от 12.10.1999, установленным по дате подачи приоритетной заявки N US 60/158,773, на имя компании Bristol-Myers. Впоследствии на основании государственной регистрации 20.06.2014 отчуждения исключительного права (регистрационный номер РД0150082) патентообладателем стала компания ASTRAZENECA. Данный патент действовал по 02.10.2020 со следующей формулой изобретения:

"1. С-арилглюкозидное соединение, имеющее формулу

где R ¹, R ² и R ^2a независимо обозначают водород, ОН, OR ⁵, алкил, CF ₃, OCHF ₂, OCF ₃, SR ⁵ⁱ или галоген или два из R ¹, R ² и R ^2a вместе с прилегающими атомами углерода образуют аннелированный пятичленный гетероцикл, который может содержать 2 атома кислорода в цикле;

R ³ и R ⁴ независимо обозначают водород, ОН, OR ^5a, ОАрил, ОСН ₂Арил, алкил, циклоалкил, CF ₃, -OCHF ₂, -OCF ₃, галоген, -CN, -CO ₂R ^5b, -CO ₂H, -COR ^6b, -CH(OH)R ^6c, -CH(OR ^5h)R ^6d , -CONR ⁶R ^6a, -NHCOR ^5c, -NHSO ₂R ^5d, -NHSO ₂Арил, арил, -SR ^5e, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, -SO ₂Арил или пяти-, шести- или семичленный гетероцикл, который может содержать 1-4 гетероатома в цикле, представляющие собой N, О, S, SO и/или SO ₂, или R ³ и R ⁴ вместе с прилегающими к ним атомами углерода образуют аннелированный пятичленный гетероцикл, который может содержать 2 атома кислорода в цикле;

R ⁵, R ^5a, R ^5b, R ^5c, R ^5d, R ^5e, R ^5f, R ^5g, R ^5h, R ⁵ⁱ независимо обозначают алкил;

R ⁶, R ^6a, R ^6b, R ^6c и R ^6d независимо обозначают водород, алкил, арил, алкиларил или циклоалкил или R ⁶ и R ^6a вместе с прилегающими к ним атомами азота образуют аннелированный пяти-, шести- или семичленный гетероцикл, который может содержать 1-4 гетероатома в цикле, которыми являются N, О, S, SO и/или SO ₂;

А обозначает О, S, NH или (CH ₂)n, где n обозначает 0-3, или его фармацевтически приемлемые соли;

при условии, что если А обозначает (CH ₂)n, где n обозначает 0, 1, 2 или 3, или А обозначает О и, по меньшей мере, один из R ¹, R ² и R ^2a обозначает ОН или OR ⁵, тогда, по меньшей мере, один из R ¹, R ² и R ^2a обозначает CF ₃, OCF ₃ или OCHF ₂ и/или, по меньшей мере, один из R ³ и R ⁴ обозначает CF ₃, -OCHF ₂, -OCF ₃, -CN, -CO ₂R ^5b, CH(OR ^5h)R ^6d , CH(OH)R ^6c, COR ^6b, -NHCOR ^5c, -NHSO ₂R ^5d, -NHSO ₂Арил, арил, -SR ^5e, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, -SO ₂Арил.

2. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что при условии, что если А обозначает (CH ₂)n, где n обозначает 0, 1, 2 или 3, или А обозначает О и, по меньшей мере, один из R ¹, R ², R ^2a, R ³ и R ⁴ обозначает ОН или OR ⁵, тогда, по меньшей мере, один из R ¹, R ² и R ^2a обозначает CF ₃, OCF ₃ или OCHF ₂ и/или, по меньшей мере, один из R ³ и R ⁴ обозначает CF ₃, -OCHF ₂, -OCF ₃, -CN, -CO ₂R ^5b, CH(OR ^5h)R ^6d , -NHCOR ⁵с, -NHSO ₂R ^5d, -NHSO ₂Арил, арил, -SR ^5e, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, -SO ₂Арил или галоген.

3. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где радикалы имеют значения, представленные в п. 1.

4. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что А обозначает (CH ₂)n.

5. Соединение по п. 3, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂, или О, или S.

6. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂, или О, или S; R ¹, R ² и R ^2a независимо выбирают из Н, низшего алкила, галогена, OR ⁵ или OCHF ₂ или два из R ¹, R ² и R ^2a обозначают Н, а третий обозначает низший алкил, галоген, OR ⁵ или OCHF ₂; R ³ и R ⁴ независимо выбирают из низшего алкила, OR ^5а, -OCHF ₂, -SR ^5e, ОН, CO ₂R ^5b, -3,4-(O-СН ₂-O)-, -COR ^6b, -CH(OH)R ^6c, -CH(OR ^5h)R ^6d , CF ₃, R ^5c-(C=O)-NH-, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, арила, -NHSO ₂Арил, -NHSO ₂R ^5d, СО ₂Н, тиадизола, тетразола, ОСН ₂Арила, -OCF ₃, ОАрила или Н.

7. Соединение по п. 6, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂; R ¹ обозначает водород, галоген или низший алкил; R ² и R ^2a каждый обозначает Н; R ³ обозначает Н; R ⁴ обозначает низший алкил, -COR ^6b, CH(OH)R ^6c, -CH(OR ^5h)R ^6dR ^5aO, -OCHF ₂, -OCF ₃ или -SR ^5e.

8. Соединение по п. 7, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂; R ¹ обозначает водород, галоген или низший алкил и R ⁴ обозначает низший алкил, R ^5aO, -OCHF ₂ или -SR ^5e.

9. Соединение по п. 7, отличающееся тем, что R ⁴ обозначает 4-С ₂Н ₅.

10. Соединение по п. 3, имеющее формулу

11. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где А обозначает СН ₂ и находится в положении мета относительно глюкозида, R ¹, R ² и R ^2а каждый обозначает Н и R ³ обозначает нижеследующее:

4-Ме, 4-ОН, 3-Ме, Н, 3-ОМе, 4-CO ₂Ме, 3,4-(ОСН ₂O), 4-CF ₃, 4-NHAc, 4-SO ₂Ме, 4-Ph, 4-NHSO ₂Ph-4'-Me, 4-NHSO ₂Me, 4-CO ₂H, 4-тиадиазол, 4-тегразол, 4-OCH ₂Ph-4'-CN, 4-OCHF ₂, 4-изопропил, 2-изопропил, 4-O-н-пропил, 4-тетразол-2'-Ме, 4-тетразол-1'-Ме, 4-OPh, 4-н-пропил, 4-н-бутил, 4-SO ₂Et, 4-SO ₂-н-пропил, 4-SO ₂Ph или 4-SOMe.

12. Соединение по п. 1, имеющее следующую формулу:

где

А:	R 3:
Связь	Н
СН 2	Н
СН 2	4-Et
O	4-Ме
S	4-Ме

13. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где

А:	R 1:	R 2:	R 3:
СН 2	2-Ме	Н	4-Et
СН 2	4-Ме	Н	4-Et
СН 2	4-Ме	Н	4-SO 2Ме
СН 2	4-Ме	Н	4-ОН

СН 2	4-Ме	Н	4-S(O)Me
СН 2	4-Ме	Н	4-F
СН 2	4-Ме	Н	4-Cl
СН 2	4-Ме	Н	4-Ме
СН 2	4-Ме	Н	Н
СН 2	4-Ме	6-Ме	4-ОМе
СН 2	4-F	Н	4-ОМе
СН 2	4-Cl	Н	4-SOMe
СН 2	4-Cl	Н	4-SO 2Ме
СН 2	4-Cl	Н	4-OCHF 2
СН 2	4-Et	Н	4-Оме
СН 2	4-iPr	Н	4-Оме
СН 2	4-iPr	Н	4-SMe
СН 2	4-iPr	Н	4-SO 2Ме
СН 2	4,5-OCH 2O	Н	4-Et
СН 2	5-Me	Н	4-Et
СН 2	5-Me	6-Ме	4-ОМе
СН 2	6-Ме	Н	4-Et

14. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где радикалы имеют значения, представленные в п. 1.

15. Соединение по п. 1, имеющее формулу

16. Соединение по п. 1, имеющее формулу

17. Способ лечения или замедления развития или начала диабета, диабетической ретинопатии, диабетической невропатии, диабетической нефропатии, заключающийся во введении млекопитающему, нуждающемуся в лечении, терапевтически эффективного количества соединения по п. 1.

18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что используют соединение, которое имеет формулу

где радикалы имеют значения, представленные в п. 1.

19. Способ лечения диабета типа II, заключающийся во введении млекопитающему, нуждающемуся в лечении, терапевтически эффективного количества соединения по п. 1, одного или в комбинации с другим антидиабетическим агентом, агентом для лечения осложнений диабета, веществом против ожирения, антигипертензивным агентом, антитромбоцитным агентом, антиатеросклеротическим агентом и/или гиполипидемическим агентом".

В Роспатент 15.02.2022 поступило возражение компании ASTRAZENECA против выдачи данного патента, мотивированное наличием в формуле группы изобретений, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых в документах, представленных на дату подачи заявки N 2002109477.

Податель возражения указывал, что соединение, охарактеризованное в зависимом пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, не раскрыто в первоначальных материалах заявки (в формуле и в описании), по которой выдан спорный патент; данный пункт включен в формулу группы изобретений по спорному патенту позже при ее уточнении в ответ на уведомление эксперта.

Компания ASTRAZENECA полагала, что, поскольку указанное соединение не было раскрыто в первоначальных материалах заявки, патент на группу изобретений подлежит признанию недействительным полностью.

В подтверждение своей заинтересованности в оспаривании патента, срок действия которого истек, компания ASTRAZENECA ссылалась на то, что она является приобретателем исключительного права на группу изобретений по спорному патенту на основании договора, и должна исполнить обязанность по оплате за переданное право в ситуации, когда имеются основания для вывода о том, что патент является недействительным.

Роспатент исходил из того, что компания ASTRAZENECA является лицом, заинтересованным в подаче возражения, в связи с чем рассмотрел такое возражение по существу заявленных в нем доводов.

Административный орган признал, что соединение, охарактеризованное в зависимом пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, было включено в соответствующую формулу на стадии экспертизы заявки.

В такой ситуации Роспатент счел необходимым исследовать материалы первоначальной заявки на получение патента с целью выяснения того, было ли раскрыто искомое соединение в описании группы изобретений.

Исследовав описание группы изобретений, содержащееся в первоначально поданной заявке, административный орган отметил, что соединение, охарактеризованное в пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, подпадает под общую структурную формулу соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы группы изобретений по спорному патенту (который приведен в первоначальных материалах заявки).

Кроме того, Роспатент выяснил, что в материалах первоначально поданной заявки (в описании заявленного изобретения) раскрыто конкретное соединение, которое в ходе экспертизы было включено в формулу группы изобретений по спорному патенту в зависимый пункт 16.

В такой ситуации административный орган отклонил доводы компании ASTRAZENECA о том, что конкретное соединение, охарактеризованное в зависимом пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, не было раскрыто в первоначальных материалах заявки.

Не согласившись с решением Роспатента, компания ASTRAZENECA обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и его соответствие требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении дела, суд первой инстанции, ссылаясь на пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходил из того, что с учетом даты подачи заявки на выдачу спорного патента (02.10.2000) охраноспособность группы изобретений по спорному патенту определяется на основании Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила N 82), а с учетом даты подачи возражения в Роспатент (15.02.2022) основания подачи возражения и порядок его рассмотрения определяются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261.

Суд первой инстанции констатировал: компания ASTRAZENECA не оспаривает вывод Роспатента о том, что соединение, включенное в зависимый пункт 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, подпадает под общую структурную формулу соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 данной формулы, которая присутствовала в материалах заявки N 2002109477 на дату ее подачи (публикация WO 01/027128).

Поскольку компания ASTRAZENECA настаивала на том, что в первоначальных материалах заявки отсутствовало раскрытие конкретного соединения, которое на стадии экспертизы было включено в формулу группы изобретений по спорному патенту в качестве зависимого пункта 16, суд первой инстанции проверил выводы Роспатента по этому вопросу.

Суд первой инстанции учел, что соединение по зависимому пункту 16 формулы группы изобретений по спорному патенту выражено следующей химической формулой:

По результатам исследования первоначальной заявки, в том числе описания заявленной группы изобретений, суд первой инстанции установил: на стр. 8-9 первоначальной заявки указано, что созданы С-арилглюкозидные соединения, имеющие формулу (I), в которой в том числе R ¹, R ² и R ^2a независимо обозначают водород или галоген, R ³ и R ⁴ независимо обозначают водород, OR ⁵, R ⁵ обозначают алкил; А обозначает (СН ₂)n, где n обозначает 0-3, или его фармацевтически приемлемые соли; в описании указано, что термин "галоген" относится в том числе к хлору (стр. 29 описания первоначальной заявки); алкил представляет собой в том числе этил (стр. 26 описания первоначальной заявки).

С учетом этих сведений суд первой инстанции согласился с мнением административного органа о том, что в первоначальной заявке (в описании заявленного изобретения) раскрыто конкретное соединение, которое на стадии экспертизы включено в формулу группы изобретений по спорному патенту в качестве зависимого пункта 16.

Установив, что правила раскрытия формулы изобретения в данном случае не нарушены, суд отказал в удовлетворении заявленного компанией ASTRAZENECA требования.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта, о применимом законодательстве, о том, что соединение, охарактеризованное в зависимом пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, подпадает под общую структурную формулу, раскрытую в независимом пункте 1 этой формулы в первоначальных материалах заявки.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе компания ASTRAZENECA со ссылкой на подпункт 4 пункта 20 Правил N 82 утверждает: суд первой инстанции не опроверг то, что соединение по пункту 16 формулы группы изобретений по спорному патенту отсутствовало в описании и в формуле группы изобретений в первоначально поданной заявке как специально полученное и исследованное, будучи включенным в формулу группы изобретений по спорному патенту лишь в ответе на запрос экспертизы.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что для вывода о раскрытии в материалах заявки конкретного соединения недостаточно, что это соединение подпадает под общую структурную формулу, приведенную в материалах заявки, полагает, что в исследуемых материалах должно быть раскрыто именно это конкретное соединение.

По мнению заявителя кассационной жалобы, Роспатент также нарушил методологию оценки сущности изобретения, поскольку химическое соединение, представленное в пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, является функционально самостоятельным соединением и с учетом требований подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил N 82 и пояснений, содержащихся в пункте 1.6.2.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 08.07.1999 N 134 (далее - Рекомендации N 134), подлежало самостоятельному патентованию как "селективное изобретение".

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что суд первой инстанции дал неправильную оценку представленному им заключению А.С. Ворожевич, которое, по мнению компании ASTRAZENECA, подтверждает его правоту в данном споре.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно статье 20 Патентного закона в течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения. Исправления и уточнения могут быть представлены по заявке на изобретение и по истечении указанного срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

В силу пункта 2 статьи 21 Патентного закона, если в соответствии со статьей 20 этого Закона заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 20 Правил N 82 в том случае, когда дополнительные материалы содержат измененную формулу изобретения, устанавливается, предусматривают ли изменения формулы включение в нее одного или нескольких независимых пунктов изобретения, не выделенных в качестве таковых в первоначальной формуле.

Как следует из подпункта 4 пункта 20 Правил N 82, при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу патентного ведомства и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. В том случае, когда заявка относится к группе изобретений - вариантов, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этому изобретению группы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил N 82 зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. В силу положений подпункта 2 пункта 3.3.2.5 Правил N 82, если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы о том, что вывод о достаточности раскрытия спорного соединения в материалах заявки на получение патента на группу изобретений на день ее подачи сделан Роспатентом и судом первой инстанции исходя из того, что такое соединение подпадает под общую структурную формулу, раскрытую в материалах заявки на дату ее подачи.

Охвата конкретного соединения общей структурной формулой, безусловно, недостаточно для признания спорного соединения раскрытым в материалах заявки. С этим согласен президиум Суда по интеллектуальным правам, это же отмечено в заключении А.С. Ворожевич, которое податель кассационной жалобы полагает по какой-то причине опровергающим решение суда.

Вместе с тем, вопреки мнению компании ASTRAZENECA, Роспатент и суд первой инстанции проанализировали содержание заявки на получение спорного патента на дату ее подачи и установили, что в исследуемых материалах раскрыто конкретное химическое соединение, которое впоследствии (на стадии экспертизы) было включено в формулу группы изобретений по спорному патенту в качестве зависимого пункта 16.

Ни административный орган, ни суд первой инстанции не опровергали позицию подателя возражения, состоящую в том, что искомое соединение не содержалось в первоначальной формуле группы изобретений (в формулу оно действительно было включено позднее - на стадии экспертизы).

Вывод о раскрытии этого соединения в первоначальных материалах заявки основан на том, что оно было выявлено в материалах описания группы изобретений, представленного в первоначально поданной заявке.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что выводы Роспатента и суда первой инстанции о раскрытии спорного соединения соответствуют материалам дела, в том числе описанию группы изобретений, содержащемуся в материалах заявки на дату ее подачи.

Суд первой инстанции правильно указал со ссылкой на конкретные страницы описания, содержащегося в заявке на получение патента на дату ее подачи, на наличие информации о создании С-арилглюкозидных соединений, имеющих формулу (I), в которой в том числе R ¹, R ² и R ^2a независимо обозначают водород или галоген; R ³ и R ⁴ независимо обозначают водород; OR ⁵, R ⁵ обозначают алкил; А обозначает (СН ₂)n, где n обозначает 0-3, или его фармацевтически приемлемые соли; термин "галоген" относится в том числе к хлору; алкил представляет собой в том числе этил.

В решении суда первой инстанции верно отмечено: чтобы структура соединения соответствовала соединению по зависимому пункту 16 формулы группы изобретений по спорному патенту нужно, чтобы R ¹ или R ² или R ^2a являлись водородом, водородом и галогеном; А являлось метильной (-СН ₂-) группой (n=1), R ³ или R ⁴ обозначает водород и OR ⁵, где R ⁵ является алкилом.

Для полного уточнения структуры нужно, чтобы R ⁵ обозначал конкретную алкильную группу, а именно этильную группу (-СН ₂СН ₃ или Et). Это указано на страницах 26-27 описания заявки на дату ее подачи: "термин "низший алкил" включает углеводороды с линейной и разветвленной цепью, более предпочтительно 1-8 атомов углерода, в нормальной цепи, в том числе такие как этил.

Суд первой инстанции справедливо отметил, что "термин "галоген" или "галоид" ("гало"), употребляемый в данном описании один или как часть другой группы, относится в том числе к хлору (предпочтительными являются хлор или фтор). В данной части суд первой инстанции допустил опечатку в номере страницы описания, правильно должна быть указана страница 31.

Данные выводы Роспатента и суда первой инстанции заявитель кассационной жалобы не опроверг, приводя лишь ничем не мотивированные доводы о том, что искомое соединение не раскрыто (но не указывая, какой информации не хватает для вывода о раскрытии такого соединения).

Дополнительно, для устранения сомнений в раскрытии искомого соединения в описании группы изобретений, содержащемся в первоначальных материалах заявки, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

Описание структуры соединений формулы I, приведенное на странице 8, означает образование цикла из двух групп R ¹, R ² и R ³.

Действительно, структура спорного соединения требует, чтобы эти заместители были отдельными группами, однако такая структура соответствует описанию формулы соединения IA (стр. 11 описания; формула I и формулы IA совпадают, только указано разное описание заместителей к этим формулам) и описанию формулы соединения IB (стр. 12 описания).

Таким образом, структура искомого соединения вытекает и из описания формулы IA и IВ.

В описании заявленной группы изобретений на дату подачи заявки содержится уточнение структуры искомого соединения в части точного расположения всех заместителей в бензольных кольцах: предпочтительными являются соединения формулы IA (формула Маркуша IA аналогична формуле I), где А обозначает СН ₂ в м-положении относительно глюкозида (стр. 11 описания), а также указано, что соединение формулы I структуры IB имеет R ¹, который предпочтительно находится в пара-положении к гликозидной связи, и обозначает водород, галоген или низший алкил, и заместитель R ⁴, который находится в пара-положении, и обозначает OR ^5a (стр. 12 описания; как уже указывалось, R ^5a - это алкил).

Приведенное расположение атомов в полной мере соответствует структуре соединения по зависимому пункту 16 формулы группы изобретений по спорному патенту.

Высказанное в судебном заседании предположение компании ASTRAZENECA о неясности расположения заместителей в бензольных кольцах президиум Суда по интеллектуальным правам также не может поддержать, поскольку в примере 12 на стр. 80 описания приведено соединение со структурной формулой , а общеизвестно, что условия проведения реакции получения такого соединения из метоксибензола и этоксибензола будут аналогичны.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о несостоятельности доводов компании ASTRAZENECA о том, что соединение, охарактеризованное в зависимом пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, не раскрыто в первоначальных материалах заявки. Как правильно установили Роспатент и суд, это соединение раскрыто в первоначальном описании группы изобретений.

В такой ситуации ссылка компании ASTRAZENECA на то, что спорное соединение должно было патентоваться как самостоятельное изобретение (подпункт 4 пункта 19.5.3 Правил N 82 и разъяснения, содержащиеся в Рекомендациях N 134) подлежит отклонению: в данном случае рассматривался не вопрос о том, может ли это соединение быть запатентовано в качестве самостоятельного изобретения, а вопрос о том, могло ли оно быть включено в формулу рассматриваемой группы изобретений на стадии экспертизы.

Условием для такого включения является раскрытие этого соединения в первоначальных материалах заявки.

Поскольку Роспатент и суд первой инстанции правильно установили факт раскрытия искомого соединения в описании, содержащемся в заявке на получение патента на день ее подачи, отсутствовали препятствия для включения такого соединения в формулу группы изобретений на стадии экспертизы в качестве зависимого пункта формулы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает необоснованность ссылки заявителя кассационной жалобы на пункт 19.5.3 Правил N 82, который относится к проверке изобретательского уровня изобретения и не регулирует рассматриваемые отношения.

Что касается довода заявителя кассационной жалобы о нарушении норм статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при оценке заключения Ворожевич А.С., президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как усматривается из решения суда первой инстанции, правовое заключение Ворожевич А.С. было предметом исследования Суда по интеллектуальным правам и получило правовую оценку как не влияющее на правильность вывода Роспатента о раскрытии соединения по зависимому пункту 16 формулы группы изобретений по спорному патенту в материалах заявки на дату ее подачи (конкретно - в описании заявленной группы изобретений на эту дату).

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что в отзыве компании KRKA содержатся не только возражения против кассационной жалобы компании ASTRAZENECA, но и самостоятельные доводы. Однако поскольку компания KRKA кассационную жалобу не подавала, ее аргументы, не относящиеся к возражениям на кассационную жалобу, рассмотрению не подлежат (часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу N СИП-796/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица ASTRAZENECA AB (регистрационный номер 556011 7482) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

Е.Ю. Борзило