Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2023 г. N С01-1591/2023 по делу N СИП-570/2022 Суд отменил решение суда первой инстанции, заявление о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение удовлетворил, поскольку Роспатент неверно определил дату приоритета спорной группы изобретений, неверно определен и уровень техники, учитываемый для целей проверки соответствия этой группы изобретений на соответствие условию патентоспособности "новизна" (документ не действует)

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2023 г. N С01-1591/2023 по делу N СИП-570/2022

ГАРАНТ:

Определением СК по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17 июня 2024 г. N 300-ЭС23-27880 по делу N СИП-570/2022 настоящий документ отменен

Резолютивная часть постановления объявлена 2 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 октября 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (marjeka cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenija, идентификационный код 5043611000) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2643764 на изобретение "Способы получения и использования ингибитора SGLT2" по заявке N 2013115635/63.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо ASTRAZENECA AB (S-151 85 Sverige (SE)).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto - Залесов А.В., Озолина И.Е. (по доверенности от 23.05.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-287/41и);

от иностранного лица ASTRAZENECA AB - Довгалюк А.И., Угрюмов В.М. (по доверенности от 04.11.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (далее - компания KRKA) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2643764 на изобретение "Способы получения и использования ингибитора SGLT2" (далее - оспариваемое решение, спорный патент, спорная группа изобретений соответственно).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо ASTRAZENECA AB (далее - компания ASTRAZENECA).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2023 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания KRKA просит отменить решение суда первой инстанции, признать недействительным оспариваемое решение и обязать административный орган аннулировать спорный патент.

Роспатент представил письменные объяснения, в которых указал на то, что выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушений либо неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, в связи с чем основания для отмены обжалуемого решения отсутствуют.

Компания ASTRAZENECA представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просила отказать в удовлетворении кассационной жалобы, оставить в силе решение суда первой инстанции как законное и обоснованное.

В судебное заседание явились представители компании KRKA, административного органа и третьего лица.

Представители заявителя настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.

Представители Роспатента и компании ASTRAZENECA возражали против доводов заявителя кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, иностранное лицо Bristol Myers Squibb (далее - компания Bristol Myers Squibb) подало в Роспатент заявку N 2004137489 на изобретение "C-Арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способы их применения". Данная заявка является переведенной в национальную фазу в Российской Федерации международной заявкой PCT/US03/15591, дата подачи международной заявки - 15.05.2003. Приоритет заявки установлен 20.05.2002 по заявке США 10/151,436. Заявка PCT/US03/15591 опубликована 04.12.2003 как WO 03/099836.

На основании заявки N 2004137489 выдан патент Российской Федерации N 2337916 на изобретение "C-Арил глюкозидные SGLT2 ингибиторы и способы их применения". Правообладателем названного патента являлась компания ASTRAZENECA на основании договора об отчуждении исключительного права (дата и номер государственной регистрации договора: 20.06.2014 РД0150082). Дата начала отсчета срока действия патента - 15.05.2003.

Компания Bristol Myers Squibb 06.06.2008 подала в Роспатент заявку N 2008122558 на изобретение "Фармацевтическая комбинация, содержащая ингибитор SGLT2", которая является выделенной из заявки N 2004137489.

На основании заявки N 2008122558 выдан патент N 2489151. Дата начала отсчета срока действия патента - 15.05.2003. На основании договора об отчуждении исключительного права (дата и номер государственной регистрации отчуждения права: 16.03.2016 РД0193721) патентообладателем изобретения является компания ASTRAZENECA.

Эта же компания 08.04.2013 подала в Роспатент заявку N 2013115635, выделенную из заявки N 2008122558, на группу изобретений "Способы получения и использования ингибитора SGLT2". Согласно данным открытого реестра 24.06.2014 подано ходатайство об изменении заявителя при передаче права на патент. На основании заявки N 2008122558 был выдан спорный патент на имя компании ASTRAZENECA. Дата начала отсчета срока действия патента - 15.05.2003.

Спорный патент на группу изобретений (индексы Международной патентной классификации A61K 31/70 (2006.01), A61P 3/10 (2006.01), индексы совместной патентной классификации A61K 31/70 (2006.01), A61K2121/00 (2006.01)) был выдан со следующей формулой:

"1. Способ получения соединения, имеющего структуру , включающий обработку соединения, имеющего структуру основанием.

2. Способ по п. 1, в котором основание представляет собой LiOH или NaOH.

3. Способ по п. 1 или 2, в котором обработку проводят в растворителе, выбранном из группы, состоящей из смеси H ₂O/THF/MeOH в соотношении 1:2:3, водного метанола и водного этанола.

4. Способ по п. 1 или 2, дополнительно включающий перекристаллизацию соединения, имеющего структуру

.

5. Способ получения соединения, имеющего формулу

,

включающий восстановление соединения, имеющего формулу

,

восстанавливающим агентом.

6. Способ по п. 5, в котором восстанавливающий агент представляет собой Et ₃SiH, и реакцию проводят в присутствии кислого катализатора Льюиса.

7. Способ по п. 6, в котором кислый катализатор Льюиса представляет собой BF ₃·Et ₂O.

8. Способ получения соединения, имеющего формулу

,

включающий ацетилирование соединения, имеющего формулу

,

с Ас ₂О в растворителе, содержащем основание и катализатор, с получением соединения, имеющего формулу

,

а затем его обработку восстанавливающим агентом.

9. Способ по п. 8, в котором ацетилирование осуществляют в толуоле или CH ₂Cl ₂, содержащем основание Хьюнига или Et ₃N и диметиламинопиридин.

10. Способ по п. 8 или 9, в котором восстанавливающий агент представляет собой Et ₃SiH, и восстановление осуществляют в MeCN, содержащем 1 эквивалент Н ₂О и BF ₃·Et ₂O.

11. Способ получения соединения, имеющего структуру

,

включающий обработку соединения, полученного способом по пп. 1, 5 или 8, уксусным ангидридом.

12. Способ по п. 11, в котором обработку уксусным ангидридом осуществляют в CH ₂Cl ₂ в присутствии пиридина и диметиламинопиридина.".

В Роспатент 22.09.2021 поступило возражение компании KRKA против выдачи спорного патента, мотивированное несоответствием группы изобретений условию патентоспособности "новизна", наличием в независимых пунктах 5-12 формулы группы изобретений, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, и несоответствием группы изобретений по пунктам 5-12 (независимые пункты 5, 8, 11 формулы группы изобретений) условию патентоспособности "промышленная применимость".

К возражению были приложены среди прочего копии следующих материалов:

заявка N 2004137489, дата публикации 27.06.2005;

патент Российской Федерации N 2337916, дата публикации 27.06.2005.

Основные доводы возражения сводились к следующему:

выделенная заявка N 2013115635 была подана после того, как по первоначальной заявке N 2004137489 был выдан патент Российской Федерации N 2337916;

правомерно установленным приоритетом изобретения по спорному патенту должен быть приоритет по дате поступления документов заявки N 2013115635, т.е. 08.04.2013;

ввиду публикации заявки N 2004137489 27.06.2005 и публикации патента Российской Федерации N 2337916 группа изобретений по пунктам 1-4 (или по пунктам 1-12) формулы с корректно установленным приоритетом от 08.04.2013 не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку совокупность признаков, характеризующих группу изобретений по спорному патенту, раскрыта в вышеуказанных описаниях заявки и в патенте;

в отношении наличия в формуле группы изобретений признаков, не раскрытых на дату подачи заявки, компания КРКА отмечает, что если принять в качестве даты подачи дату подачи первоначальной заявки - 15.05.2003, то документами заявки, раскрытыми на эту дату, являются описание и формула международной заявки PCT/US03/15591, между тем совокупность признаков, охарактеризованная в независимом пункте 5 формулы и зависимых от него пунктах 6 и 7 формулы, независимом пункте 8 и зависимых от него пунктах 9-10, независимом пункте 11 и зависимом от него пункте 12, отсутствует в документах вышеуказанной международной заявки;

податель возражения полагал нераскрытыми ряд иных признаков спорной группы изобретений;

суть доводов возражения о несоответствии группы изобретений по пунктам 5-12 (независимые пункты 5, 8, 11) формулы условию патентоспособности "промышленная применимость" сводились к тому, что способы по независимым пунктам 5, 8 и 11 формулы при условии правомерного установления приоритета от 08.04.2013 в соответствии с действовавшими на данную дату нормативными документами не соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость" ввиду отсутствия раскрытия средств и методов их осуществления в описании, а также ввиду отсутствия подтверждения реализации назначения.

Решением Роспатента от 30.04.2022 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного патента оставлена в силе.

Принимая оспариваемое решение, административный орган исходил из того, что в описании заявки по спорному патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление группы изобретений в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 11 формулы группы изобретений спорного патента с реализацией указанного назначения.

Административный орган также пришел к выводу о том, что изобретения по пунктам 5-12 формулы группы изобретений соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость".

В отношении доводов возражения о несоответствии группы изобретений по пунктам 1-12 формулы группы изобретений условию патентоспособности "новизна" Роспатент принял во внимание, что заявка N 2013115635, по которой выдан спорный патент, является одной из цепочки выделенных заявок (N 2004137489 - N 2008122558 - N 2013115635). По мнению административного органа, при подаче каждой из заявок было соблюдено условие получения приоритета по выделенной заявке.

Роспатент подчеркнул, что при соблюдении условий выделения заявок приоритет изобретения устанавливается по дате подачи предыдущей заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. По мнению административного органа, в соответствии упомянутым выше "каскадом" заявок заявка, из которой непосредственно производится выделение (т.е. заявка, послужившая основанием для выделения), является первоначальной, и, следовательно, при наличии у нее права на более ранний приоритет, выделенная из нее заявка также имеет право на установление такого приоритета. При этом ограничений, касающихся того, что выделенная заявка не может послужить основанием для выделения из нее последующей заявки, в статье 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не содержится, как и не установлены ограничения на количество предшествующих заявок. Мерой, пресекающей злоупотребление правом, является установление даты отсчета срока действия патента: как видно из приведенного выше "каскада" заявок, все выделенные заявки имеют одну дату начала отсчета срока действия патента.

Роспатент в качестве даты приоритета по спорному патенту исходил из даты 20.05.2002. В связи с установлением названной даты приоритета административный орган счел, что заявка N 2004137489 не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна", поскольку стала общедоступной 27.06.2005 (дата публикации заявки), т.е. после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), который Роспатент признал применимым к спорным отношения с учетом определенной даты приоритета, послужили основанием для вывода административного органа о том, что в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна".

Не согласившись с решением административного органа, компания KRKA обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и его соответствие требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении дела, суд первой инстанции, ссылаясь на пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), исходил из того, что с учетом даты подачи заявки (15.05.2003) законодательство для оценки патентоспособности группы изобретений по спорному патенту включает Патентный закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила N 82). С учетом даты фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти (08.04.2013) законодательство для оценки правомерности проведения административных процедур, предшествующих выдаче патента, включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату поступления заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент N 327).

Компания KRKA в суде первой инстанции не оспаривала выводы Роспатента в части соответствия группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость", а также выводы о полноте раскрытия изобретения в материалах заявки, поэтому соответствующие выводы не были предметом судебной оценки.

Проверив оспариваемые выводы административного органа о соответствии спорной группы изобретений условию патентоспособности "новизна", суд первой инстанции признал их обоснованными.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что приоритет группы изобретений по спорному патенту правомерно установлен по дате приоритета, установленного для заявки N 2008122558, признанной по отношению к спорной заявке первоначальной и из которой выделена спорная заявка: 20.05.2002.

Принимая во внимание наличие цепочки выделенных заявок, суд первой инстанции исходил из того, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной, и по ней не было принято решение о выдаче патента; патентообладатель выполнил все условия для установления приоритета группы изобретений по всем указанным заявкам по дате подачи приоритетной заявки US10/151,436 от 20.05.2002.

Суд первой инстанции квалифицировал заявку N 2008122558 в качестве первоначальной по отношению к выделенной из нее заявки N 2013115635 и при проверке правомерности установления приоритета по последней заявке учитывал, что данная заявка была подана до принятия по первоначальной заявке на группу изобретений решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана (решение об отказе не принималось), или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации (согласно сведениям из Реестра публикация сведений о патенте Российской Федерации N 2489151, выданном на основании заявки N 2008122558 состоялась 10.08.2013, т.е. после даты подачи выделенной заявки N 2013115635 (08.04.2013)).

При принятии обжалуемого решения суд первой инстанции поддержал позицию административного органа о том, что одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной, и первоначальной.

Таким образом, суд первой инстанции исходил из того, что при наличии "каскада" из последовательно выделяемых заявок для каждой последующей заявки первоначальной является предыдущая (как полагали Роспатент и компания ASTRAZENECA), а не самая первая в "каскаде" выделений заявка (как полагала компания KRKA).

Правовых оснований для установления приоритета по выделенной заявке N 2013115635 по дате поступления документов по ней (08.04.2013), суд первой инстанции не выявил.

С учетом этого суд первой инстанции констатировал, что заявка N 2004137489 не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна", поскольку стала общедоступной 27.06.2005 (с даты публикации), т.е. после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту.

Суд первой инстанции также признал несостоятельным довод компании KRKA о том, что при проверке соответствия группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2643764 условию патентоспособности "новизна" Роспатент неверно применил положения статьи 4 Патентного закона вместо пунктов 1 и 2 статьи 1350 ГК РФ.

На основании изложенного суд первой инстанции признал оспариваемый ненормативный правовой акт законным и оставил требования заявителя без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о том, что рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному патенту относится к полномочиям Роспатента, о соблюдении процедуры рассмотрения возражения, а также об отсутствии правовых оснований для судебной проверки соответствия спорного патента условию патентоспособности "промышленная применимость" и требованию о полноте раскрытия изобретения в материалах заявки.

Кроме того, не оспариваются и установленные судом первой инстанции фактические обстоятельства (в том числе касающиеся дат и обстоятельств подачи и выделения заявок).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на неправильном применении судом первой инстанции норм материального права, в частности положений пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 ГК РФ по следующим основаниям.

В кассационной жалобе компания KRKA указывает на то, что суд первой инстанции не применил пункт 1 статьи 1363 и пункт 3 статьи 1375 ГК РФ, которыми устанавливаются требования к тому, какая заявка является первоначальной заявкой для патента, выданного по выделенной заявке. При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, факт начала отсчета срока действия спорного патента с 15.05.2003 установлен документально.

Заявитель кассационной жалобы акцентирует внимание на том, что Роспатент, как государственный орган, оказывающий государственную услугу по рассмотрению заявки, не вправе произвольно устанавливать, какая заявка является первоначальной. Признание в качестве первоначальной заявки любой заявки, из которой происходит выделение выделенной заявки, не предусмотрено ни одним нормативным правовым актом.

Компания КРКА оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что первоначальной является заявка N 2008122558. По смыслу пункта 1 статьи 1363 и пункта 3 статьи 1375 ГК РФ первоначальной заявкой для патента, выданного по выделенной заявке, является та заявка, от даты поступления которой уполномоченный орган отсчитывает срок действия исключительного права на изобретение.

По мнению подателя кассационной жалобы, только заявка N 2004137489 является первоначальной для выделенной заявки N 2013115635.

Компания KRKA полагает, что суд первой инстанции в нарушение требований пункта 4 статьи 1381 ГК РФ неправильно определил дату приоритета изобретений по спорному патенту: такой приоритет мог быть установлен только по дате поступления в Роспатент документов заявки N 2013115635 - 08.04.2013.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что он оспаривает не саму возможность подачи нескольких выделенных заявок в соответствии с действующим законодательством, а настаивает на правильном установлении приоритета по таким заявкам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В первую очередь, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что спорным правовым вопросом в рамках настоящего дела является вопрос о порядке определения приоритета по выделенной заявке, а также о том, какая заявка является первоначальной в целях установления приоритета.

Вопреки мнению третьего лица, компания КРКА не оспаривает принципиальную возможность осуществления выделения заявки из ранее выделенной заявки.

Проверяя решение суда первой инстанции в пределах заявленных в кассационной жалобе доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из допустимости последовательного выделения заявок и в рамках настоящего постановления разрешает правовой вопрос лишь о порядке установления даты приоритета по заявкам, выделенным из выделенных заявок.

Правовое регулирование института выделения заявок и определения по ним дат приоритета в ГК РФ носит фрагментарный характер, не содержит подробной конкретизации соответствующей процедуры, с учетом чего содержание правовых норм устанавливается президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании анализа как самой спорной нормы права, так и ее соотношения с нормами международного права, на которых она основана.

Возможность разделения заявки предусмотрена пунктом G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) для двух случаев:

в случае, если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета (подпункт 1 пункта G статьи 4 Парижской конвенции);

заявитель может по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение (подпункт 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции).

Названные нормы является нормами прямого действия.

В настоящем деле рассматривается второй случай - возможность разделения (выделения в терминологии российского законодательства) заявок заявителем по своей инициативе, для которой Парижская конвенция определяет возможность сохранения даты приоритета и указывает, что условия разделения (выделения) конкретизируются в национальном законодательстве.

Согласно пункту 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных названным Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов (пункт 3 статьи 1375 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 11 Договора о патентной кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970) получающее ведомство устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения международной заявки (при условии соблюдения названных в названном пункте условий).

Таким образом, по смыслу приведенных норм права, датой подачи первоначальной заявки для заявки, являющейся национальной фазой международной заявки, является дата получения международной заявки уполномоченным органом.

По смыслу приведённых норм права первоначальная заявка может быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет.

Первоначальной заявкой для патента, выданного по выделенной заявке, является та, от даты поступления которой уполномоченный орган отсчитывает срок действия исключительного права на изобретение.

В том случае, если имеется "каскад" заявок - несколько последовательно выделенных заявок, - необходимость учета первой из числа последовательных заявок (той, из которой произошло самое первое выделение) обусловлена не только правилами установления даты приоритета, она учитывается и в иных целях.

Так, согласно пункту 24.3.3 Административного регламента N 327 при проверке соблюдения условия, связанного с раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материалах, в случае испрашивания приоритета по выделенной заявке устанавливается, раскрыто ли изобретение в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, - то в первой заявке.

Совершенно очевидно, что для установления даты приоритета именно по дате подачи первой заявки из "каскада" заявок под первоначальной заявкой понимается именно она, поскольку если в ней спорное техническое решение не раскрыто, требование раскрытия изобретения в первоначальной заявке для конкретной выделенной из выделенной заявки считать соблюденным нельзя, даже если такое техническое решение (пусть и в нарушение норм ГК РФ) раскрыто в одной из промежуточных (притом что, безусловно, конкретное техническое решение должно быть раскрыто и во всех промежуточных).

При этом термин "первоначальная заявка" во всех правовых целях должен рассматриваться с одинаковым значением.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает следующее.

С учетом положений подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции национальный законодатель вправе конкретизировать условия, при которых разрешается разделение (выделение) заявок и определение даты приоритета по дате подачи первоначальной заявки (или по иной дате, по которой определяется дата приоритета первоначальной заявки).

Так, не исключается возможность законодателю связать условия определения даты приоритета как с обстоятельствами подачи первоначальной заявки (и выдачи по ней патента), так и с обстоятельствами подачи предыдущей заявки (и выдачи по ней патента).

Сама по себе Парижская конвенция упоминает только первоначальную заявку ("la demande initiale" в аутентичном тексте на французском языке или "the initial application" в официальном переводе на английский язык).

При этом, например, Европейская патентная конвенция в развитие положений Парижской конвенции в статье 76 связывает обстоятельства разделения заявок с предшествующей заявкой ("la demande " и "the earlier application" в аутентичных текстах на французском и английском языках соответственно).

В отличие от этого пункт 4 статьи 1381 ГК РФ, вслед за Парижской конвенцией, для конкретизации правил установления приоритета указывает на необходимость учета именно первоначальной, а не предшествующей заявки.

Вопреки позиции Роспатента и компании ASTRAZENECA, первоначальная и предшествующая заявки не всегда совпадают (первоначальной является первая в "каскаде" заявок, а предшествующей - та, из которой последняя заявка выделена).

Без специального указания в законе о необходимости учета именно предшествующей заявки (в расширение положений Парижской конвенции) учету подлежит первоначальная заявка (прямо указанная в Парижской конвенции).

В рассматриваемом случае первоначальной заявкой является заявка N 2004137489, дата поступления которой в международное получающее ведомство 15.05.2003.

Установление начала отсчета срока действия патентов по первоначальной и всем выделенным заявкам с 15.05.2003 также свидетельствует о том, что первоначальной заявкой является заявка N 2004137489, дата поступления которой в международное получающее ведомство 15.05.2003.

Установление приоритета изобретения определяется по правилам, предусмотренным статьей 1381 ГК РФ, согласно пункту 4 которой приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная данным Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

Следовательно, установление более раннего приоритета по первоначальной заявке производится по дате этого приоритета при условии, предусмотренном данной нормой.

В соответствии с пунктом 24.3.2.4 Административного регламента N 327, действующего на дату определения приоритета по спорной заявке, при испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке проверяется соблюдение следующих условий:

подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до государственной регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

Как указано ранее, первоначальной заявкой для выделенной заявки N 2013115635 является заявка N 2004137489.

Как установил суд первой инстанции, на основании заявки N 2004137489 выдан патент по свидетельству Российской Федерации N 2337916, сведения о котором опубликованы 10.11.2008.

Таким образом, на дату подачи выделенной заявки N 2013115635 (08.04.2013) по первоначальной заявке N 2004137489 осуществлена государственная регистрация изобретения.

Это в силу прямого указания ГК РФ и Административного регламента N 327, исключает для выделенной заявки N 2013115635 возможность установления даты приоритета по первоначальной заявке N 2004137489.

Административный орган и поддержавший его выводы суд первой инстанции нарушили положения пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375 ГК РФ, пункта 4 статьи 1381 ГК РФ, исходя из системного толкования которых правомерное установление приоритета по выделенным заявкам (по дате приоритета первоначальной заявки) может быть осуществлено только до выдачи патента по первоначальной заявке, в которой первоначально раскрыто изобретение (в случае, если такой патент выдан).

При таких обстоятельствах у административного органа отсутствовали правовые основания для установления приоритета группы изобретений по спорному патенту по дате подачи заявки N 2004137489, поскольку по ней был выдан патент на дату подачи спорной заявки N 2013115635, что является препятствием для установления приоритета по дате подачи первоначальной заявки.

Положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ об установлении приоритета по выделенной заявке являются исключением из общего правила определения приоритета, которые подлежат применению при наличии указанных выше условий. Несоответствие выделенной заявки таким условиям влечет установление даты приоритета по общим правилам, предусмотренным пунктом 1 этой же статьи, - по дате подачи в Роспатент заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Эту дату суд первой инстанции установил - 08.04.2013.

Соответственно датой приоритета изобретения по заявке N 2013115635 является 08.04.2013.

В силу пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

С учетом того что Роспатент неверно определил дату приоритета спорной группы изобретений, неверно определен и уровень техники, учитываемый для целей проверки соответствия этой группы изобретений на соответствие условию патентоспособности "новизна".

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Поскольку суд первой инстанции правильно определил имеющие значение для дела обстоятельства, но допустил нарушение норм материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным принять новое решение по делу, не направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявленные требования компании КРКА подлежат удовлетворению, решение Роспатента от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 22.09.2021 возражения против выдачи спорного патента подлежит признанию недействительным как не соответствующее положениям пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 ГК РФ и подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции.

Неправильное установление административным органом даты приоритета по спорной заявке фактически привело к неосуществлению проверки спорного изобретения условию патентоспособности "новизна", поскольку первоначальная заявка N 2004137489 и выданный на ее основании патентный документ в нарушение положений пункта 2 статьи 1350 ГК РФ не были включены в уровень техники. В связи с этим в качестве восстановительной меры президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение Компании КРКА с учетом выводов, изложенных в настоящем судебном акте.

Судебные расходы в размере 4500 рублей государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на административный орган.

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации компании КРКА следует возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы государственную пошлину в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2023 по делу N СИП-570/2022 отменить.

Заявление иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.04.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 22.09.2021 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2643764 на группу изобретений "Способы получения и использования ингибитора SGLT2" как не соответствующее положениям пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1363, пункта 3 статьи 1375, пункта 4 статьи 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 2 пункта G статьи 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 22.09.2021 возражение иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto против выдачи патента Российской Федерации N 2643764 на группу изобретений "Способы получения и использования ингибитора SGLT2".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (идентификационный код 5043611000) 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Возвратить иностранному лицу KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (идентификационный код 5043611000) в лице плательщика общества с ограниченной ответственностью "Патентно-правовая фирма "А. Залесов и партнеры" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 07.08.2023 N 1087 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова