Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2023 г. по делу N СИП-84/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое его использование, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2023 г. по делу N СИП-84/2023

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. N С01-269/2024 по делу N СИП-84/2023 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 5 декабря 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Славянская коллекция" (шоссе Киевское 22-й км, двлд. 4, стр. 1, этаж 7, блок А, оф. 718А, вн.тер.г. поселение Московский, Москва, 108811, ОГРН 1097327002992) к акционерному обществу "Кондитерская фабрика "Ударница" (ул. Шаболовка, д. 13, стр. 1, Москва, 119049, ОГРН 1027739057037) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении части товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Славянская коллекция" - Бердников А.И. (по доверенности от 10.03.2023), Санхинес Клепикова Ж. (по доверенности от 10.06.2022);

от акционерного общества "Кондитерская фабрика "Ударница" - Валентик Е.Б. (по доверенности от 10.03.2023 N 029-23).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Славянская коллекция" (далее - общество "Славянская коллекция") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Кондитерская фабрика "Ударница" (далее - общество "Кондитерская фабрика "Ударница") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении части товаров 32-го класса "пиво" и 33-го класса "алкогольные напитки [за исключением пива]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование исковых требований общество "Славянская коллекция" указывает на то, что общество "Кондитерская фабрика "Ударница" не использует товарный знак в отношении части товаров 32-го класса МКТУ "пиво", 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]".

Истец полагает, что является заинтересованным лицом в частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274, поскольку совместно со своими лицензиатами занимается производством и реализацией алкогольных напитков.

В целях подготовки выпуска алкогольной продукции, маркированной словесным обозначением "Шармэль", подготовлены соответствующая рецептура и технологическая инструкция.

Кроме того, 20.12.2022 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" (далее - общество "АПК") был заключен предварительный лицензионный договор с целью подготовки необходимых документов и производственной структуры предприятия для выпуска алкогольной продукции под контролем истца и маркированной указанным словесным обозначением.

Общество "Славянская коллекция" констатирует, что 01.12.2022 направило в адрес общества "Кондитерская фабрика "Ударница" предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 32, 33-го классов МКТУ.

Между тем общество "Кондитерская фабрика "Ударница" оставило указанное предложение без удовлетворения.

Истец указывает на то, что является правообладателем серии товарных знаков: "" (по свидетельству N 73 - общеизвестный, по свидетельству Российской Федерации N 143339), "" (по свидетельству Российской Федерации N 272988), "" (по свидетельству Российской Федерации N 618390), "" (по свидетельству Российской Федерации N 635269), "" (по свидетельству Российской Федерации N 556685), "" (по свидетельству Российской Федерации N 320764), "" по свидетельству Российской Федерации N 228113, "" (по свидетельству Российской Федерации N 219011) в отношении однородных товаров 32-го, 33-го классов МКТУ.

По указанным товарным знакам с обществом "АПК" также заключены соответствующие лицензионные договоры (надлежащим образом зарегистрированы в Роспатенте) и под контролем истца на предприятии производится алкогольная продукция, маркированная указанными товарными знаками.

Истец отмечает, что 01.12.2022 им были подготовлены документы для подачи заявок в Роспатент на регистрацию обозначения "", "" в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. В тот же день по платежным поручениям N 335, N 336, N 337, N 338 проведена оплата пошлин за регистрацию заявок на товарные знаки по указанным словесным обозначениям. 02.12.2022 документы для регистрации указанных товарных знаков сданы в канцелярию Роспатента.

Дополнительно правовая позиция раскрыта истцом в процессуальных документах, поступивших в суд 28.02.2023, 13.03.2023, 10.04.2023, 29.06.2023, 24.08.2023, 30.08.2023.

22.09.2023 в Суд по интеллектуальным правам от истца поступило заявление о принятии обеспечительных мер, в котором общество "Славянская коллекция" просило запретить Роспатенту выносить решение по заявкам N 2022787097 и N 2022787096 до вступления в законную силу судебного акта по делу N СИП-84/2023. Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2023 заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором он возражает против удовлетворения заявленных требований.

Общество "Кондитерская фабрика "Ударница" обращает внимание на то, что документы, подтверждающие заинтересованность истца по делу, представлены в качестве доказательства после даты направления ответчику предложения об отказе от прав на товарный знак. Кроме того, ответчик полагает, что представленные документы не подтверждают реальное намерение истца использовать спорное обозначение в своей хозяйственной деятельности для производства товаров 32 и 33-го классов МКТУ. Также общество "Кондитерская фабрика "Ударница" указывает, что товарный знак "ШАРМЭЛЬ" используется ответчиком в отношении кондитерских изделий, в том числе пастилы, зефира и мармелада, зефира и пастилы в шоколаде, и в отношении данных рубрик товаров он является широко известным. Ввиду широкой известности и высокой степени различительной способности серии товарных знаков ответчика, использование оспариваемого товарного знака при маркировке алкогольной продукции способно вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Дополнительно правовая позиция раскрыта ответчиком в процессуальных документах, поступивших в суд 15.05.2023, 05.07.2023, 31.08.2023, 19.09.2023.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что административный орган не заинтересован в исходе спора, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании, состоявшемся 29.11.2023, представители истца поддержали заявленные требования.

Представитель ответчика возражал против их удовлетворения.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 228274 зарегистрирован 19.11.2002 (дата приоритета - 19.06.2002) на имя открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Ударница" в отношении широкого перечня товаров, в том числе в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво" и 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]" (далее - спорные товары, спорные рубрики).

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении вышеуказанных спорных товаров, а также на неиспользование правообладателем товарного знака, истец 01.12.2022 направил досудебное предложение в адрес ответчика.

Не получив согласия на отчуждение товарного знака, а также в связи с необращением правообладателя товарного знака в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак в отношении соответствующих товаров, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 03.02.2023 обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным правообладателю 01.12.2022. Как следует из отчета об отслеживании, размещенного на сайте акционерного общества "Почта России", предложение получено ответчиком 06.12.2022.

Рассматриваемое исковое заявление подано заявителем в суд 03.02.2023, то есть с соблюдением установленного законом срока.

Соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем, в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом представлены на материальном носителе и в электронном виде документы, в частности: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении истца и ответчика, документы о направлении искового заявления и документов ответчику, сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 228274, копия предложения о заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак с описью, чеком и отчетом об отслеживании отправления, рекламный проспект алкогольной продукции, материалы продукции с сайта общества "АПК", предварительный лицензионный договор, копия рецептуры и технологической инструкции на водку "ШАРМЭЛЬ", сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 143339, N 272988, N 618390, N 635269, N 556685, N 320764, N 228113, N 219011, копии заявок N 2022787097 и N 2022787096 на регистрацию обозначения "ШАРМЭЛЬ" в качестве товарного знака, платежные поручения N 335, 336, 337, 338, договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии от 01.09.2017 N 44, копия лицензии общества "АПК", копия лицензионного договора РД0402701, декларации Таможенного союза, распечатки продукции с сайта общества "АПК" в Интернете, рекламные материалы, заключение Роспатента от 18.08.2023, проект решения суда по делу N СИП-84/2023, договор поставки от 16.11.2020 N 6-1-019/002351-20 с приложениями, договор поставки алкогольной продукции от 26.06.2021 N П37.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия приходит к выводу об осуществлении истцом подготовительных действий к вводу в гражданский оборот товаров с использованием сходного с товарным знаком ответчика обозначением в отношении однородных товаров 32, 33-го классов МКТУ.

Возражая относительно признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении спорных товаров, ответчик указывает на то, что все представленные истцом документы относятся к периоду после даты направления соответствующего предложения; полагает, что на юридически значимую дату не сложился комплекс обстоятельств, позволяющих признать истца заинтересованным в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного средства индивидуализации товаров.

Судебная коллегия, оценив представленные истцом в материалы дела доказательства, датированные как до даты направления досудебного предложения, так и после, признает вышеуказанные аргументы ответчика несостоятельными в силу следующего.

Так, как усматривается из представленных истцом доказательств, на протяжении многих лет (явно задолго до даты подачи досудебного предложения) общество "Славянская коллекция" ведет деятельность в сфере организации производства алкогольной продукции, заключает лицензионные договоры с обществом "АПК" в отношении принадлежащих истцу товарных знаков с целью производства алкогольных напитков (при этом названный контрагент истца имеет соответствующую лицензию на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции). В частности, в материалы дела представлены лицензионный договор, заключенный между истцом и обществом "АПК" 01.09.2019 N 44 на использование принадлежащих истцу товарных знаков в отношении алкогольной продукции.

Кроме того, 01.12.2022 истцом подготовлены документы для подачи соответствующих заявок в Роспатент, в этот же день произведена оплата пошлин по платежным поручениям N 335, N 336, N 337, N 338, направлено досудебное предложение (при этом по времени - согласно платежным поручениям операции по оплате соответствующих пошлин за совершение Роспатентом юридически значимых действий применительно к заявкам истца - произведены ранее операции по отправке досудебного предложения (01.12.2022 в 18:20)).

Затем, 02.12.2022, необходимые документы для регистрации товарных знаков по заявкам N 2022787097 и N 2022787096 направлены в Роспатент.

Впоследствии в целях подготовки выпуска алкогольной продукции, маркированной словесным обозначением "ШАРМЕЛЬ", 20.12.2022 истцом с обществом "АПК", являющимся, как было указано выше, производителем алкогольной продукции и имеющим лицензию в рассматриваемой сфере, заключен предварительный лицензионный договор с целью подготовки необходимых документов и производственной структуры предприятия для выпуска алкогольной продукции с использованием спорного обозначения. Подготовлена и утверждена 23.01.2023 рецептура. Представлены в материалы дела технологическая инструкция для производства водки "ШАРМЕЛЬ" и макет этикетки с использованием соответствующего обозначения.

Таким образом, вопреки аргументам ответчика, совокупность представленных истцом доказательств подтверждает, что на момент обращения с досудебным предложением сложилась совокупность обстоятельств, позволяющих признать истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении вышеуказанного товарного знака в отношении спорных товаров; впоследствии в развитие своего намерения по осуществлению соответствующей деятельности с использованием спорного обозначения представлены дополнительные документы (в частности, рецептура, технологическая инструкция и этикетка).

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, судебная коллегия приходит к выводу об осуществлении (организации) истцом деятельности в сфере производства алкогольной продукции, а также о совершении необходимых подготовительных действий к организации производства спорных товаров с использованием спорного обозначения.

Сравнив обозначения истца, фигурирующие в заявках "", "", в рецептуре и этикетке и спорный товарный знак "", судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства (в отношении заявки истца, выполненной на русском языке, о практическом тождестве) по фонетическому и графическому критериям (вывод о сходстве ответчиком не оспаривается).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товары, организация производства которых осуществлена истцом, а также в отношении производства и реализации которых осуществлены подготовительные действия, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика и в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану, являются однородными, поскольку имеют одинаковый круг реализации, а также один круг потребителей. Кроме того, суд учитывает высокую степень сходства сравниваемых обозначений, близкую к тождеству, которая повышает опасность смешения производителей и увеличивает диапазон товаров, рассматриваемых как однородные (обстоятельства, связанные с однородностью товаров, ответчиком не оспариваются).

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначения и товарного знака, а также высокую степень однородности товаров, судебная коллегия приходит к выводу о наличии вероятности их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, судебная коллегия признает общество "Славянская коллекция" заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274.

Ответчик также ссылается на недобросовестное поведение со стороны истца, который имеет намерение воспользоваться широкой известностью, узнаваемостью и высокой репутацией бренда; ответчик полагает, что не может считаться добросовестным использованием обозначения "ШАРМЕЛЬ" для пищевой продукции лицами, не связанными с обществом "Кондитерская фабрика "Ударница", поскольку это неизбежно приведет к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, предоставит преимущества перед другими хозяйствующими субъектами.

В отношении вышеуказанных аргументов ответчика судебная коллегия отмечает следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Таким образом, принимая во внимание то, что истец в течение длительного периода времени осуществляет (организует) деятельность по производству алкогольной продукции, заключает лицензионные договоры с юридическими лицами, имеющими необходимую разрешительную документацию, осуществил необходимые подготовительные действия к использованию спорного обозначения в условиях, когда товарный знак ответчиком в отношении спорных товаров в течение трехлетнего периода не используется (данные обстоятельства будут изложены позже, факт неиспользования товарного знака в отношении спорных рубрик ответчик не оспаривает), доводы ответчика о недобросовестных действиях истца подлежат отклонению, выражают его субъективное мнение.

Признавая несостоятельными аргументы ответчика о недобросовестных действиях истца, судебная коллегия принимает во внимание пояснения представителя ответчика, озвученные в ходе судебного заседания 29.11.2023, который на уточняющий вопрос суда пояснил, что у правообладателя и не было необходимости (желания) использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении спорных рубрик, однако другим лицам не следует выпускать соответствующую продукцию с использованием сходного (тождественного) обозначения даже в отношении тех товарных позиций, в отношении которых товарный знак не используется.

На основании вышеизложенного, а также учитывая установленный законодателем легальный механизм, позволяющий заинтересованному лицу обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, судебная коллегия в рассматриваемой ситуации не усматривает недобросовестного поведения со стороны истца.

Доводы ответчика о возможном размытии товарного знака не опровергают наличие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении спорных товаров (в том числе ввиду наличия легального механизма, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, наличия заинтересованности и, как будет сказано ниже, отсутствия доказательств использования товарного знака в отношении спорных позиций).

Таким образом, судебная коллегия признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 32-го класса "пиво" и 33-го класса "алкогольные напитки [за исключением пива]" МКТУ.

В отношении обстоятельств, связанных с использованием/ неиспользованием спорного товарного знака, судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На основании положений пункта 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (01.12.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 01.12.2019 по 30.11.2022 включительно.

Ответчиком в подтверждение использования спорного товарного знака представлены на материальном носителе и в электронном виде, в частности: сведения о серии товарных знаков, копия договора и накладных с обществом с ограниченной ответственностью "Ашан", копия договора и накладных с обществом с ограниченной ответственностью "Метро Кэш энд Керри", копия договора и накладных с акционерным обществом "Торговый дом "Перекресток", копия договора и накладных с обществом с ограниченной ответственностью "Лента", копии сертификатов соответствия, копии договоров на экспорт продукции, сведения об объемах продаж за период 2005-2022; копия протокола осмотра доказательств и пояснительной записки, результаты исследования доли рынка товаров (отчет от 30.09.2022 N 83-2022); результаты аналитического обзора источников информации; заключение от 12.10.2022 N 85-2022; заключение от 19.08.2022 N 65-2022; заключение Лаборатории социологической экспертизы от 24.05.2023 N 72-2023; проект решения суда по делу N СИП-84/2023, договор поставки от 01.01.2017 N С-23473 с приложениями, сертификат соответствия, договор поставки от 03.03.2020 N 026-20/Р с приложениями, договор поставки от 30.01.2018 N 011-18/Р с приложениями, дополнительное соглашение N 1 к договору от 30.01.2018 N 011-18/Р.

Оценив представленные доказательства, судебная коллегия констатирует: ни один из документов, представленных ответчиком, не подтверждает использование последним товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 для индивидуализации товаров 32-го класса МКТУ "пиво" и 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]" в спорный трехлетний период.

Данные выводы подтверждаются и информацией Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.04.2023, представленной в ответ на определение Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2023 об истребовании доказательств (в Единой государственной автоматизированной информационной системе для отслеживания оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сведения об объемах производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ответчика отсутствуют).

То, что в материалы дела не представлены доказательства использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении спорных товаров, ответчиком не оспаривается.

Позиция ответчика в рамках данного дела строится на том, что спорный товарный знак имеет высокую различительную способность, приобрел широкую известность в результате деятельности правообладателя.

Судебная коллегия отмечает, что в обоснование данной позиции ответчик представляет многочисленные документы, поименованные выше, в том числе о серии товарных знаков, копии договоров с крупными торговыми сетями, сведения об объемах продаж (согласно которым, начиная с 2005 года по 2008 год, рост продаж составил около 50% и держится на стабильном уровне, каждый год продается от 8 до 12 тыс. тонн продукции во всех регионах).

Результаты социологического опроса, подготовленного лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН (заключение от 19.08.2022 N 65-2022 (далее - заключение от 19.08.2022), показали, что подавляющему большинству опрошенных потребителей (98%) известно обозначение "ШАРМЕЛЬ", подавляющее большинство потребителей правильно ассоциируют спорный товарный знак с такими кондитерскими изделиями, как зефир/зефир в шоколаде (97%), пастила/пастила в шоколаде (88%), мармелад (53%)).

Исследование доли рынка товаров, маркированных товарным знаком "ШАРМЕЛЬ", проведенное заведующим Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН (отчет от 30.09.2022 N 83-2022 (далее - отчет N 83-2022), свидетельствует о том, что доля кондитерских изделий, в том числе пастилы, зефира и мармелада под спорным товарным знаком и на 01.01.2008, и на актуальную дату составляет в среднем 30%.

Заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, подготовленное по результатам аналитического обзора источников информации для определения уровня известности товарного знака "ШАРМЕЛЬ" в отношении кондитерских изделий, в том числе пастилы, зефира и мармелада и пастилы в шоколаде, от 12.10.2022 N 85-2022 (далее - заключение от 12.10.2022) показало, что уровень известности обозначения "ШАРМЕЛЬ" применительно к данным рубрикам составляет 100%.

Принимая во внимание представление документов в обоснование широкой известности спорного товарного знака в отношении соответствующих кондитерских изделий, наличие серии товарных знаков, высокой различительной способности спорного средства индивидуализации, ответчик полагает возможным применить в рассматриваемом случае так называемый подход по однородности товаров (ответчик полагает, что при вышеизложенных обстоятельствах использование в трехлетний период однородных товаров (в частности, пастилы, зефира, мармелада) подтверждает использование и спорных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ ввиду их однородности).

Аргументы ответчика по данному поводу и представленные доказательства не могут служить подтверждением использования спорного товарного знака в соответствующий трехлетний период в отношении товаров 32-го класса "пиво" и 33-го класса "алкогольные напитки [за исключением пива]" МКТУ в силу следующего.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Таким образом, в рамках настоящего спора ответчик должен был доказать использование спорного товарного знака непосредственно в отношении спорных товаров 32 и 33-го классов МКТУ, поименованных в свидетельстве о его государственной регистрации, либо в отношении однородных товаров - при доказанности приобретения широкой известности в результате такого использования.

С учетом приведенной в пункте 166 Постановления N 10 методологии суд первой инстанции должен был последовательно установить:

1) свидетельствуют ли представленные ответчиком доказательства об использовании спорного товарного знака в отношении каких-либо конкретных товарных позиций;

1.1) если нет, то дальнейшее исследование не проводится;

1.2) если да, то в отношении всех ли товарных позиций, находящихся в споре;

1.2.1) если в отношении всех, то дальнейшее исследование не проводится;

1.2.2) если не в отношении всех, то при отсутствии доводов о широкой известности дальнейшее исследование не проводится;

1.2.3) если не в отношении всех, то при наличии довода о широкой известности суд переходит к шагу 2;

2) свидетельствуют ли представленные ответчиком доказательства о широкой известности спорного товарного знака не абстрактно, а в отношении именно тех товаров, для которых установлено использование;

2.1) если нет, дальнейшее исследование не проводится;

2.2) если да, то суд переходит к шагу 3;

3) можно ли признать какие-либо товарные позиции, находящиеся в споре, однородными тем, в отношении которых установлена широкая известность (с применением соответствующей методологии абзаца четвертого пункта 162 Постановления N 10).

Представленные в материалы дела доказательства подтверждают использование в спорный трехлетний период ответчиком товарного знака в отношении исключительно кондитерских изделий (таких, в частности, как пастила, мармелад, зефир, в том числе в шоколаде), широкую известность товарного знака в отношении этих товаров. Однако вопреки аргументам ответчика фигурирующие в материалах дела кондитерские изделия совершенно очевидно не являются однородными спорным товарам 32 и 33-го классов МКТУ.

Так, согласно пункту 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Отклоняя доводы ответчика об однородности вышеуказанных кондитерских изделий и спорных товаров 32 и 33-го классов МКТУ, судебная коллегия отмечает, что, помимо прочего, ответчик обращает внимание на взаимодополняемость, условия и каналы реализации, приводит практику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о взаимодополняемости таких товаров, как "пиво" и "пивные закуски".

Между тем, приведенный ответчиком пример из судебной практики не является релевантным применительно к обстоятельствам и товарным позициям в рамках данного дела. Действительно, сложилась судебная практика, в соответствии с которой "пиво" и "пивные закуски" (например, сухарики к пиву) признаются взаимодополняемыми. Однако это совершенно иные товары в принципе. Кроме того, "пивные закуски" вряд ли будут покупаться потребителями для самостоятельного употребления (покупаются для употребления с пивом).

Однако в рамках настоящего дела ответчик предлагает признать однородными совершенно разные товары - вышеуказанные кондитерские изделия и алкогольные напитки, пиво. При этом ссылки ответчика на то, что все они отнесены к пищевым продуктам, не свидетельствуют об их однородности, в противном случае однородными следовало бы признать все без исключения пищевые продукты, что очевидно неверно.

Сравниваемые товары находятся в совершенно разных частях магазина, не находятся на одних полках, есть и магазины, специализирующиеся на реализации только алкогольной продукции.

Кроме того, реализация алкогольной продукции относится к лицензируемым видам деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Круг потребителей сравниваемых товаров также неодинаков (применительно к спорным товарам законодателем четко определен соответствующий ценз).

Необходимо также отметить, что действующим законодательством определен и соответствующий временной промежуток, в течение которого можно приобрести алкогольную продукцию.

Дополнительно судебная коллегия обращает внимание на то, что условия производства (изготовления) кондитерских изделий и спорных товаров различаются. Различаются и сроки хранения.

Действующим законодательством предъявляются различные требования применительно к рекламе алкогольной продукции (пива) и кондитерских изделий.

Доводы ответчика о том, что кондитерские изделия можно использовать вместе с алкоголем в качестве подарка врачам, не опровергают вышеуказанных выводов о неоднородности сравниваемых товаров.

Критически оценивает судебная коллегия и представленное ответчиком заключение от 24.05.2023 N 72-2023, подготовленное по результатам опроса Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которому, помимо прочего, большинство респондентов (70%) полагает, что особенности реализации и распространения совпадают, приведены иные цифровые показатели, согласно которым респонденты полагают, что употребление кондитерских изделий и алкогольной продукции является традиционным. Данное заключение подготовлено по заказу ответчика, представленные в нем результаты не опровергают вышеуказанных мотивированных выводов, сделанных на основании существующих методологических подходов, об отсутствии однородности кондитерских изделий и спорных товаров.

Дополнительно судебная коллегия отмечает, что спорный товарный знак общеизвестным в установленном законом порядке на данный момент не признан.

Судебная коллегия также принимает во внимания пояснения представителя ответчика, озвученные в судебном заседании в ответ на вопрос суда о причинах неиспользования товарного знака в отношении спорных товаров 32 и 33-го классов МКТУ. Как было указано выше, представитель ответчика пояснил, что у правообладателя не было намерения использовать товарный знак в отношении спорных товаров, существовали так называемые "зонтичные бренды", но другим хозяйствующим субъектам следует воздержаться от выпуска этих спорных товаров.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчиком в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано использование спорного товарного знака в трехлетний период в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво" и 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]", для которых он зарегистрирован, как и не приведены уважительные причины, препятствующие его использованию в обозначенный трехлетний период.

В этой связи исковые требования подлежат удовлетворению, судебная коллегия полагает возможным досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво" и 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]" вследствие его неиспользования.

Принятые судом обеспечительные меры на основании определения Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2023 подлежат отмене.

Ввиду удовлетворения заявленных исковых требований расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 6 000 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Славянская коллекция" (ОГРН 1097327002992) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 228274 в отношении части товаров 32-го класса "пиво" и 33-го класса "алкогольные напитки [за исключением пива]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие неиспользования.

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2023, в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) принимать решение по заявкам на товарные знаки N 2022787097 и N 2022787096 до момента принятия Судом по интеллектуальным правам решения по данному делу.

Взыскать с акционерного обществу "Кондитерская фабрика "Ударница" (ОГРН 1027739057037) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Славянская коллекция" 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев