Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2024 г. N С01-2832/2023 по делу N А41-60024/2023 Суд отменил судебные акты по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами нижестоящих инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, не установлено, подтверждается ли представленными истцом доказательствами оказание ответчиками каких-либо услуг третьим лицам, не исследованы однородность таких услуг (в случае их оказания) услугам класса МКТУ товарного знака истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2024 г. N С01-2832/2023 по делу N А41-60024/2023

Судья Суда по интеллектуальным правам Голофаев В.В., рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "1 ЛКЗ РУ 1-ый Лакокрасочный завод" (ул. Советская, д. 2, оф. 101, г. Воскресенск, Московская обл., 140200, ОГРН 1195022001349) на решение Арбитражного суда Московской области от 28.09.2023 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2023 по делу N А41-60024/2023, рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Инфрахим" (пр-кт Ленинградский, д. 33, оф. 205, г. Ярославль, Ярославская обл., 150044, ОГРН 1027600841707) к обществу с ограниченной ответственностью "1 ЛКЗ РУ 1-ый Лакокрасочный завод" и обществу с ограниченной ответственностью "1-ый Лакокрасочный завод" (ул. Советская, д. 2, г. Воскресенск, Московская обл., 140200, ОГРН 1095005000320) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Инфрахим" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "1 ЛКЗ РУ 1-ый Лакокрасочный завод" (далее - общество "1 ЛКЗ РУ 1-ый Лакокрасочный завод", общество) и обществу с ограниченной ответственностью "1-ый Лакокрасочный завод" о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512119 в размере 500 000 рублей.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 28.09.2023, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2023, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "1 ЛКЗ РУ 1-ый Лакокрасочный завод" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество ссылается на то, что использование ответчиком спорного обозначения неправомерно было признано нарушением исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512119, так как данный товарный знак зарегистрирован только для услуг 35-го класса МКТУ, которые не являются однородными реализуемым обществом товарам "грунт-эмаль". При этом общество "1 ЛКЗ РУ 1-ый Лакокрасочный завод" не оказывает какие-либо услуги иным лицам.

Податель кассационной жалобы также отмечает, что резолютивная часть обжалуемого решения суда первой инстанции не содержит указания на товары или услуги, в отношении которых ответчикам запрещено использовать товарный знак истца.

Дополнительно правовая позиция общества раскрыта в дополнениях к кассационной жалобе, поступивших 25.01.2024.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отказывает в приобщении к материалам дела дополнения к кассационной жалобе, поступившего посредством системы "Мой арбитр" 26.01.2024, т.е. после истечения срока представления отзыва на кассационную жалобу. Представление указанного дополнения в срок, лишающий возможности процессуального оппонента заблаговременно ознакомиться с текстом данного документа и отреагировать на него в пределах установленного судом срока представления отзыва, противоречит принципам равноправия и состязательности сторон (статьи 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В отзыве на кассационную жалобу и дополнении к отзыву истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных этой статьей.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" (далее - Постановление N 13), с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы судом не усматривается. В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 512119, зарегистрированного с приоритетом от 25.02.2013 в отношении услуг 35-го класса "демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истец 21.06.2023 выявил, что ответчики неправомерно используют данный товарный знак - на странице сайта ответчиков в сети Интернет по адресу: http://llkz.ru/market/goods/gmnt_emaMnfrahim_antikorjpovyshennoi_himstoikosti в разделе "Традиционные ЛКМ на заказ", размещена информация, содержащая указание на товарный знак, о возможности заказа (приобретения) продукции: Грунт-эмали "Инфрахим-антикор" повышенной химстойкости с характеристиками, отличными от оригинальной продукции, с логотипом: "Россия Москва 1LKZ.RU 1-ый лакокрасочный завод Эксперт в красках с 1989 г". Данная продукция предлагается к реализации с предложением публичной оферты (возможностью помещения товара в корзину интернет-магазина с дальнейшим оформлением заказа) в отсутствие каких-либо правовых оснований для производства и реализации продукции с товарным знаком истца, что подтверждается скриншотом указанной страницы с названного сайта.

Истцом в порядке досудебного урегулирования спора ответчикам была направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиками исключительного права истца, признав обоснованным заявленный размер компенсации.

При этом суд первой инстанции указал, что размещение приведенной выше информации является прямым нарушением прав истца, поскольку именно размещение товара с товарным знаком истца на веб-сайте ответчика позволяет покупателям приобретать этот товар, вводит их в заблуждение относительно реального правообладателя товарного знака, а также создает у потенциального потребителя ложное представление о приобретении товара, произведенного именно ответчиком. Кроме того, покупатели могли просматривать страницу с товарным знаком истца, также могли приобретать товар через форму заказа, помещать товар в корзину, обращаться к ответчику через заявку по электронной почте, по телефону и т.п.

Как отметил суд первой инстанции, ответчик, незаконно размещая информацию о товаре с товарным знаком истца, нарушил следующие права истца, входящие в объем правовой охраны товарного знака: объединение различных товаров, которое позволяет покупателям удобно просматривать и приобретать эти товары; эти услуги могут осуществляться через веб-сайты; услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей; услуги рекламные, маркетинговые и по продвижению, например, распространение образцов, разработка рекламных концепций, редактирование и публикация рекламных текстов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность выводов, содержащихся в решении суда первой инстанции.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, повлекшим неполное исследование обстоятельств дела, и не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Как указано выше, товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 512119 зарегистрирован только в отношении вышеназванных услуг 35-го класса МКТУ.

Соответственно правовая охрана данного товарного знака не распространяется на какие-либо товары.

По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Действия лица по продвижению собственного товара не являются услугами.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Как указано в пункте 4 информационного письма Роспатента от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

Такие уточненные услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Услуги 35-го класса МКТУ, перечисленные в перечне регистрации товарного знака истца, не конкретизированы указанием на товары, в связи с чем они не являются однородными каким-либо товарам, производимым и реализуемым ответчиками.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что истец, обращаясь в суд с иском по настоящему делу, ссылался на использование ответчиками товарного знака истца при введении в гражданский оборот собственной произведенной лакокрасочной продукции.

Между тем действия ответчиков по введению в гражданский оборот данных товаров с использованием товарного знака истца не являются сами по себе в силу изложенного выше нарушением исключительного права на этот товарный знак.

В то же время суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на оказание ответчиками определенных услуг, не исследовали вопрос однородности таких услуг услугам 35-го класса МКТУ по перечню регистрации товарного знака истца, и не указали, из каких именно доказательств следует, что ответчики фактически оказывали такие услуги.

Вместе с тем без установления и признания доказанным факта оказания ответчиками однородных услуг вывод о нарушении ими исключительного права истца является преждевременным.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе, фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (части 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам также считает обоснованным довод общества о том, что резолютивная часть обжалуемого решения суда первой инстанции не содержит указания на товары или услуги, в отношении которых принят запрет использования товарного знака истца.

Как разъяснено в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных решения и постановления, они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить, подтверждается ли представленными истцом доказательствами оказание ответчиками каких-либо услуг третьим лицам, исследовать однородность таких услуг (в случае их оказания) услугам 35-го класса МКТУ товарного знака истца; с учетом подлежащих применению правовых норм и позиций высшей судебной инстанции дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 28.09.2023 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2023 по делу N А41-60024/2023, рассмотренному в порядке упрощенного производства, отменить.

Дело N А41-60024/2023 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

В.В. Голофаев