Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2024 г. N С01-1555/2022 по делу N А40-216736/2021 Суд отменил постановление суда апелляционной инстанции по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, дело направил на новое рассмотрение в апелляционный суд, поскольку суд не рассмотрел довод ответчика о наличии в действиях истца и компании признаков злоупотребления правом, не учел факт взыскания с фирмы компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, не установил факт наличия/отсутствия аффилированности между истцом, обществом и компанией

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2024 г. N С01-1555/2022 по делу N А40-216736/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 8 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лазаревой Е.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (ул. 1812 года, д. 2, Москва, 121170, ОГРН 5147746145730) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022 по делу N А40-216736/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Максимус" (ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, этаж/помещение антресоль 2/1, комната/РМ 18/5А, Москва, 105005, ОГРН 1217700029942) к обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Forianelli Trading Limited (Spiru Kiprianou, 84, 4004, Limassol, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМУС" - Кожемякин Д.В. (по доверенности от 01.03.2021);

от общества с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" - Луговой Д.И., Полянская Н.Г. (по доверенности от 30.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Максимус" (далее - общество "Максимус") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (далее - Фирма "Здоровье") о взыскании компенсации в размере 389 610 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству Российской Федерации N 527696 при производстве товара - чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 999 упаковок в партии N 041119 (дата изготовления партии 18.11.2019).

Дело рассматривалось судом первой инстанции в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранное лицо Forianelli Trading Limited (далее - компания).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 отменено, принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2022 по делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 отменено, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 389 610 рублей.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование поданной кассационной жалобы Фирма "Здоровье" указывает, что выводы суда апелляционной инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, при этом суд апелляционной инстанции нарушил либо неправильно применил нормы материального права и нормы процессуального права в части исследования и оценки доказательств, соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд апелляционной инстанции нарушил принцип правовой определенности, поскольку, учитывая схожесть предмета и основания иска в настоящем деле и деле N А40-215387/2021, суд апелляционной инстанции принял противоположные судебные акты.

Ответчик считает, что суд апелляционной инстанции неправильно определил круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, а также бремя их доказывания, не исследовал все существенные обстоятельства дела и доказательства по делу, в связи с чем его выводы нельзя признать законными и обоснованными, что является основанием для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с частями 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что суд апелляционной инстанции не принял во внимание факт аффилированности общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис") и компании на момент подачи искового заявления по настоящему делу и не дал оценку доводам ответчика относительно данного обстоятельства. Фирма "Здоровье" акцентирует внимание на том, что отношения между обществом "Максимус", обществом "Курортмедсервис" и компанией с очевидностью отвечают критериям фактической аффилированности ввиду наличия корпоративной связи, общности их экономических интересов и представителей, а также осуществления взаимосвязанных действий, направленных на взыскание максимальной компенсации. Данное обстоятельство, по мнению ответчика, имеет существенное значение для рассмотрения настоящего спора.

Выражая несогласие с выводами суда апелляционной инстанции о том, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, N 527696 не являются серией товарных знаков, ответчик указывает, что они охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай" в отношении однородных товаров, правообладатели вышеперечисленных товарных знаков являются аффилированными между собой лицами. Изложенное, по мнению общества "Здоровье", позволяет прийти к выводу о том, что данные товарные знаки являются группой (серией) знаков, которые принадлежат одному бенефициарному владельцу.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд апелляционной инстанции не дал оценку представленным ответчиком доводам и доказательствам относительно наличия злоупотребления правом со стороны общества "Максимус" и компании. Ответчик считает, что отсутствие потенциального или реального использования компанией или истцом в своей хозяйственной деятельности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527696, равно как и отсутствие доказательств фактического исполнения договора уступки права (требования) от 23.08.2021 N 23/08-21 свидетельствуют об отсутствии правового интереса в защите нарушенных прав и о намерении со стороны названных лиц извлечь имущественную выгоду посредством предъявления множества исковых требований и взыскания компенсации в крупных размерах, учитывая факт восстановления прав в ранее рассмотренном деле (N А40-210216/2020), что может быть квалифицировано как злоупотребление правом.

Ссылаясь на неправильное истолкование судом апелляционной инстанции применимого законодательства, ответчик указывает, что поскольку в нарушение норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также разъяснений, изложенных в пункте 70 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), договор уступки права (требования) от 23.08.2021 N 23/08-21 не зарегистрирован в установленном законом порядке, у истца отсутствовало право на обращение в суд за взысканием в его пользу компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Заявитель кассационной жалобы акцентирует внимание на том, что суд апелляционной инстанции сделал необоснованный вывод об отсутствии оснований применения пунктов 65 и 68 Постановления N 10. Фирма "Здоровье" отмечает, что в настоящем деле общество "Максимус" обратилось в защиту прав на то же обозначение, указав те же способы нарушения, тот же период нарушения, в отношении той же партии контрафактного товара, что и в деле N А40-210216/2020. Следовательно, нарушения, признанные доказанными в отношении Фирмы "Здоровье" по делу N А40-210216/2020, и за которые уже были установлены предусмотренные законом санкции, полностью охватывают требования, предъявленные истцом по настоящему делу.

Общество "Максимус" представило письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых просило оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы от Фирмы "Здоровье" 27.02.2023 поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения по существу кассационной жалобы по делу N А40-215387/2021, в рамках которого Судом по интеллектуальным правам направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации положений пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2023 производство по рассмотрению настоящей кассационной жалобы приостановлено до вступления в силу судебного акта Конституционного Суда Российской Федерации по запросу Суда по интеллектуальным правам по делу N А40-215387/2021.

Конституционный Суд Российской Федерации 14.12.2023 принял постановление N 57-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" (далее - Постановление N 57-П).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2023 производство по рассмотрению кассационной жалобы Фирмы "Здоровье" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022 по делу N А40-216736/2021 возобновлено.

С учетом выводов Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в Постановлении N 57-П, Фирма "Здоровье" 07.02.2024 дополнило свою правовую позицию по настоящему делу, представив письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых обратило внимание на следующие обстоятельства: необоснованность вывода суда апелляционной инстанции о возможности взыскания с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости товара; согласие правообладателя "старшего" товарного знака с регистрацией сходного до степени смешения "младшего" товарного знака; несоответствие исковых требований о взыскании компенсации принципам справедливости (соразмерности) и равенства; злоупотребление правом со стороны истца и третьего лица.

Представители сторон приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Представитель Фирмы "Здоровье" поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Максимус" просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения, кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 527696, зарегистрированный 26.11.2014 с приоритетом от 17.05.2013 в отношении, в том числе, товаров 5-го класса "биологически активные добавки к пище" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обозначение "Баю-бай" защищается также следующими товарными знаками:

товарный знак "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422, зарегистрирован на имя общества с ограниченной ответственностью "Фортуна" с приоритетом 20.09.1999 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" (первоначальный правообладатель - общество "Курортмедсервис").

товарный знак "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019, зарегистрирован на имя общества с ограниченной ответственностью "Фортуна" с приоритетом 17.11.2005 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" (первоначальный правообладатель - общество "Курортмедсервис").

Как следует из материалов дела, в качестве обоснования наличия у него права на подачу соответствующих исковых требований, общество "Максимус" сослалось на договор цессии от 23.08.2021 N 23/08-21, заключенный между ним и компанией, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527696, согласно условиям которого последний уступает требования по возмещению убытков и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 за период с 19.10.2017 по 23.08.2021.

Обращение общества "Максимус" с исковым заявлением по настоящему дела было мотивировано нарушением Фирмой "Здоровье" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, который был использован ответчиком при производстве, предложении к продаже и рекламе продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" (партия товара N 041119, дата изготовления партии 18.11.2019 по удостоверению качества и безопасности N 99), в подтверждение факта реализации контрафактного товара истец ссылался также на следующие доказательства: кассовые чеки от 20.04.2020, 15.09.2020, удостоверение качества и безопасности от 18.11.2019 N 99, свидетельство о государственной регистрации на продукт от 13.02.2015.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что право на защиту является элементом субъективного гражданского права (в том числе, исключительного) и не может быть передано по договору иному лицу при сохранении иных элементов субъективного права за правообладателем; общество "Максимус" не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отменил решение суда первой инстанции, указав, что дело рассмотрено судом первой инстанции с нарушением порядка, установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из тех же мотивов, что и суд первой инстанции: общество "Максимус" не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 постановление суда апелляционной инстанции отменено в связи с нарушением последним норм процессуального права, а именно части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции установил, что в договоре цессии от 23.08.2021 N 23/08-21 указано исключительное право, подлежащее защите, нарушитель исключительного права и период, в течение которого допущено нарушение, то есть необходимые и достаточные обстоятельства нарушения.

Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности наличия у компании исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, у общества "Максимус" - права на обращение с настоящим исковым заявлением, а также нарушения Фирмой "Здоровье" исключительного права на упомянутый товарный знак путем производства, предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактного чая "Баюшки-Баю".

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации (389 610 рублей), суд апелляционной инстанции исходил из того, что компенсация является обоснованной и не завышенной исходя из степени вины ответчика, который являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль за размещаемой информацией, удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на производимую и предлагаемую к продаже спорную продукцию. Кроме того, суд апелляционной инстанции счел, что компенсация в указанном размере не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности. Оснований для снижения суммы компенсации суд апелляционной инстанции не усмотрел.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и письменных объяснениях сторон, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда апелляционной инстанции имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Из материалов дела усматривается, что в отзыве на исковое заявление, письменных пояснениях и консолидированных письменных объяснениях от 09.12.2022 Фирма "Здоровье" просила учесть при рассмотрении спора следующие обстоятельства:

фактическую аффилированность на момент подачи искового заявления между обществом "Курортмедсервис" и компанией, о которой, по мнению ответчика, свидетельствует поведение лиц в хозяйственном обороте, фактический характер правоотношений (в частности, заключение договора уступки права требования от 23.08.2021 без выплаты вознаграждения, общим дебитором для названных лиц является ответчик, наличие общих учредителей, действие через одних и тех же представителей, общность экономических интересов, а также осуществление взаимосвязанных действий, направленных на взыскание максимальной компенсации);

товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, N 527696 являются серией вне зависимости от принадлежности разным правообладателям (обществу "Курортмедсервис" и компании) с учетом тождественности обозначений и аффилированности их правообладателей;

в действиях истца и компании имеются признаки злоупотребления правом, запрет на который установлен статьей 10 ГК РФ;

факт признания ответчика нарушителем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020 за производство, предложение к продаже и рекламу товара чай детский травяной "Баюшки-Баю", произведенный в период 2017-2020; в рамках названного дела суд удовлетворил в полном объеме требования истца, общества "Курортмедсервис", в четырехкратном размере стоимости всех партий контрафактного товара за весь период нарушения; в рамках настоящего дела общество "Максимус" обратилось в защиту права на тоже обозначение "Баю-Бай" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696), указав те же способы нарушения, тот же период нарушения, партию товара, произведенную в ранее рассмотренный период нарушения. По мнению ответчика, поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, N 527696 охраняют одно обозначение, имеют несущественные графические отличия и принадлежат одному бенефициару, необходимо считать, что нарушение прав на такие товарные знаки представляют собой одно правонарушение.

Однако, отменив решение суда первой инстанции ввиду процессуальных нарушений, перейдя к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции не рассмотрел по существу доводы ответчика о наличии в действиях истца и третьего лица (компании) признаков злоупотребления правом, а доводы относительно аффилированности истца, компании и общества "Курортмедсервис", равно как и доводы о едином нарушении исключительного права на обозначение "Баю-Бай", за которое вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020 уже была взыскана компенсация отклонил как основанные на неправильном толковании норм материального права и/или не имеющие правового значения для дела.

Принимая во внимание, что в рамках настоящего дела с ответчика взыскано 389 610 рублей компенсации за введение в гражданский оборот спорных товаров (чай детский травяной партия N 041119, дата производства 18.11.2019), сверх ранее взысканной в пользу общества "Курортмедсервис" компенсации в размере 21 504 642 рублей за период с 15.05.2017 по 02.11.2020 четырехкратной стоимости контрафактного товара на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020, Суд по интеллектуальным правам также полагает необходимым отметить следующее.

Постановлением N 57-П Конституционный Суд Российской Федерации признал пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующими статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 75.1 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, при рассмотрении судом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не позволяют, в том числе при аффилированности таких правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании.

При этом в Постановлении N 57-П Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что суды в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, и при несоответствии размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства на основании заявления ответчика снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью. В случае установления судом наличия между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано. Это во всяком случае не исключает взыскания с нарушителя исключительного права на товарный знак поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков каждого правообладателя.

На основании соответствующего заявления ответчика суды вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью.

При этом судам следует учесть все значимые для дела обстоятельства, включая:

характер допущенного нарушения;

его последствия для правообладателя,

наличие и степень аффилированности правообладателей;

соответствие/несоответствие размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства.

Наряду с этим суды вправе отказать во взыскании с нарушителя компенсации, если установят совокупность следующих обстоятельств:

наличие между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля;

отсутствие разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанный подход применим к любым объектам интеллектуальных прав.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этом судебном акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом апелляционной инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что суд апелляционной инстанции не рассмотрел довод ответчика о наличии в действиях истца и компании признаков злоупотребления правом, не учел факт взыскания с Фирмы "Здоровье" компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020, не установил факт наличия/отсутствия аффилированности между истцом, обществом "Курортмедсервис" и компанией, тогда как исследование и установление данных обстоятельств, а равно установление наличия/отсутствия оснований для снижения размера компенсации находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное выше и, исходя из заявленных требований, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

При рассмотрении доводов ответчика о наличии аффилированности истца, компании и общества "Курортмедсервис", суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица общества "Курортмедсервис".

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022 по делу N А40-216736/2021 отменить.

Дело N А40-216736/2021 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев