Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 февраля 2024 г. по делу N СИП-954/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента в части оставления без удовлетворения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, поскольку выводы Роспатента основаны на его субъективном мнении и не подкреплены объективными сведениями, отражающими мнение потребителей о формировании и сохранении у них устойчивых ассоциативных связей между каким-либо лицом и оспариваемым обозначением в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 февраля 2024 г. по делу N СИП-954/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 29 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Чесноковой Е.Н., Щербатых Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Rubstein Properties, L.L.C. (256 Bann, Princeton, New Jersey, 08540, Drive No. 3A, US) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.06.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения, об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2020775735.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Rubstein Properties, L.L.C. - Карагиоз С.В. (по доверенности от 24.07.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 10.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Rubstein Properties, L.L.C. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.06.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения, об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2020775735.

Заявление мотивировано тем, что спорное обозначение не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, поскольку Роспатентом не представлено информации и/или доказательств включения в заявленное обозначение каких-либо недействительных (ложных) сведений, а также административным органом не представлено информации и/или доказательств интенсивного и длительного использования ФГБУ ГТРФ или ФГУП ВГТРК персонажа из заявленного обозначения в отношении каждого товара и услуги, указанного в заявке N 2020775735, равно как и не представлено Роспатентом доказательств возникновения устойчивых ассоциаций в результате такого использования в отношении каждого товара и услуги, чтобы можно было утверждать о вероятности введения в заблуждение именно в отношении аналогичных товаров и услуг ФГБУ ГТРФ или ФГУП ВГТРК.

Касательно части услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) компания указывает на то, что спорное обозначение воспроизводит образ персонажа "Кот Леопольд" из новых серий мультипликационного сериала, правообладателем прав на персонажи которого является общество с ограниченной ответственностью "Русское мобильное телевиденье" (далее - общество "РМТ").

При этом заявитель обращает внимание суда на то, что между обществом "РМТ" и ФГУ ГТФР 08.07.2013 заключен лицензионный договор N 20К/2013, предметом которого выступил Фондовый материал (цикл мультфильмов про Кота Леопольда 1975 - 1987 годы). По этому договору обществу "РМТ" предоставлена исключительная лицензия на использование Фондовых материалов, путем их переработки, исключительное право на произведения, созданные в результате переработки, перешло к обществу "РМТ" без каких-либо ограничений (пункт 2.2. и пункт 2.3).

На основании указанного лицензионного договора обществом "РМТ" в 2015 был создан мультипликационный сериал "Новые приключения Кота Леопольда" в объеме 13 серий.

Заявитель отмечает, что 18.04.2015 между обществом "РМТ" и компанией заключен договор N 18/415, согласно которому общество "РМТ" передает компании образ Кота Леопольда, а так же 17.05.2022 обществом "РМТ" было выдано безотзывное и бессрочное письмо-согласие компании на использование и регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения.

Таким образом, по мнению заявителя, он является, с одной стороны, обладателем исключительной лицензии на использование персонажей производного произведения "Кота Леопольда", а, с другой стороны, ему предоставлено письмо-согласие от правообладателя этих персонажей на регистрацию персонажа "Кота Леопольда" в качестве товарного знака по заявке N 2020775735. В этой связи и в отношении услуг 41-го класса МКТУ, связанных с созданием мультипликационных фильмов, отсутствует вероятность введения в заблуждение потребителей.

По мнению компании, спорное обозначение не нарушает какой-либо публичный интерес, поскольку положения пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) направлены на защиту публичного интереса, а не частного интереса правообладателей авторских прав и потому недопустимо подменять основания, предусмотренные пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ, основанием, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (тем более, в отсутствие обращений ФГБУ ГТРФ или ФГУП ВГТРК).

Заявитель также указывает, что при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, Роспатент должен соблюдаться принцип правовой определенности.

При этом, ссылаясь на практику административного органа, компания отмечает, что Роспатент уже зарегистрировал достаточное количество товарных знаков, включающих наименования фильмов или мультфильмов, или их персонажей - при этом Роспатент сформировал вполне обоснованный подход при рассмотрении заявок на регистрацию таких товарных знаков.

В этой связи, по мнению компании, отступление экспертизы Роспатента от своих же подходов при оценке обозначений на предмет их соответствия положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ поставило заявителя в неравное положение с остальными заявителями, что недопустимо и нарушает его права и законные интересы.

Дополнительная правовая позиция компании отражена в письменных пояснениях от 02.02.2024.

Роспатент представил отзыв на заявление, сославшись на несостоятельность позиции заявителя и то, что решение от 30.06.2023 является законным и обоснованным.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявления возражал, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение "" по заявке N 2020775735 с приоритетом от 28.12.2020 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя компании в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 08, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32-го и услуг 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 29.08.2022 Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020775735 в отношении всех заявленных товаров и услуг, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6, 9 статьи 1483 ГК РФ.

Заявителем 25.12.2022 подано возражение на принятое решение, доводы которого сводились к следующему:

заявитель не оспаривает доводы экспертизы, указанные в пунктах 1 и 2 решения Роспатента, в связи с чем сокращает заявленный перечень товаров и услуг, а именно удаляет перечисленные в решении Роспатента от 29.08.2022 товары 31-го класса МКТУ, а также товары и услуги 05, 16, 20, 21, 25, 28, 32, 41-го классов МКТУ;

заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 157045 в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ и не претендует на предоставление правовой охраны товарному знаку по рассматриваемой заявке в отношении товаров "кондитерские изделия" и однородных с ними товары, в связи с чем сокращает перечень товаров 30-го класса МКТУ;

заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 825293, противопоставленного товарного знака "" по международной регистрации N 1150395, в отношении однородных товаров и услуг 25, 32, 32, 35-го классов МКТУ, в связи с чем сокращает заявленный перечень товаров и услуг, а именно удаляет все заявленные товары и услуги 25, 31, 32, 35-го классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 29.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2020775735 для уточненного перечня товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30-го и услуг 38, 41, 42-го классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2023, Роспатентом были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения с персонажем мультипликационных фильмов "Приключение кота Леопольда" (дата выпуска 1975 - 1987 гг.), созданных ФГБУ ГФТР, в связи с чем, регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Решением Роспатента от 30.06.2023 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, решение Роспатента от 29.08.2022 изменено, в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020775735 отказано с учетом дополнительных оснований.

Административный орган при принятии оспариваемого решения, учитывая, что заявителем исключены из заявленного перечня все товары 31-го класса, пришел к выводу, что основания по подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в данной части могут быть сняты.

Проанализировав уточненный перечень товаров и услуг, Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что спорное обозначение, которое воспроизводит персонаж известного детского произведения, может создать у потребителя ассоциативное представление о товарах, предназначенных для детей или о приятных ощущениях и удовольствии, в связи с чем в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 12, 20, 21, 25, 28, 41, 42-го классов МКТУ, которые предназначены для потребителей зрелого и старшего возраста, либо предназначенные для уничтожения вредителей сельского хозяйства, либо относящихся к продукции военного назначения, либо к деятельности похоронных компаний, заявленное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Также учитывая то, что заявитель, согласно еще раз уточненному перечню, не испрашивает правовую охрану товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении товаров 31-го и услуг 35-го классов МКТУ, а также то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации N 1150395 не продлена на территории Российской Федерации, административный орган пришел к выводу о том, что противопоставленные товарные знаки по международной регистрации N 1150395 и по свидетельству Российской Федерации N 825293 не являются препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го и услуг 38, 41, 42-го классов МКТУ.

С учетом изложенного, Роспатент провел анализ спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому пришел к выводу о сходстве до степени смешения спорного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 157045 в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ "ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; блины; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; глазури зеркальные; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; лед фруктовый; мороженое; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; нуга; пироги; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; препараты ароматические пищевые; профитроли; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; рулет весенний; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; смеси для пикантных блинов; сорбет [мороженое]; стабилизаторы для взбитых сливок; тесто готовое; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей" однородны товарам "кондитерские изделия".

При этом, установив, что из представленной информации сети Интернет не следует, что имущественные авторские права на созданные творческим объединением "Экран" фильмы и их персонажи принадлежат исключительно Назаруку В.М., а также исходя из того, что Роспатент устанавливает фактические обстоятельства, связанные с охраноспособностью товарного знака по рассматриваемой заявке, но не разрешает спор об авторском праве, административный орган пришел к выводу о том, что коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении дополнительного основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, выдвинутого коллегией, административный орган отметил следующее.

На дату приоритета оспариваемого обозначения мультипликационный фильм "Приключение Кота Леопольда" и его главный персонаж - Кот Леопольд были известны широкому кругу потребителей, в силу того, что в период с 1975 по 1987 годы вышло 11 мультфильмов. В 1993 году были выпущены еще 4 серии о приключения любимых детских персонажей кота и мышей.

Таким образом, по мнению Роспатента, потребители, заинтересованные в приобретении и использовании товаров и услуг уточненного перечня, связывают заявленное обозначение именно с указанным выше произведением, созданным творческим объединением "Экран".

На основании изложенного, административный орган пришел к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и лица, оказывающего услуги, и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня, как несоответствующее положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Касательно представленного компанией письма-согласия, Роспатент отметил, что оно не может быть принято в рамках подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку данная норма не предусматривает предоставления письма-согласия на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обратила внимание заявителя на то, что общество "РМТ" является правообладателем переработанного персонажа новых серий про "Кота Леопольда", созданных в 2015 году, а не классического произведения "Приключения Кота Леопольда" (выпуск 1975 - 1987 гг.), с персонажем которого, как было указано выше, заявленное обозначение является сходным.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного заявителем возражения и затрагивает его права и законные интересы.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи заявки N 2020775735 (28.12.2020) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Судебная коллегия отмечает, что заявителем оспариваются выводы административного органа лишь о применении подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, с учетом имеющихся в материалах дела доказательств.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным (либо одним из нескольких) производителем (производителями) необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Обозначение "" по заявке N 2020775735 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде изображения кота в мультипликационном стиле, выполненного на фоне круга, а также словесный элемент "ЛЕОПОЛЬД", выполненный заглавными буквами русского алфавита. Данное обозначение выполнено в желтом, темно-желтом, светло-желтом, фиолетовом, темно-фиолетовом, черном и белом цветовом сочетании.

В оспариваемом решении административный орган пришел к выводу о том, что спорное обозначение является сходным с персонажем цикла мультипликационных фильмов "Приключения Кота Леопольда" (обнародованы в период с 1975 года по 1987 год) - Котом Леопольдом.

При этом учитывая, что мультипликационные фильмы цикла "Приключения Кота Леопольда" и персонаж Кот Леопольд указанных произведений искусства стали широко известными в Российской Федерации до даты подачи заявки N 2020775735, Роспатент пришел к выводу о том, что у потребителей при восприятии заявленного обозначения будет возникать не соответствующее действительности представление о том, что источником испрашиваемых товаров и услуг, маркируемых данным обозначением, является либо компания ФГУП ВГТРК, либо иное лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность под контролем названной организации.

На основании вышеизложенного, придя к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, административный орган отказал в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

Вместе Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным выводом в силу следующего.

Как указывалось ранее, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

В пункте 37 Правил разъяснено, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Вывод о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара или исполнителем услуг может быть сделан при наличии доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров или услуг со сходным обозначением иным изготовителем или исполнителем, но и свидетельствующих о возникновении у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром или услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным лицом, должно быть установлено как минимум следующее: иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным российскому потребителю.

Таким образом, судебная коллегия отмечает, что для вывода о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения, сходного со спорным обозначением, лицом, которому принадлежит противопоставленное обозначение, в результате чего у потребителей возникла стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и/или услугами, которые вводятся в гражданский оборот под противопоставленным обозначением.

Выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, основаны на том, что мультипликационные фильмы цикла "Приключения Кота Леопольда" и персонаж - Кот Леопольд на территории Российской Федерации широко известны на территории Российской Федерации.

При этом Роспатент исходил из того, что производство товаров может осуществляться не только правообладателем, но и другими компаниями-производителями товаров и услуг, с которыми правообладателем заключены лицензионные договоры.

На основании изложенного административный орган констатировал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и лица, оказывающего услуги, и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня, как не соответствующее положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Другие мотивы несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в оспариваемом решении отсутствуют.

Коллегия судей отмечает, что само по себе спорное обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, порождающих в сознании потребителя неверное представление о товаре или его производителе.

Как указывалось ранее для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что тождественное или сходное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром/услугой, маркированным обозначением, и его предшествующим производителем.

Применительно к спорной ситуации при оценке наличия ассоциативной связи спорного обозначения с произведением во внимание могут быть приняты самостоятельно обнаруженные Роспатентом в открытых источниках информации материалы, содержащие сведения о широкой известности такого произведения, а также мнение потребителей, отражающих наличие либо отсутствие ассоциативной связи обозначения с таким произведением.

Коллегия судей не усматривает оснований не согласиться с выводом Роспатента о широкой известности спорного обозначения.

Вместе с тем сведения, отражающие ассоциативные связи потребителей, Роспатент в оспариваемом решении, а также в процессуальных документах, представленных в ходе рассмотрения настоящего спора в обоснование своей правовой позиции, не представил.

Выводы Роспатента основаны на его субъективном мнении и не подкреплены объективными сведениями, отражающими мнением потребителей о формировании и сохранении у них устойчивых ассоциативных связей между каким-либо лицом и оспариваемым обозначением в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана товарному знаку.

Сведения о широкой известности персонажа - Кота Леопольда, вопреки мнению Роспатента, сами по себе не свидетельствуют об осведомленности потребителей о производителе спорных товаров/услуг и возникновении соответствующих ассоциаций, принимая во внимание, что спорное обозначение заявлено на регистрацию в отношении широкого перечня товаров и услуг.

Между тем, доказательств того, что потребители испрашиваемых товаров и услуг, маркированных обозначением по заявке N 2020775735, будут ассоциировать данное обозначение с каким - либо иным лицом, в том числе осуществляющим хозяйственную деятельность под контролем названной организации, административным органом в оспариваемом решении не приведено.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение Роспатента от 30.06.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения компании на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020775735, не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая тот факт, что заявителем обжалуются выводы административного органа касательно несоответствия спорного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а также учитывая отсутствие в оспариваемом решении мотивированных, основанных на соответствующих доказательствах выводов о возникновении у потребителей ассоциации спорного обозначения с конкретным изготовителем товаров или исполнителем услуг, и как следствие, невозможность проверить данные выводы при отсутствии полномочий делать их самостоятельно, коллегия судей приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит отмене в указанной части.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение компании, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения возражения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

С учетом того, что заявителем государственная пошлина за подачу заявления уплачена в размере большем, чем установлено подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, заявителю на основании пункта 1 статьи 333.40 этого Кодекса из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 3 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Rubstein Properties, L.L.C. (256 Bann, Princeton, New Jersey, 08540, Drive No. 3A, US) удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 30.06.2023 в части оставления без удовлетворения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения по заявке N 2020775735 в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков по уточненному перечню названной заявки как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 25.12.2022 иностранного лица Rubstein Properties, L.L.C. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.08.2022 в соответствующей части с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица Rubstein Properties, L.L.C. 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить иностранному лицу Rubstein Properties, L.L.C. из федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей излишне уплаченной по чек-ордеру от 13.09.2023 государственной пошлины за подачу заявления. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Е.Ю. Щербатых