Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2024 г. N С01-2600/2023 по делу N А12-29168/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в суд первой инстанции, поскольку не установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2024 г. N С01-2600/2023 по делу N А12-29168/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 21 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Деменьковой Е.В., Щербатых Е.Ю. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (ул. Боткинская, д. 15, корп. 1, лит. А, оф. 18Н, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1027801539083) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.06.2023 по делу N А12-29168/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2023 по тому же делу, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" к индивидуальному предпринимателю Рагимову Аязу Эллазу оглы (г. Волгоград, ОГРНИП 316344300128134) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Рагимову Аязу Эллазу оглы о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 62 500 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 500 рублей, расходов на приобретение товара в размере 50 рублей, почтовых расходов в размере 152 рублей, расходов на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в отношении ответчика в размере 200 рублей, расходов по фиксации правонарушения в размере 8 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.10.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату определения Арбитражного суда Волгоградской области следует читать как "от 08.11.2022 г."

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.01.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.06.2023, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2023, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 735 рублей 30 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 рублей 41 копейки, расходы на приобретение товара в размере 58 копеек, почтовые расходы в размере 1 рубля 78 копеек, расходы на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика в размере 2 рублей 35 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, истец просит отменить указанные судебные акты.

В поступивших в суд письменных пояснениях истец поддержал свою позицию.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителя в судебное заседание не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 266060 с приоритетом от 03.07.2000, зарегистрированный 26.03.2004 в отношении товаров 6, 8, 14, 21, 26-го и услуг 35-го, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Истцом 22.02.2022 в торговой точке, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 187а, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже и реализации ответчиком товара (маникюрного инструмента - пилки) с использованием объекта интеллектуальной собственности истца.

Истец не давал ответчику разрешение на использование указанного объекта исключительных прав, в связи с чем направил в адрес ответчика претензию с требованиями о выплате компенсации, что подтверждается кассовым чеком (который содержит сведения об ответчике), видеофиксацией нарушения.

Истец не давал ответчику разрешение на использование упомянутого товарного знака, в связи с чем направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации.

Поскольку ответчик требования, изложенные в претензии, не исполнил, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Частично удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о принадлежности истцу исключительного права на указанный выше товарный знак, о доказанности истцом использования его ответчиком и о недоказанности ответчиком законности такого использования. С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций признали подтвержденным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суды первой и апелляционной инстанций установили, что истец заявил к взысканию компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование расчета размера компенсации истец представил в материалы дела лицензионный договор от 11.08.2021, предоставляющий право на использования на неисключительной основе спорного товарного знака на всей территории Российской Федерации (85 субъектов на дату заключения договора) за вознаграждение в размере 750 000 рублей.

Установив, что ответчик использовал спорный товарный знак лишь в одном субъекте Российской Федерации (Волгоградская область), суды первой и апелляционной инстанций признали расчет истца неверным, произвели собственный расчет компенсации: 750 000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев / 85 субъектов Российской Федерации х 2 = 735 рублей 30 копеек. Таким образом, суды пришли к выводу о том, что компенсация подлежит взысканию в размере 735 рублей 30 копеек.

В отношении заявления истца о взыскании судебных расходов суды первой и апелляционной инстанций указали, что в части требований о взыскании расходов на фиксацию нарушения истец не представил доказательств их возмещения лицу, фактически их оплатившему, факт несения истцом остальных заявленных судебных расходов подтвержден материалами дела, в связи с чем в остальной части судебные расходы распределены пропорционально удовлетворенным требованиям.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца исключительного права на спорный товарный знак, о его использовании ответчиком без согласия истца, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части указанных выводов коллегия судей не проверяет.

В кассационной жалобе истец выражает несогласие с размером взысканной с ответчика компенсации и отмечает, что ответчик не оспаривал расчет компенсации и не представлял доказательств в обоснование иного размера компенсации, в связи с чем суды первой и апелляционной инстанций необоснованно произвели собственный расчет размера компенсации.

Общество ссылается на недопустимость деления размера компенсации на число субъектов Российской Федерации, поскольку фиксированное вознаграждение лицензионного договора не обладает динамическим характером ценообразования, правообладателем устанавливается фиксированная стоимость использования объекта интеллектуальной собственности вне зависимости от региона использования, реализуемых товаров или каких-либо других параметров.

При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, заключение лицензионных договоров, действующих на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, является незаконным и необоснованным, равно как и производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации.

Кроме того, истец считает, что определенный судами первой и апелляционной инстанций размер компенсации не обеспечивает эффективность судебной защиты.

Податель кассационной жалобы также считает необоснованным пропорциональное распределение судебных расходов и отказ судов первой и апелляционной инстанций во взыскании судебных расходов на оплату услуг по фиксации нарушения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и дополнении к ней, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд по общему правилу определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из разъяснений, изложенных в абзаце пятом пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019 отмечено, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения, в том числе в отношении территории, на которой допускается использование товарного знака (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория). Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Принимая во внимание указанную позицию Верховного Суда Российской Федерации, при определении цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, суд учитывает различие территории использования, установленной в представленном истцом лицензионном договоре, и территории, на которой осуществлял использование ответчик. Если размер вознаграждения установлен в лицензионном договоре за использование товарного знака на всей территории Российской Федерации, а ответчик осуществлял использование товарного знака на территории одного субъекта Российской Федерации, видится оправданным справедливое снижение размера вознаграждения с учетом этого факта.

Территория, на которой предоставлено право использования товарного знака, может оказывать влияние на размер лицензионного вознаграждения. В то же время размер вознаграждения, скорее, обусловлен не количеством субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставлено право использования знака, а экономическими факторами соответствующего региона его использования (численность населения, уровень доходов, потребительская активность, географическое расположение и т.п.).

В связи с этим представляется, что деление стоимости по лицензионному договору, заключенному в отношении всей территории Российской Федерации, на соответствующее количество субъектов Российской Федерации, является неправомерным.

Если лицензионный договор не предусматривает какие-либо ограничения и условия использования спорного товарного знака в субъектах Российской Федерации, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации является необоснованным.

Аналогичная позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2024 по делу N А12-29182/2022.

С учетом того, что гражданское законодательство основано на необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ) и компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П), при этом пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривает одну меру гражданско-правовой ответственности - компенсацию, которая лишь рассчитывается разными способами (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12 по делу N А40-8033/2012), представляется справедливым исходить из того, что независимо от способа расчета компенсации правообладателю не может предоставляться уровень защиты меньше минимально установленного в законе, в связи с чем итоговый размер компенсации, рассчитываемой исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, по общему правилу, не может быть ниже установленного в законе минимального размера компенсации в твердом размере (десять тысяч рублей).

Суд кассационной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае права лицензиата по лицензионному договору от 11.08.2021 распространяются на всю территорию Российской Федерации вне зависимости от региона использования.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Буквальный смысл и действительная воля сторон лицензионного договора от 11.08.2021 выражены в предоставлении лицензиату права использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации любым способом по своему усмотрению с установлением ежегодного вознаграждения в размере 750 000 рублей, в силу чего выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что имеются основания для определения компенсации исходя из нарушения ответчиком прав истца в пределах лишь одного субъекта Российской Федерации, является ошибочным.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным довод общества о несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам при определении размера подлежащей взысканию компенсации.

Таким образом, суд апелляционной инстанции ошибку суда первой инстанции не исправил, доводы апелляционной жалобы признаны несостоятельными и надлежащую правовую оценку в обжалуемом постановлении не получили.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятыми на основе правильного применения норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов.

При этом судебная коллегия отмечает, что при рассмотрении настоящего дела необходимо было проверить не только правильность расчета размера компенсации, но и после установления размера компенсации на основании верного расчета проверить доводы ответчика о снижении размера компенсации, изложенное им в письменной позиции от 12.12.2022, которые не получили какой-либо оценки в обжалуемых судебных актах, исследовать и оценить в совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства в подтверждение их доводов, сделать по ним соответствующие мотивированные выводы.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области, поскольку установление наличия / отсутствия оснований для снижения размера компенсации относится к вопросу по установлению фактических обстоятельств дела, что не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 22.06.2023 по делу N А12-29168/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело N А12-29168/2022 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Е.В. Деменькова

Судья

Е.Ю. Щербатых