Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. по делу N СИП-1045/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания, поскольку истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик не доказал его использование в отношении услуг, для которых знак зарегистрирован

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. по делу N СИП-1045/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 18 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борзило Е.Ю., Пашковой Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Инхереевым А.Б. -

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Практика" (1-я Фрезерная улица, д. 2/1, стр. 6, пом. IV, Этаж 2, комната 1, Москва, ОГРН 1037709017796) к закрытому акционерному обществу "Практика" (ул. 50-летия Октября, д. 5, г. Златоуст, Челябинская обл., ОГРН 1027400578270) о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 182506.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Практика" - Ажанарова А.А. и Голиков С.М. (по совместной доверенности от 21.06.2023);

от закрытого акционерного общества "Практика" - Семенов Ю.С. (по доверенности от 02.02.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Практика" (далее - ООО "Практика") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Практика" (далее - АО "Практика") о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 182506 в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования, просили иск удовлетворить.

Ответчик в отзыве и его представитель в ходе судебного разбирательства против удовлетворения исковых требований возражали, настаивая на использовании спорного товарного знака на художественной оружейной продукции и при оказании услуг по ее реализации.

Третье лицо надлежащим образом извещено о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание явку своего представителя не обеспечило, ходатайствовало о рассмотрении дела в отсутствие представителя, что в соответствие с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для проведения судебного заседания.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

АО "Практика" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 182506 (дата подачи заявки - 03.03.1998, дата регистрации - 08.12.1999), зарегистрированного в отношении товаров 6-го класса МКТУ "художественные изделия из обычных металлов", 8-го класса МКТУ "мечи, ножевые изделия; ножи; ножи охотничьи; ножны для шпаг, мечей, сабель, шашек; оружие режущее; оружие холодное; палаши; приборы столовые; сабли; топоры; шашки; шпаги", 14-го класса МКТУ "благородные металлы и их сплавы; изделия из них или плакированные изделия; блюда из благородных металлов; драгоценные камни; подносы для чашек, рюмок и т.п.; сосуды ритуальные из благородных металлов; распятия", 16-го класса МКТУ "материалы для крышек переплетных; ножи разрезные для бумаги; подставки для ручек и карандашей", 21- "подносы для чашек, рюмок и т.п., за исключением изготовленных из благородных металлов; сервизы ликерные; сосуды ритуальные, за исключением изготовленных из благородных металлов", 28-го "оружие фехтовальное", а также услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; изучение рынка; распространение образцов; сбыт товара через посредника" и 42-го класса МКТУ "создание новых видов товаров; реализация товаров, заявленных в классах 06, 08, 16, 21, 28".

Полагая, что правообладатель не использует спорный товарный знак в отношении вышеперечисленных услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, ООО "Практика" обратилось к нему 07.07.2023 с предложением заинтересованного лица о представлении письма-согласия на регистрацию на имя ООО "Практика" обозначения по заявке N 2022795723 в отношении услуг 35-го класса МКТУ либо об отчуждении в его пользу исключительного права на спорный товарный знак, либо об отказе от права на такой знак и впоследствии обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении перечисленных услуг вследствие его неиспользования.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

ООО "Практика" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 07.07.2023 о представлении письма-согласия на регистрацию на имя ООО "Практика" обозначения по заявке N 2022795723 в отношении услуг 35-го класса МКТУ либо об отчуждении в его пользу исключительного права на спорный товарный знак, либо об отказе от права на такой знак; почтовыми квитанциями и описями вложений в подтверждение отправки предложения АО "Практика" 07.07.2023 (т. 1, л.д. 17-21) по адресам, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и Едином государственном реестре юридических лиц.

Соблюдение досудебного порядка ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал, что он под обозначениями "Практика" / "Praktika" осуществляет деятельность по реализацией промышленных товаров, их экспорту-импорту, а также подало в Роспатент заявку N 20222792245 на регистрацию в качестве знака обслуживания комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "PRAKTIKA", которому Роспатенту противопоставлен спорный товарный знак ответчика.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, ООО "Практика" представило в материалы дела следующие доказательства: сведения о заявке N 2022795723; уведомление Роспатента от 18.05.2023 в отношении указанной заявки; скриншоты сайта истца praktik.ru и доменную справку в отношении него; договоры о поставке товаров истцом и универсальные передаточными актами к ним; договор транспортной экспедиции от 27.12.2022; декларации на товары; договоры с иностранными продавцами и дополнительные соглашениями к ним; договор аренды торгового помещения от 01.12.2022; выписку из ЕГРЮЛ в отношении истца.

Сопоставив спорный товарный знак "" с обозначениями используемыми истцом "" / "praktik" / "Практика" в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и в соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции, приведенными в пункте 162 Постановления N 10, суд пришел к выводу об их определенной степени сходства за счет фонетического и семантического сходства.

Сходство спорного товарного знака и обозначения по заявке истца ответчиком не оспаривается и подтверждается выводами административного органа, уполномоченного на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, - Роспатента, нашедшими отражение в уведомлении указанного органа от 18.05.2023.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают, что истец под вышеуказанными обозначениями осуществляет деятельность сфере реализации товаров, операция импорта-экспорта, однородных вышеперечисленным услугам 35-го и 42-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика, что последним также не оспаривается.

Указанное свидетельствует, о наличии у истца права на иск по статье 1486 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (07.07.2023) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 07.07.2020 по 06.07.2023 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака (знака обслуживания), так и связанные с введением товаров (услуг) в гражданский оборот, то есть с доведением их до потребителя (услугополучателя).

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех рубрик МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик представил доказательства использования спорного товарного знака в отношении таких товаров собственного производства, как ножи, кинжалы, кортики, стилеты, тесаки, сабли, палаши, шашки, топоры, шахматы, кубки, посуды, икон и др. товаров подарочного назначения.

В ходе судебного заседания отвечая на вопрос суда, представитель ответчика высказался об использовании спорного товарного знака и в отношении услуг, предлагаемых ответчиком на своем сайте zlatoust.vip, однако в ходе осмотра в судебном заседании указанного сайта судом не было обнаружено информации об услугах 35-го и 42-го классов МКТУ, оказываемых ответчиком под спорным товарным знаком, в т.ч. в вышеуказанный период доказывания. При этом представитель ответчика подтвердил, что посредством указанного сайта ответчик реализует собственную продукцию. По предложению суда представитель ответчика не смог указать в ходе осмотра доказательств в сети Интернет или в материалах дела информацию, имеющую отношение к услугам 35-го и 42-го класса, оказываемым ответчиком третьим лицам.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, а ответчик не доказал его использование в отношении таких услуг, для которых знак зарегистрирован, а равно не доказал существование в исковой период обстоятельств, объективно препятствующих его использованию. Данные обстоятельства являются основанием для удовлетворения иска.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (знак обслуживания).

Принятые определением от 20.02.2024 по ходатайству истца обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу действия по вынесению решения по заявке на регистрацию товарного знака N 2022795723 подлежат отмене в связи с принятием данного судебного решения.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 97, 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Практика" (ОГРН 1037709017796) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182506 вследствие его неиспользования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182506 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Практика" (ОГРН 1027400578270) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Практика" (ОГРН 1037709017796) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Отменить принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2024 по делу N СИП-1045/2023 обеспечительные меры в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности совершать действия по вынесению решения по заявке на регистрацию товарного знака N 2022795723 до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Е.Ю. Борзило

Е.Ю. Пашкова