Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2024 г. N С01-150/2024 по делу N СИП-720/2023 Дело по иску о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд первой инстанции не дал оценку аргументам истца о сходстве спорного товарного знака и противопоставленного ему промышленного образца, ограничившись аргументами о неохраноспособности формы бутылки в составе спорного товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2024 г. N С01-150/2024 по делу N СИП-720/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 8 апреля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 апреля 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Головина Вячеслава Владимировича (г. Домодедово, Московская обл., ОГРНИП 318502700040092) на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2023 по делу N СИП-720/2023

по заявлению индивидуального предпринимателя Головина Вячеслава Владимировича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.04.2023 об отказе в удовлетворении поступившего 08.12.2022 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 887910.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Геворкян Арутюн Мартикович (г. Краснодар, ОГРНИП 304231120800092).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Головина Вячеслава Владимировича - Шелестюков Р.Н. (по доверенности от 01.09.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-69/41и);

от индивидуального предпринимателя Геворкяна Арутюна Мартиковича - Щербаков А.Б. (по доверенности от 01.12.2023).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Головин Вячеслав Владимирович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.04.2023 об отказе в удовлетворении поступившего 08.12.2022 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 887910.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Геворкян Арутюн Мартикович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2023 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Головин В.В. просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых указал, что доводы жалобы фактически заключаются в несогласии ее заявителя с оценкой доказательств и обстоятельств дела и не являются основанием для отмены принятого по делу судебного акта.

Геворкян А.М. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласился с изложенными в ней доводами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в приобщении к материалам дела отзыва Геворкяна А.М. на кассационную жалобу в связи с отсутствием доказательств заблаговременного направления данного процессуального документа лицам, участвующим в деле (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

В судебное заседание явились представители Головина В.В. и Роспатента.

Представитель Геворкяна А.М. принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Головина В.В. поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители административного органа и третьего лица возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 887910 зарегистрирован 18.08.2022 (дата приоритета - 24.02.2022) на имя Геворкяна А.М. в отношении товаров 21-го класса "бутыли" и 33-го класса "арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виноградосодержащие напитки, виски, водка, водка анисовая, водка вишневая, джин, дижестивы (ликеры и спиртные напитки), ликеры, напитки алкогольные, кроме пива, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, настойки горькие, ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Данный товарный знак является комбинированным, включающим объемный элемент. В качестве неохраняемого элемента обозначения указана форма бутылки.

Головин В.В. 08.12.2022 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса (далее - ГК РФ). В ходе рассмотрения возражения податель возражения дополнил его правовое основание указанием на несоответствие товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения и дополнения к нему были приведены следующие доводы:

Головин В.В. является правообладателем патента Российской Федерации N 124703 на промышленный образец "Бутылка" (индекс Международной классификации промышленных образцов (далее - МКПО) - 09-01) с датой приоритета 04.03.2020 (далее - противопоставленный промышленный образец); правовая охрана промышленному образцу предоставлена в объеме признаков, нашедших отражение на следующих изображениях внешнего вида изделия

"";

регистрация спорного товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, поскольку зарегистрированное обозначение является сходным с противопоставленным промышленным образцом на основании визуального сходства внешней формы изделия и его отдельных элементов;

изображение спорного объемного товарного знака воспроизводит внешний вид, форму, конфигурацию, сочетание линий, контуры изделия, а также фактуру материала внешнего вида изделия, защищенного патентом на промышленный образец;

в спорном товарном знаке внешняя форма бутылки указана в качестве неохраняемого элемента; данное обстоятельство не является предусмотренным законом основанием для предоставления правовой охраны объемному обозначению, воспроизводящему внешнюю форму противопоставленного промышленного образца;

включение словесного элемента "AMG" в состав корпуса бутылки не приводит к качественно иному восприятию внешней формы изделия, он не носит доминирующего характера;

в рассматриваемой ситуации основным элементом спорного товарного знака является форма бутылки, так как она акцентирует на себе внимание потребителя и имеет более крупный размер по сравнению с охраняемыми элементами товарного знака; внимание к сочетанию букв снижено за счет выполнения его буквами малого размера, различимыми только после кратного увеличения вида самой бутылки;

спорный товарный знак и противопоставленный промышленный образец характеризуются сходством внешней формы, зрительно сравниваемые объекты производят сходное впечатление за счет включения в их состав элемента - бутылки; изображение бутылки является единственным элементом, акцентирующим на себе внимание в спорном знаке и в противопоставленном промышленном образце;

проверка соблюдения требований в отношении промышленных образцов осуществляется без учета понятия "однородные товары/услуги", т.е. независимо от товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения в качестве товарного знака.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатент принял решение от 27.04.2023 об отказе в его удовлетворении.

При рассмотрении упомянутого возражения административный орган на основе анализа спорного товарного знака установил, что данное средство индивидуализации представляет собой бутылку для розлива алкогольных напитков прямоугольной формы с узким вытянутым горлышком, покатыми плечиками, вытянутыми боковыми стенками, прямоугольным основанием. Вытянутая форма боковых стенок бутылки позволяет потребителю более комфортно и устойчиво держать ее в руке, а узкое вытянутое горлышко предотвращает возможность быстрого переливания ее содержимого. В нижней части бутылки имеется утолщение по всему периметру с двумя углублениями в боковой проекции, на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент. Указанная форма бутылки имеет конкретное функциональное назначение - обеспечивает удобство ее использования.

Административный орган отметил, что форма бутылки сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его. Отсутствие различительной способности формы бутылки в составе спорного товарного знака было установлено в ходе его экспертизы, поэтому данный элемент (форма бутылки) был признан неохраняемым.

Роспатент подчеркнул, что спорный товарный знак характеризуется не только наличием вышеуказанной формы, но и содержит в своем составе барельеф в виде словесного элемента "AMG" в оригинальном шрифтовом исполнении. Данный словесный элемент расположен в центральной части изображения бутылки, по мнению административного органа, именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Дополнительно Роспатент принял во внимание то, что словесный элемент "AMG" положен в основу принадлежащих Головину В.В. товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 835285, "AMG" по свидетельству Российской Федерации N 682852, "АМГ" по свидетельству Российской Федерации N 631353, "" по свидетельству Российской Федерации N 682853.

При исследовании значимости элементов спорного товарного знака административный орган констатировал, что у него отсутствуют основания для вывода о том, что неохраняемая форма бутылки в составе спорного обозначения носит доминирующий характер, вследствие чего не представляется возможным установить несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении доводов возражения, касающихся несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, административный орган учел, что противопоставленный промышленный образец представляет собой емкость, которая, как и бутылка в составе спорного товарного знака, характеризуется следующими признаками: прямоугольная форма с узким вытянутым горлышком, покатые плечики, вытянутые слегка боковые стенки, прямоугольное основание, утолщение в нижней части с двумя углублениями в боковой проекции, на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент. В нижней части бутылки на фоне утолщения присутствует барельеф в виде слова "SOS" в написании буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении.

Административный орган подчеркнул, что товарный знак и промышленный образец по своей природе имеют разный объем правовой охраны: товарный знак предназначен для индивидуализации товара конкретного производителя, а промышленный образец представляет собой техническое решение внешнего вида изделия, его дизайн. По мнению Роспатента, в объемном товарном знаке, предназначенном для маркировки товара определенного вида, форма этого товара не носит индивидуализирующих свойств с точки зрения правовой охраны этого объекта интеллектуальных прав, в то время как в промышленном образце тот или иной элемент дизайна товара имеет значение с точки зрения его отличительных признаков.

При сравнении спорного товарного знака и противопоставленного ему промышленного образца Роспатент подтвердил, что сопоставляются по существу именно формы бутылок; в ходе такого сравнения административный орган руководствовался содержащимися в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснениями о том, что при установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов оно имеется - сильных или слабых; сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

С учетом приведенных разъяснений высшей судебной инстанции Роспатент счел, что неохраноспособная форма бутылки в составе спорного товарного знака относится к слабым элементам, она не может выступать в качестве элемента, определяющего сходство данного средства индивидуализации с противопоставленным промышленным образцом.

При таких обстоятельствах Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил правовую охрану спорного товарного знака в силе.

Не согласившись с названным решением, Головин В.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении заявления суд первой инстанции руководствовался положениями ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), разъяснениями, содержащимися в Постановлении N 10.

Суд первой инстанции исходил из того, что спорный товарный знак "" представляет собой изображение бутылки в различных проекциях, на тулове которой в центральной части расположен выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент "AMG" в оригинальном шрифтовом исполнении. Спорный товарный знак представляет собой бутылку для розлива алкогольных напитков прямоугольной формы с узким вытянутым горлышком, покатыми плечиками, вытянутыми боковыми стенками, прямоугольным основанием.

При оценке доводов заявителя о том, что в спорном товарном знаке именно форма бутылки занимает доминирующее положение, суд первой инстанции поддержал предложенный административным органом подход: если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что указанная форма бутылки имеет конкретное функциональное назначение - обеспечивает удобство ее использования (вытянутая форма боковых стенок бутылки позволяет потребителю более комфортно и устойчиво держать ее в руке, а узкое вытянутое горлышко предотвращает возможность быстрого переливания ее содержимого), данная форма бутылки сама по себе не обладает оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных и запомнить его. Суд учел, что отсутствие различительной способности формы бутылки в составе спорного товарного знака было установлено в ходе его экспертизы, данный элемент был признан Роспатентом неохраняемым.

Суд первой инстанции согласился со следующими выводами административного органа:

включенный в спорный товарный знак барельеф в виде словесного элемента "AMG" в оригинальном шрифтовом исполнении является доминирующим элементом в спорном товарном знаке;

неохраняемая форма бутылки в спорном товарном знаке не занимает доминирующее положение, вследствие чего предоставление правовой охраны данному товарному знаку в отношении товаров 21-го, 33-го классов МКТУ не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции конкретизировал вывод административного органа по поводу того, какой элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию спорного товарного знака. Как подчеркнул суд первой инстанции, стандартная форма бутылки сама по себе не может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку потребители не акцентируют внимание на стандартной форме ("как у всех") упаковки; стандартная форма бутылки может занимать доминирующее положение в обозначении только в том случае, если на бутылке не размещены этикетки, декоративные элементы или иные элементы, способные придать стандартной форме бутылки индивидуальный облик.

Принимая во внимание то, что правообладатель спорного товарного знака при создании дизайна своего товара стремился выделить его из числа производителей аналогичной продукции путем создания акцента на словесном элементе "AMG", выполненном объемно, суд первой инстанции поддержал вывод административного органа о том, что названный словесный элемент, выполненный в виде барельефа в центральной части обозначения бутылки, способен придать товарному знаку различительную способность.

Суд первой инстанции исходил из того, что вывод Роспатента о соответствии регистрации товарного знака применительно к товарам 33-го класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении довода о несоответствии регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ суд первой инстанции не опроверг выявленные Роспатентом общие признаки неохраняемой формы бутылки спорного товарного знака и противопоставленного промышленного образца.

С учетом приведенной в пункте 162 Постановления N 10 правовой позиции, состоящей в том, что сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается, суд первой инстанции констатировал: неохраноспособная форма бутылки в составе спорного товарного знака не может выступать в качестве элемента, определяющего его сходство с противопоставленным промышленным образцом. Как следствие, суд первой инстанции признал правильным тот вывод Роспатента, что определяющим при анализе сходства спорного товарного знака и противопоставленного промышленного образца является такой отличительный элемент товарного знака, как барельеф в виде словесного элемента "AMG", который выполняет основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке и отсутствует в промышленном образце.

Наличие указанного элемента в составе спорного товарного знака обуславливает, по мнению суда первой инстанции, вывод об отсутствии сходства этого товарного знака и противопоставленного промышленного образца.

С учетом изложенного суд первой инстанции поддержал вывод административного органа о соответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о наличии у административного органа полномочий по рассмотрению возражения и по принятию решения по результатам такого рассмотрения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Головин В.В. оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что доминирующее значение в спорном товарном знаке имеет барельеф в виде словесного элемента "AMG" в оригинальном шрифтовом исполнении, поскольку данный элемент по сравнению с формой бутылки в целом занимает незначительное пространственное положение (не более 5% от общей площади объемного товарного знака), к тому же в прозрачном стекле зрительно малоразличим. Напротив, доминирующее положение занимает форма бутылки, в связи с чем данный элемент не может быть включен в товарный знак как неохраняемый.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции должен был применить принцип правовой определенности и учесть правовую позицию административного органа, выраженную при принятии решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2018750746.

Головин В.В. настаивает на том, что суд первой инстанции неправильно отразил его довод о доминирующем характере стандартной формы бутылки, он настаивал на том, что форма бутылки является оригинальной и запатентована как промышленный образец, что повлекло исключение необходимости опровержения довода о явном доминировании формы бутылки над буквенным элементом; "вывод об отсутствии доминирования, сделанный исходя из декларативного утверждения о стандартности (абзацы второй и третий оборот стр. л.д. 97 т. 2) не логичен, т.к. эти понятия не взаимосвязаны".

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что форма бутылки не является традиционной и безальтернативной - стандартной, т.е. не "как у всех", это обстоятельство подтверждается наличием противопоставленного промышленного образца с более ранней датой регистрации, внешняя форма которого, по мнению Головина В.В., имеет высокую степень сходства, близкую к тождеству, с внешней формой спорного товарного знака. При очевидном внешнем сходстве форм бутылки этот значимый факт никто не отрицал.

Головин В.В. считает оригинальной (не стандартной) форму спорного товарного знака в связи с наличием в данной форме всех существенных признаков действующего промышленного образца.

Заявитель кассационной жалобы со ссылками на конкретные листы дела указывает на необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что вывод Роспатента о соответствии регистрации товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ заявитель не оспаривает; Головин В.В. подчеркнул, что он оспаривал данный вывод при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, не подлежат применению к правоотношениям сторон. Объем правовой охраны промышленного образца определяется существенными и несущественными признаками (статья 1352 ГК РФ). В промышленном образце нет такого понятия, как "неохраняемый элемент".

Головин В.В. полагает, что применению подлежал пункт 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство N 12), в котором говорится, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. Неправильно применив разъяснения Постановления N 10 и не применив названное положение Руководства N 12, при анализе спорного товарного знака суд первой инстанции зрительно исключил форму бутылки из состава товарного знака и "сопоставил несопоставляемое - словесный элемент и оригинальную форму бутылки", в результате чего сделал вывод об отсутствии их сходства.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на неправильное толкование судом первой инстанции положений подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, данная правовая норма не предусматривает исключений из установленного запрета. В диспозиции названной нормы ничего не сказано про неохраняемые элементы товарного знака.

Как отмечает Головин В.В., суд первой инстанции не применил положения пункта 29 Правил N 482, который императивно устанавливает, что в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, требованиям подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов) статьи 1483 ГК РФ. В нарушение норм пункта 48 Правил N 482 спорный товарный знак с промышленным образцом не сравнивался.

Заявитель кассационной жалобы подвергает сомнению вывод суда первой инстанции о том, что предоставление правовой охраны промышленному образцу, соответствующему по форме товарному знаку, не может являться доказательством охраноспособности формы такого товарного знака. Объем сведений, учитываемых при экспертизе заявки на товарный знак, должен был включать в себя и сведения об опубликованном промышленном образце, что фактически сделано не было.

В дополнении к кассационной жалобе ее заявитель указывает: в оспариваемом решении Роспатента не содержатся выводы о том, что оригинальные особенности заявленной формы бутылки, сходные с противопоставленным промышленным образцом, обусловлены только ее функциональным назначением.

Доводы кассационной жалобы дополнены также утверждением о том, что сходство формы бутылки спорного товарного знака усиливается за счет совпадающего назначения: объемные бутылки для розлива, хранения и транспортировки алкогольной продукции. Суд первой инстанции не учел, что охраняемый элемент товарного знака является неотделимым элементом неохраняемого, поэтому, если дискламирована форма бутылки, то должна быть дискламирована и та ее часть, на которой содержится словесный элемент.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в дополнениях к ней и в письменных пояснениях на кассационную жалобу, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В абзаце четвертом пункта 9 статьи 1483 ГК РФ указано, что положения этого пункта названной статьи Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 48 Правил N 482 при регистрации товарного знака устанавливается, не является ли заявленное обозначение тождественным или сходным до степени смешения с промышленным образцом, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При оценке решения Роспатента на предмет соблюдения им единообразия в правоприменительной практике (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 N 21 "О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации") учету подлежат сложившиеся в правоприменительной практике правовые подходы, нашедшие отражение в Руководстве N 12.

Порядок проверки административным органом товарного знака на предмет соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в части промышленных образцов, предусмотрен пунктом 9 Руководства N 12, согласно которому:

промышленные образцы следует учитывать только при экспертизе отдельных видов обозначений, а именно: объемных обозначений, комбинированных обозначений, включающих объемный элемент (например, форму товара или упаковки), а также обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки;

информационный поиск по фонду промышленных образцов следует осуществлять по соответствующим классам МКПО, в качестве наиболее типичных ситуаций приведены следующие: по 9-му классу МКПО (тара, упаковка и контейнеры, используемые для транспортировки, манипулирования или хранения товаров) поиск проводится для заявленных объемных обозначений, которые представляют собой упаковку товаров, например бутылки для товаров 32-го и 33-го класса МКТУ (алкогольные, безалкогольные напитки), флаконы - для товаров 3-го класса МКТУ;

определение степени сходства заявленного обозначения с промышленным образцом следует осуществлять согласно общим подходам установления сходства обозначений;

проверка соблюдения требований в отношении промышленных образцов осуществляется без учета понятия "однородные товары и/или услуги", т.е. независимо от перечня товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения в качестве товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что не все отраженные в Руководстве N 12 суждения основаны на правильном понимании закона. Так, не соответствует положениям статьи 1358 ГК РФ мнение о том, что не должен приниматься во внимание перечень товаров и услуг: это мнение не основано на определенном ГК РФ содержании исключительного права на промышленный образец.

Вместе с тем в целом методология является последовательной.

Положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ направлены на защиту исключительного права на промышленный образец.

Президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что нормы подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ подлежат применению во всяком случае тогда, когда в спорном товарном знаке использован "старший" противопоставленный промышленный образец.

При этом применяется подход об использовании промышленного образца, сформулированный в абзаце четвертом пункта 3 статьи 1358 ГК РФ: промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает; наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца (абзацы шестой и седьмой пункта 123 Постановления N 10).

Как усматривается из содержания обжалуемого решения, суд первой инстанции не опроверг наличие у противопоставленного промышленного образца и спорного товарного знака установленных Роспатентом общих признаков:

прямоугольная форма с узким вытянутым горлышком;

покатые плечики;

вытянутые слегка боковые стенки;

прямоугольное основание;

утолщение в нижней части с двумя углублениями в боковой проекции;

на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент.

Вместе с тем детальный анализ сходства спорного товарного знака с противопоставленным промышленным образцом суд первой инстанции не произвел, сославшись на содержащиеся в пункте 162 Постановления N 10 разъяснения о том, что сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Неохраноспособная форма бутылки в составе спорного товарного знака, с точки зрения суда первой инстанции, не может выступать в качестве элемента, определяющего сходство данного средства индивидуализации с противопоставленным промышленным образцом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к тому выводу, что суд первой инстанции вслед за Роспатентом исходил из неверного толкования содержащихся в пункте 162 Постановления N 10 разъяснений о том, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом того, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения; сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Для того чтобы применить логику пункта 162 Постановления N 10 к правоотношениям сторон, необходимо совпадение несущественных элементов "старшего" промышленного образца и неохраняемых элементов спорного товарного знака.

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, какой объем охраны имеет право, в отношении которого заявлено требование о его защите.

Из материалов административного дела не усматривается, что какие-либо вышеперечисленные признаки противопоставленного промышленного образца были отнесены Роспатентом к числу несущественных.

Напротив, Головин В.В. как податель возражения, ссылаясь на наличие у него исключительного права на противопоставленный промышленный образец, по существу, настаивал на оригинальности внешнего вида изделия. Предоставление внешнему виду изделия правовой охраны в качестве промышленного образца свидетельствует о соответствии его условию патентоспособности "оригинальность", пока иное не доказано в установленном законом порядке путем подачи возражения в административный орган (пункт 52 Постановления N 10).

Таким образом, неохраноспособность отдельных элементов спорного "младшего" товарного знака не является обстоятельством, исключающим необходимость сравнения названного средства индивидуализации, включая его неохраняемые элементы, и промышленного образца, в защиту которого подано возражение.

Наличие в "младшем" товарном знаке неохраняемых элементов (в рассматриваемом случае - форма бутылки) не освобождает административный орган (а вслед за ним и суд при проверке выводов административного органа) от выяснения того обстоятельства, имеется ли сходство сравниваемых промышленного образца и средства индивидуализации.

При противоположном подходе любое лицо сможет зарегистрировать в качестве своего товарного знака принадлежащий другому субъекту промышленный образец с добавлением словесного и/или изобразительного элемента, исключив признаки "старшего" промышленного образца из правовой охраны своего средства индивидуализации.

Методология определения сходства определена для отдельных видов обозначений пунктами 42-44 Правил N 482, пунктом 162 Постановления N 10 и применяется в переложении на норму подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ с учетом особенностей объекта, подлежащего защите.

Следовательно, по смыслу положений подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности "младшего" товарного знака при противопоставлении ему "старшего" промышленного образца предполагает установление следующих обстоятельств:

определение того, предназначен ли спорный товарный знак для индивидуализации товаров, являющихся изделиями сходного назначения, что и решение внешнего вида противопоставленного промышленного образца, или представляющих собой назначение промышленного образца;

определение информированного потребителя для изделий сходного назначения;

выявление существенных признаков "старшего" промышленного образца;

сравнительный анализ существенных признаков "старшего" промышленного образца и спорного "младшего" товарного знака в целях определения того, содержит ли спорный товарный знак все существенные признаки промышленного образца (для первого варианта использования), или

сравнение общих впечатлений, производимых "старшим" промышленным образцом и спорным "младшим" товарным знаком, выявление существенных признаков, которыми промышленный образец отличается от спорного средства индивидуализации, с целью проверить, производит ли спорный "младший" товарный знак на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит совокупность признаков "старшего" промышленного образца (для второго варианта использования);

при сравнении "старшего" промышленного образца и спорного "младшего" товарного знака принимаются во внимание в том числе неохраняемые элементы товарного знака;

сравнение промышленного образца и товарного знака производится без учета критерия однородности (но с учетом назначения изделий).

Проверяя обоснованность и правомерность выводов административного органа о соответствии спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции не дал оценку аргументам Головина В.В. о сходстве спорного товарного знака и противопоставленного ему промышленного образца, ограничившись аргументами о неохраноспособности формы бутылки в составе спорного товарного знака.

Суд первой инстанции не оценил, действительно ли прозрачный барельеф в виде словесного элемента "AMG" способен повлиять на общее впечатление, которое производят "старший" промышленный образец и "младший" товарный знак при их сопоставлении без исключения из сравнительного анализа формы бутылки.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что до установления перечисленных выше обстоятельств выводы о соответствии спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ являются преждевременными.

Таким образом, неправильное применение судом первой инстанции норм материального права повлекло сделанный без исследования всех необходимых для рассмотрения дела обстоятельств вывод о соответствии решения Роспатента требованиям действующего законодательства.

Вместе с тем допущенные судом первой инстанции ошибки могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходимы установление существенных обстоятельств и исследование имеющихся в деле доказательств.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что доводы Головина В.В. о несоответствии спорного товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ с учетом конкретных обстоятельств дела являются взаимосвязанными с выводами о соответствии спорного обозначения положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

По мнению заявителя кассационной жалобы, существо нарушения Роспатентом названной нормы состоит в том, что пункт 1 статьи 1483 ГК РФ не допускает дискламацию элемента товарного знака, если он занимает в нем доминирующее положение.

Суд первой инстанции не дал оценку тому обстоятельству, что охраняемый элемент товарного знака (барельеф в виде словесного элемента "AMG") является неотделимым элементом неохраняемого, не оценив возможность частичной дискламации формы бутылки (видимого контура изделия), без той части контура, которая образует названный элемент.

Кроме того, вывод суда первой инстанции о том, что форма бутылки сама по себе не обладает оригинальностью, с одновременным признанием наличия общих признаков промышленного образца и дискламированной формы бутыли спорного товарного знака (прямоугольная форма с узким вытянутым горлышком; покатые плечики; вытянутые слегка боковые стенки; прямоугольное основание; утолщение в нижней части с двумя углублениями в боковой проекции; на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент) фактически ставит под сомнение патентоспособность противопоставленного промышленного образца, в то время как охраноспособность противопоставленного объекта проверке не подлежит.

Данные доводы взаимосвязаны с признанными обоснованными на стадии кассационного обжалования аргументами о несоответствии изложенных в решении суда выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также о неправильном применении положений подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также признает противоречащим материалам дела вывод суда первой инстанции о том, что Головин В.В. не оспаривал вывод Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ. Так, в возражении на отзыв Головин В.В. прямо указывал на то, что он оспаривает соответствующий вывод (т. 2, л.д. 61 оборот).

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает кассационную жалобу Головина В.В. подлежащей удовлетворению, а принятое по делу решение - отмене в связи с несоответствием выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также нарушением норм материального права.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Вместе с тем исходя из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", размер государственной пошлины при обжаловании судебных актов по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для юридических лиц составляет 150 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы компания уплатила государственную пошлину в размере 300 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 150 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2023 по делу N СИП-720/2023 отменить.

Дело N СИП-720/2023 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Головину Вячеславу Владимировичу (ОГРНИП 318502700040092) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 150 (сто пятьдесят) рублей, излишне уплаченную по чеку от 22.01.2024 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова