Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2024 г. N С01-5/2024 по делу N СИП-597/2023 Суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, поскольку представленные документы подтверждают факт самостоятельного использования заводом своего фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака (документ не действует)

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2024 г. N С01-5/2024 по делу N СИП-597/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 апреля 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" (ул. Суворова, д. 1, г. Павлово, Нижегородская обл., 606108, ОГРН 1045206965055) на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2023 по делу N СИП-597/2023

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Скейл" (ул. Магистральная, д. 59, кв. 53, г. Кострома, 156011, ОГРН 1094401005148).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" - Клименкова А.В. (по доверенности от 26.09.2022 N 115), Шилов А.Н. (по доверенности от 01.11.2022 N 125; после перерыва);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-51/41и);

от общества с ограниченной ответственностью "Скейл" - Туленинов А.Н. (по доверенности от 31.05.2022).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" (далее - завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581 в отношении товаров 28-го класса "модели транспортных средств масштабные" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Скейл" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2023 заявление завода оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, завод просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявления.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2024 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 08.04.2024 для направления запросов в порядке части 1 ¹ статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До судебного заседания поступили ответы на направленные президиумом Суда по интеллектуальным правам запросы от Бутенко Светланы Викторовны, Бузовой Натальи Владимировны, Гришановой Галины Ивановны, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (от Бузанова Виктора Юрьевича и Ворожевич Арины Сергеевны).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" от ответа на запрос отказалось.

Общество представило письменные пояснения на кассационную жалобу с учетом полученных ответов на судебные запросы.

Представители завода, Роспатента и общества приняли участие в судебном заседании 08.04.2024 посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании 08.04.2024 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 10.04.2024 в целях предоставления лицам, участвующим в деле, возможности ознакомиться с поступившими ответами на судебные запросы.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе президиума Суда по интеллектуальным правам, при ведении протокола судебного заседания тем же лицом, при участии тех же представителей завода, Роспатента (обеспечил личное присутствие в зале судебного заседания) и общества.

Кроме того, после перерыва в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания) принял участие еще один представитель завода Шилов А.Н.

Представители завода поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить, прокомментировали полученные на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам ответы ученых.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, прокомментировали полученные на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам ответы ученых.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 553581 зарегистрирован 02.10.2015 по заявке N 2014706094 с приоритетом от 27.02.2014 на имя общества в отношении товаров 28-го класса МКТУ "бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные; качели; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; ласты для плавания; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мишени; мишени электронные; модели транспортных средств масштабные; наживки искусственные; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; оружие фехтовальное; палочки для мажореток; парапланы; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки фехтовальные; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; пояса для плавания; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]".

Завод 28.09.2022 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные", мотивированным несоответствием его регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование поданного возражения завод ссылался на сходство спорного товарного знака с произвольной частью своего сокращенного фирменного наименования (ООО "ПАЗ"), исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета названного товарного знака, а также на осуществление деятельности, связанной с оборотом товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" и с оборотом однородных товаров до даты приоритета рассматриваемого товарного знака.

В подтверждение факта осуществления деятельности, связанной с оборотом товаров 28-го класса МКТУ, завод представил договоры о предоставлении неисключительной лицензии на использование изображений автобусов марки "ПАЗ", а также данные о производстве моделей транспортных средств лицензиатами. В соответствии с условиями названных договоров на выпускаемую лицензиатами продукцию наносилась маркировка "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ".

Кроме того, завод указывал на производство до даты приоритета автобусов "ПАЗ", полагая названный товар однородным спорному товару 28-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 31.03.2023 принял решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака.

Административный орган признал завод лицом, заинтересованным в подаче возражения.

На основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Роспатент установил, что исключительное право на фирменное наименование, в том числе на сокращенное на русском языке, возникло у завода 02.07.2004, т.е. ранее даты приоритета спорного товарного знака (27.02.2014).

Административный орган констатировал сходство анализируемого товарного знака и произвольной части сокращенного фирменного наименования завода ввиду их фонетического тождества.

Административный орган отметил, что завод не доказал факт осуществления им деятельности по производству и реализации автобусов, а следовательно, нет оснований для исследования однородности такой деятельности спорным товарам 28-го класса МКТУ.

Роспатент счел, что документы, касающиеся деятельности лицензиатов завода, подтверждают производство данными лицами уменьшенных моделей автобусов "ПАЗ", которые относятся к товарам 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные", а также то обстоятельство, что на данные товары наносилась надпись "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ".

Вместе с тем административный орган отметил, что деятельность лицензиатов завода не может быть расценена как деятельность самого завода с целью применения положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнительно отметив, что предоставление права использования фирменного наименования иным лицам гражданским законодательством не предусмотрено.

Поскольку завод не доказал, что осуществлял до даты приоритета спорного товарного знака самостоятельную деятельность, связанную с оборотом товаров, однородных спорным товарам 28-го класса МКТУ, Роспатент отказал в удовлетворении возражения.

Не согласившись с принятым административным органом решением, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции подтвердил выводы административного органа о возникновении у завода права на фирменное наименование, включая сокращенное на русском языке, ранее даты приоритета спорного товарного знака, а также о сходстве произвольной части сокращенного фирменного наименования завода с принадлежащим обществу товарным знаком ввиду их фонетического тождества.

Оценив представленные заводом документы, суд первой инстанции констатировал, что они свидетельствуют об осуществлении лицензиатами завода реальной деятельности по производству и реализации уменьшенных моделей автобусов марки "ПАЗ" по заказу и под контролем завода, о маркировке продукции лицензиата надписью "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ", об осуществлении заводом контрольных мероприятий за деятельностью лицензиатов.

Вместе с тем суд первой инстанции счел, что имеющиеся документы не подтверждают факт самостоятельного использования заводом своего фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака при производстве и реализации уменьшенных моделей автобусов марки "ПАЗ", поскольку все имеющиеся доказательства касаются осуществления подобной деятельности иными лицами.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции согласился с позицией Роспатента, состоящей в том, что завод не подтвердил осуществление им фактической деятельности, которая могла бы быть признана однородной спорным товарам 28-го класса МКТУ, до даты приоритета рассматриваемого товарного знака с использованием своего фирменного наименования.

Суд первой инстанции также признал, что материалы дела не свидетельствуют о производстве и реализации заводом автобусов.

В итоге суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения заявления завода.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента и о применимом законодательстве.

Завод также выражает согласие с выводами административного органа и суда первой инстанции в отношении даты возникновения у него исключительного права на фирменное наименование, а также в отношении сходства спорного товарного знака и произвольной части сокращенного фирменного наименования завода.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе завод отмечает, что, вопреки позиции суда первой инстанции, он не предоставлял право на использование своего фирменного наименования иным лицам.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что им были заключены лицензионные договоры о предоставлении права использования изображений автобусов "ПАЗ" (объектов авторского права) при производстве и реализации их уменьшенных моделей, завод возложил на своих контрагентов (лицензиатов) обязанность размещать информацию (в том числе указывать фирменное наименование завода) на упаковках вводимых в гражданский оборот контрагентами товаров, что прямо предусмотрено условиями договоров, указанные договоры реально исполнялись, уменьшенные модели автобусов производились и вводились в гражданский оборот, на упаковках моделей размещалась информация "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ".

Как указывает завод, все перечисленные обстоятельства установили как административный орган, так и суд первой инстанции.

Выводы Роспатента и суда первой инстанции по фактическим обстоятельствам дела соответствуют представленным в материалы дела доказательствам.

В такой ситуации завод полагает, что он имеет непосредственное отношение к факту появления уменьшенных моделей автобусов на рынке. При этом во внешнем виде названных моделей использованы принадлежащие заводу объекты авторского права.

По мнению заявителя кассационной жалобы, подобное поведение завода (возложение на лицензиатов обязанности размещать фирменное наименование завода на упаковках товаров) является одним из способов использования фирменного наименования именно заводом.

Кроме того, завод выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о недоказанности производства товаров 12-го класса МКТУ "автобусы", настаивает на том, что при рассмотрении возражения были представлены доказательства производства автобусов заводом с 02.07.2004 (дата регистрации в качестве юридического лица), который являлся продолжателем начатого советским предприятием в 1952 году производства автобусов марки "ПАЗ".

Завод отмечает, что суд первой инстанции не оценил должным образом представленные в материалы дела доказательства широкой известности обозначения "ПАЗ" ("PAZ") потребителям в отношении товаров 12-го класса МКТУ "автобусы".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в письменных пояснениях на нее, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и в иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица либо внесения сведений об изменении фирменного наименования в ЕГРЮЛ и прекращается в момент исключения фирменного наименования из названного реестра в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров и/или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На реализацию этих положений направлен пункт 8 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с которым не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как следует из вышеприведенных положений, данная норма направлена на предупреждение возможности введения потребителей в заблуждение и как таковая применяется только в случае фактической возможности столкновения товарных знаков с фирменными наименованиями (в отношении соотношения фирменных наименований и товарных знаков).

На это применительно к ранее существовавшим нормам права обращал внимание, в частности, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 05.03.2002 N 4193/01.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве знака обслуживания при наличии противопоставленного фирменного наименования, входят:

соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета знака обслуживания;

наличие или отсутствие тождества либо сходства спорного обозначения и противопоставленного фирменного наименования (отдельных его элементов);

однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), и видов деятельности, фактически осуществляемых юридическим лицом с противопоставленным фирменным наименованием.

С учетом этих обстоятельств устанавливается, возможно ли со стороны потребителей/контрагентов смешение товарного знака и фирменного наименования, возможно ли введение потребителей/контрагентов в заблуждение существованием товарного знака.

Административный орган и суд первой инстанции установили, что право на фирменное наименование возникло у завода ранее даты приоритета спорного товарного знака, а сокращенное фирменное наименование сходно с таким товарным знаком.

Эти обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются, а податель кассационной жалобы - завод выражает согласие с установленными в этой части обстоятельствами.

Основанием для отказа в удовлетворении возражения послужил вывод о недоказанности осуществления заводом деятельности, связанной с оборотом спорных товаров 28-го класса МКТУ или товаров, однородных им.

В подтверждение осуществляемой до даты приоритета рассматриваемого товарного знака деятельности завод ссылался на два обстоятельства:

производство товаров 12-го класса МКТУ "автобусы", однородных товарам 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные";

производство лицензиатами завода товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" с указанием на упаковках товара "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ".

Отклоняя первое приведенное заводом основание, Роспатент и суд первой инстанции исходили из того, что завод не представил доказательств, свидетельствующих о самостоятельном производстве им товаров 12-го класса МКТУ "автобусы". В такой ситуации вопрос однородности товаров 12-го класса МКТУ "автобусы" и спорных товаров 28-го класса МКТУ не исследовался.

Доводы кассационной жалобы, касающиеся использования заводом своего фирменного наименования при производстве товаров 12-го класса МКТУ "автобусы" подлежат отклонению как направленные на переоценку представленных в материалы дела доказательств.

Как следует из текста обжалуемого решения, в целях проверки выводов Роспатента суд первой инстанции исследовал имеющиеся доказательства, подтверждающие, по мнению завода, факт производства им товаров 12-го класса МКТУ, в их совокупности и пришел к обоснованному выводу о недостаточности подобных доказательств.

Приведенные в кассационной жалобе аргументы не нивелируют выводы суда первой инстанции в этой части.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

В отношении доводов кассационной жалобы об использовании заводом своего фирменного наименования путем его указания на упаковках товаров, реализуемых лицензиатами завода, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как уже указывалось, и Роспатент, и суд первой инстанции установили, что заводом были заключены с иными лицами договоры на предоставление лицензии на использование объектов авторского права; лицензиаты осуществляли до даты приоритета спорного товарного знака выпуск товаров 28-го класса МКТУ, тождественных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак; на упаковках товаров размещалось обозначение "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ".

Между тем и административный орган, и суд первой инстанции сочли, что завод самостоятельно не использовал свое фирменное наименование в деятельности, связанной с производством и реализацией уменьшенных моделей транспортных средств, а деятельность его лицензиатов не может быть учтена в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Для разрешения вопроса о возможности или невозможности при рассмотрении дел, основанных на применении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, учитывать деятельность, не только непосредственно осуществляемую правообладателем, но и осуществляемую иными лицами, связанными с правообладателем защищаемого фирменного наименования, и по его воле, президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 1 ¹ статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направил запросы лицам, обладающим теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора.

Проверив решение суда первой инстанции в соответствующей части с учетом полученных ответов на запросы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, заводом заключены договоры от 05.08.2011 N 496ПАЗ (с иностранным лицом Revontuli Toys Oy) и от 06.06.2011 N 392ПАЗ (с обществом с ограниченной ответственностью "С-Трейд") о предоставлении неисключительной лицензии на использование изображения автобусов марки "ПАЗ".

Согласно условиям названных договоров завод (лицензиар) предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на право использования изображений автобусов марки ПАЗ с целью изготовления, применения, хранения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в гражданский оборот моделей (уменьшенных автобусов, визуально напоминающих автобусы марки "ПАЗ") на территории (Российская Федерация), в том числе с помощью третьих лиц, осуществляющих данную деятельность исключительно по заказу и в интересах лицензиата.

Кроме того, положения указанных договоров предусматривают обязательное нанесение на упаковку моделей обозначения "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ".

Завод также представил отчеты о продажах лицензиатами моделей автобусов и фото упаковок уменьшенных моделей автобусов марки "ПАЗ", изготовленных лицензиатами, на которых нанесена надпись "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ", "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ".

Роспатент и суд первой инстанции исходили из того, что исключительное право на фирменное наименование не может быть предоставлено иному лицу в силу прямого указания на это в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что названный тезис является верным (распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается в силу прямого указания на это в пункте 2 статьи 1474 ГК РФ), однако завод не настаивал на факте предоставления исключительного права на свое фирменное наименование лицензиатам, а ссылался на то, что предоставление неисключительной лицензии на объект авторского права при производстве уменьшенных моделей автобусов марки "ПАЗ" с обязательным указанием на упаковке выпускаемых товаров обозначения "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ" / "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ" может быть учтено при применении норм пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает приведенный заводом довод заслуживающим внимания.

Как отмечено выше, систематическое толкование нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, в том числе с учетом положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, предусматривает необходимость недопущения смешения между целями индивидуализации, исходя из которого может быть учтена деятельность и иных лиц, если они ассоциируются потребителями с обладателем фирменного наименования.

С учетом этого для целей применения положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ учитывается такая деятельность, которая у третьих лиц (потребителей, контрагентов) ассоциируется с юридическим лицом, имеющим конкретное фирменное наименование.

Общеизвестно, что стандартные правовые и экономические модели предпринимательства предполагают возможность осуществления деятельности как собственными силами, так и иждивением привлеченных лиц.

В данном случае, как установили Роспатент и суд первой инстанции, деятельность по выпуску уменьшенных моделей транспортных средств (т.е. товаров, тождественным тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак) осуществлялась иждивением иностранного лица Revontuli Toys Oy и общества с ограниченной ответственностью "С-Трейд" под контролем завода.

Кроме того, как установили административный орган и суд первой инстанции, оформлена такая модель бизнеса лицензионными договорами на объекты авторского права, которые позволяют осуществлять контроль за деятельностью лицензиатов.

Этими же лицензионными договорами обеспечено такое осуществление деятельности иждивением иных лиц, которое сохраняет у потребителей/контрагентов связь с заводом.

Поскольку на производимой лицензиатами завода продукции использовались указания "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ" / "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ", потребитель такой продукции был осведомлен о причастности завода к выпускаемой его лицензиатами продукции и ассоциировал приобретаемую продукцию с заводом.

Смешение потребителями товаров (уменьшенных моделей транспортных средств), выпускаемых лицензиатами завода с указанием на упаковке выпускаемых товаров обозначений "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ" / "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ", и товаров, индивидуализируемых спорным товарным знаком, Роспатент и суд первой инстанции не приняли во внимание, поскольку товары выпускались не непосредственно заводом.

Вместе с тем, поскольку в данном случае лицензиаты правообладателя фирменного наименования действовали под контролем такого правообладателя и доводили до потребителей сведения о фирменном наименовании лица, под контролем которого выпускается продукция, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что деятельность таких лиц может быть принята во внимание в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая изложенное, а также установленное судом первой инстанции наличие в материалах дела заключенных заводом лицензионных договоров от 05.08.20211 N 496ПАЗ и от 06.06.2011 N 392ПАЗ, содержащих указание на обязательное размещение на упаковках выпускаемых товаров "ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ" / "Произведено по лицензии ООО "ПАЗ", и доказательств исполнения этих договоров, вывод суда первой инстанции о неподтвержденности факта использования заводом своего фирменного наименования в отношении спорных товаров 28-го класса МКТУ не может быть признан обоснованным.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако при неправильном толковании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение норм материального права является основанием для отмены судебного акта полностью и для вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение.

При названных обстоятельствах решение Роспатента от 31.03.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные", подлежит признанию недействительным как основанное на неверном толковании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд исходя из части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать административный орган выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Принимая во внимание то, что все фактические обстоятельства установлены, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" и возложить на Роспатент обязанность внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Ввиду удовлетворения заявленных требований завода судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы подлежат отнесению на административный орган в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2023 по делу N СИП-597/2023 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581, как не соответствующее положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 553581 в отношении товаров 28-го класса "модели транспортных средств масштабные" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации 553581 в отношении товаров 28-го класса "модели транспортных средств масштабные" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Павловский автобусный завод" (ОГРН 1045206965055) 3000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова