Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2024 г. N С01-1647/2023 по делу N СИП-670/2022 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо было сделать вывод о приобретении / отсутствии приобретения спорным обозначением различительной способности, определить дату, по отношению к которой правообладатель заявляет о приобретении спорным обозначением различительной способности, а также дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2024 г. по делу N СИП-670/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 апреля 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" (ул. Героя Попова, д. 43В, офис 15, г. Нижний Новгород, 603058, ОГРН 1055233077569) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2023 по делу N СИП-670/2022

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 14.09.2021 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 586449.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и красивые" (ул. Никопольская, 4А, пом. 2, Москва, 117403, ОГРН 1157746236185).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" - Синицина А.Ю. (по доверенности от 30.05.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-62/41и);

от общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и красивые" - Азизбекян И.А. (по доверенности от 25.03.2024).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" (далее - общество "СПАР Миддл Волга") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 14.09.2021 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 586449.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и красивые" (далее - общество "Молодые и красивые").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 заявленные требования удовлетворены частично: решение Роспатента от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания в отношении услуги 43-го класса "столовые на производстве и в учебных заведениях" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд признал предоставление правовой охраны спорному знаку обслуживания в отношении указанной услуги 43-го класса МКТУ недействительным и обязал административный орган внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр). В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2023 решение от 26.05.2023 отменено, дело N СИП-670/2022 направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2023 требования общества "СПАР Миддл Волга" удовлетворены частично: решение Роспатента от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания в отношении услуги 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях" признано недействительным как не соответствующее требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 586449 в отношении названной услуги 43-го класса МКТУ признано недействительным. На административный орган возложена обязанности внести соответствующую запись в Государственный реестр. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "СПАР Миддл Волга" просит отменить решение суда первой инстанции в части отказа в признании недействительным оспариваемого решения Роспатента в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" и направить дело на новое рассмотрение в указанной части.

Административный орган также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Общество "СПАР Миддл Волга" представило отзыв на кассационную жалобу Роспатента, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

От административного органа поступили письменные объяснения на кассационную жалобу общества "СПАР Миддл Волга".

Общество "Молодые и красивые" представило пояснения правовой позиции на кассационные жалобы общества "СПАР Миддл Волга" и Роспатента.

В судебное заседание явились представители общества "СПАР Миддл Волга", административного органа и общества "Молодые и красивые".

Представители общества "СПАР Миддл Волга" и Роспатента поддержали доводы своих кассационных жалоб.

Представители общества "Молодые и красивые" и административного органа возражали против удовлетворения кассационной жалобы общества "СПАР Миддл Волга".

В свою очередь, представители общества "СПАР Миддл Волга" возражали против удовлетворения кассационной жалобы Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество "Молодые и красивые" является правообладателем знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 586449, зарегистрированного 09.09.2016 с приоритетом от 24.07.2015 в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Неохраняемыми элементами названного знака обслуживания являются слова "Свежие Пельмени".

Общество "СПАР Миддл Волга" 14.09.2021 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания в отношении части услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", мотивированным несоответствием его регистрации нормам подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В подтверждение собственной заинтересованности в подаче возражения общество "СПАР Миддл Волга" указывало на то, что оно развивает сеть магазинов SPAR (100 магазинов в 14 регионах России), в которых имеются отделы кулинарии; в этих отделах покупателям предлагаются готовые блюда и полуфабрикаты, в том числе пельмени; правообладатель спорного знака обслуживания предъявил претензию о нарушении его исключительного права на спорный знак обслуживания при использовании в оформлении отделов кулинарии и при маркировке пельменей обозначения "ЛЕПИМ. ВАРИМ", а впоследствии обратился с иском в суд.

По результатам рассмотрения возражения административный орган 29.04.2022 принял решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного знака обслуживания.

С учетом доказательств осуществления деятельности с использованием обозначения "ЛЕПИМ. ВАРИМ" и наличия судебного спора о защите исключительного права на спорный знак обслуживания Роспатент признал общество "СПАР Миддл Волга" заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания.

При рассмотрении возражения административный орган исходил из того, что в спорном знаке обслуживания словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ" занимает доминирующее положение, обращает на себя в первую очередь внимание потребителей, поскольку выделен жирным шрифтом, имеет более крупный размер по сравнению со словесным элементом "Свежие Пельмени", в связи с чем выполняет индивидуализирующую функцию знака обслуживания. Словесный элемент "Свежие Пельмени", являясь неохраняемым, не может признаваться сильным элементом обозначения, а изобразительные элементы не являются оригинальными и не оказывают влияния на восприятие обозначения в целом.

Административный орган отклонил как не подтвержденный довод возражения о том, что доминирующий словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ" спорного знака обслуживания представляет собой термин в области услуг общественного питания, и, следовательно, не согласился с мнением общества "СПАР Миддл Волга" о несоответствии анализируемого средства индивидуализации положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Исследовав семантическое значение слов "лепим" и "варим", в том числе в контексте с иными элементами спорного знака обслуживания, Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ" напрямую не указывает на услуги 43-го класса МКТУ, не характеризует такие услуги, не является для них описательным, а будет восприниматься потребителями как носящий фантазийный характер. С учетом этого административный орган не согласился с подателем возражения о несоответствии анализируемого средства индивидуализации положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент изучил представленные обществом "Молодые и красивые" документы, установил факт многолетнего интенсивного использования знаков обслуживания, содержащих словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ", включая спорный знак обслуживания, признал наличие у него приобретенной различительной способности в отношении услуг, оказываемых правообладателем.

Не согласившись с названным решением, общество "СПАР Миддл Волга" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о соответствии спорного знака обслуживания требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о доминирующем элементе "ЛЕПИМ и ВАРИМ" спорного знака обслуживания.

Вместе с тем суд первой инстанции счел, что словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ" спорного знака обслуживания непосредственно указывает на вид и способ осуществления указанных в регистрации услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", и констатировал, что рассматриваемое обозначение является описательным в отношении перечисленных услуг.

При этом суд первой инстанции согласился с позицией Роспатента, состоящей в том, что общество "Молодые и красивые" доказало приобретение анализируемым обозначением различительной способности в результате интенсивного использования обозначения в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", как следствие, сохранение правовой охраны спорному средству индивидуализации в этой части признано судом соответствующим положениям действующего законодательства.

Суд первой инстанции признал необоснованным вывод административного органа о доказанности обществом "Молодые и красивые" приобретения спорным обозначением различительной способности в результате интенсивного использования в отношении услуги 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях", что с учетом описательности спорного знака обслуживания для названной услуги свидетельствует о несоответствии спорного обозначения в соответствующей части требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В части услуг 43-го класса МКТУ "прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений" суд первой инстанции отметил, что они непосредственно не связаны с приготовлением и потреблением пищевых продуктов, в связи с чем словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ" не характеризует указанные услуги, в отношении их обозначение воспринимается потребителями через дополнительные ассоциации и домысливание, для таких услуг обозначение является фантазийным и соответствует норме подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2023 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учел, что решение Роспатента в части услуг 43-го класса МКТУ "прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений" не оспаривалось, в связи с чем выводы суда первой инстанции в части названных услуг представляют собой выход за пределы заявленных требований.

Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил выводы суда первой инстанции, касающиеся доминирующего элемента спорного знака обслуживания, и об описательности такого элемента применительно к части услуг, для которых он зарегистрирован.

Проверяя выводы суда первой инстанции о приобретении доминирующим элементом спорного знака обслуживания различительной способности в результате длительного и широкого использования спорного обозначения, президиум Суда по интеллектуальным правам указал:

основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар/услугу конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем - возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретными услугами и одним источником (одним лицом, связанными лицами) их происхождения;

разрешение этого вопроса зависит в том числе от того, используется ли спорное (либо сходное с ним) обозначение иными лицами для маркировки однородных товаров/услуг, для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06);

анализ судебной практики показывает: при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017, от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018, от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил отсутствие в названном судебном акте полноценного анализа доводов общества "СПАР Миддл Волга" о том, что представленные названным обществом документы свидетельствуют об использовании спорного словесного элемента "ЛЕПИМ и ВАРИМ" в один и тот же период не только правообладателем спорного знака обслуживания либо под его контролем, но и независимо друг от друга рядом иных лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал: вывод суда первой инстанции о приобретении спорным обозначением различительной способности в отсутствие исследования обстоятельств использования спорного (либо сходного с ним) обозначения иными лицами для маркировки однородных товаров/услуг противоречит положениям подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции, направил дело на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также обратил внимание на необходимость учета при повторном рассмотрении дела того довода общества "Молодые и красивые", что рассматриваемое обозначение образует комбинацию неохраняемых элементов, обладающую различительной способностью.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции поддержал ранее высказанную позицию:

о доминирующем элементе "ЛЕПИМ и ВАРИМ" спорного знака обслуживания;

о том, что названный элемент не представляет собой термин применительно к анализируемым услугам 43-го класса МКТУ;

о том, что в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" данный элемент является описательным.

Вместе с тем суд первой инстанции признал обоснованным то мнение Роспатента, что для услуг 43-го класса МКТУ "услуги баров" словосочетание "ЛЕПИМ и ВАРИМ" не является описательным.

Самостоятельно проанализировав как имеющиеся в материалах административного дела, так и представленные в ходе судебного разбирательства документы, суд первой инстанции согласился с позицией Роспатента о приобретении спорным обозначением различительной способности в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Выполняя данные в постановлении от 16.10.2023 указания президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции проверил доводы общества "СПАР Миддл Волга" о наличии обстоятельств, в силу которых спорное обозначение не может быть признано приобретшим различительную способность, а именно об использовании аналогичного обозначения иными субъектами хозяйственной деятельности.

Исследовав представленные обществом "СПАР Миддл Волга" распечатки страниц в сети Интернет, суд первой инстанции констатировал, что содержащиеся в них сведения свидетельствуют только о единичных случаях использования сходных со спорным обозначений иными лицами при продвижении своей деятельности и товаров на территории городов Санкт-Петербурга, Тюмени, Кемерово, Воронежа, Екатеринбурга, Новокуйбышевска и в Краснодарском крае.

При оценке представленных распечаток сведений об использовании обозначения иными лицами суд первой инстанции исходил из того, что само по себе упоминание того или иного обозначения в источниках информации, в том числе в сети Интернет, не свидетельствует о его известности потребителям услуг, маркированных соответствующим обозначением, и о восприятии потребителями такого обозначения как используемого множеством различных лиц и не способного характеризовать товары и услуги лишь одного лица.

В рассматриваемом случае само по себе наличие в сети Интернет незначительного объема информации о сходных обозначениях не свидетельствует об известности спорного обозначения российскому потребителю в качестве индивидуализирующего различных лиц и о том, что такое обозначение не может приобрести различительную способность и ассоциироваться с одним лицом.

Суд первой инстанции сослался на заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 02.11.2021 N 137-2021 (далее - социологический опрос ЛСЭ РАН), согласно которому потребители ассоциируют обозначение "" с одним лицом, оказывающим услуги.

При этом суд первой инстанции обратил внимание на то, что материалы дела не подтверждают факт непрерывного, интенсивного и широкого использования обозначения "" иными лицами кроме общества "Молодые и красивые", в период с 2015 по 2021 год.

Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что представленные обществом "СПАР Миддл Волга" сведения о ряде предприятий общественного питания, использующих, по его утверждению, сходные со спорным знаком обслуживания обозначения, не могут свидетельствовать о невозможности формирования у потребителей услуг 43-го класса МКТУ ассоциаций с правообладателем рассматриваемого средства индивидуализации.

Вместе с тем суд первой инстанции отметил отсутствие в материалах дела доказательств длительного и интенсивного использования исследуемого обозначения в отношении услуги 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях", что с учетом установленной описательности этого обозначения для указанной услуги свидетельствует о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для названной услуги.

Суд первой инстанции отклонил как не подтвержденные доводы общества "Молодые и красивые" о наличии в действиях общества "СПАР Миддл Волга" по подаче возражения признаков злоупотребления правом.

С учетом отсутствия описательности спорного обозначения для услуг 43-го класса МКТУ "услуги баров" и приобретения различительной способности спорным обозначением в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" суд первой инстанции поддержал позицию административного органа об отсутствии оснований для прекращения правовой охраны спорного знака обслуживания применительно к перечисленным услугам, а применительно к услуге 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях" признал решение административного органа не соответствующим требованиям действующего законодательства.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил: их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о том, что рассмотрение возражения общества "СПАР Миддл Волга" против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания относится к полномочиям Роспатента, о применимом законодательстве.

Заявители кассационных жалоб также не оспаривают выводы суда первой инстанции о соответствии спорного знака обслуживания требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, в кассационных жалобах отсутствуют доводы, направленные на оспаривание выводов суда первой инстанции о доминировании словесного элемента "ЛЕПИМ и ВАРИМ" и о его описательности по отношению к услугам 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент указывает на то, что вывод суда первой инстанции о несоответствии спорного знака обслуживания в отношении услуги 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях" требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сделан в нарушение положений пункта 1.1 статьи 1483 названного Кодекса.

Административный орган ссылается на принятый судом первой инстанции во внимание социологический опрос ЛСЭ РАН, в котором принимали участие в том числе потребители услуг столовых.

По мнению заявителя кассационной жалобы, названный опрос подтверждает возникновение у потребителей услуг столовых ассоциативных связей между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и услугами, что свидетельствует о способности рассматриваемого знака обслуживания индивидуализировать услугу 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях".

Роспатент также обращает внимание на невыполнение судом первой инстанции данного в постановлении от 16.10.2023 указания президиума Суда по интеллектуальным правам и на отсутствие оценки довода общества "Молодые и красивые" о том, что спорное обозначение образует комбинацию элементов, обладающую различительной способностью.

В своей кассационной жалобе общество "СПАР Миддл Волга" отмечает, что суд первой инстанции не исследовал социологический опрос ЛСЭ РАН на предмет его относимости и допустимости, а также не дал оценку доводам названного общества в отношении недостатков указанного социологического опроса.

Заявитель этой кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции переоценил ранее сделанный им и поддержанный президиумом Суда по интеллектуальным правам вывод об отсутствии у спорного обозначения изначальной различительной способности в отношении услуг 43-го класса МКТУ "услуги баров", вследствие чего не оценил надлежащим образом доказательства приобретения названным обозначением различительной способности для таких услуг.

Общество "СПАР Миддл Волга" также полагает, что суд первой инстанции не исследовал на предмет допустимости и относимости доказательства приобретения анализируемым обозначением различительной способности для услуг 43-го класса МКТУ "услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не провел полноценное исследование вопроса о возникновении устойчивой ассоциативной связи между спорным обозначением, конкретными услугами и каким-либо одним источником их происхождения, ограничившись изучением отдельных случаев использования словесных элементов "ЛЕПИМ и ВАРИМ" в отношении услуг общественного питания иными лицами и выводом о единичном характере такого использования.

Общество "СПАР Миддл Волга" считает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, материалы дела не подтверждают наличие у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением и обществом "Молодые и красивые".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, в отзыве и в объяснениях лиц, участвующих в деле, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Оценив словесный элемент "ЛЕПИМ и ВАРИМ" применительно к спорным услугам 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", суд первой инстанции счел, что данное обозначение непосредственно указывает на вид и способ осуществления этих услуг, поскольку они непосредственно связаны с приготовлением и потреблением пищевых продуктов.

Вывод суда первой инстанции об описательности такого словесного элемента по отношению к перечисленным услугам заявители кассационных жалоб не оспаривают.

Общество "СПАР Миддл Волга" выражает несогласие с позицией суда первой инстанции о приобретении данным обозначением различительной способности применительно к услугам 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

По результатам рассмотрения приведенных в этой части доводов президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ ограничения установлены в публичных интересах и не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров (услуг) конкретного лица (аффилированных, связанных между собой лиц) оно получает способность индивидуализировать товары (услуги) как происходящие из определенного источника (подпункт 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса). В подобном случае интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с определенным источником.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 N 300-ЭС22-20517 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 28.07.2022 по делу N СИП-1331/2021 и др.

В соответствии с пунктом 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения:

о длительности, интенсивности использования обозначения, о территории и об объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

о затратах на рекламу, о ее длительности и интенсивности;

о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и об изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказывания приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что обстоятельства установления приобретенной обозначением различительной способности зависят от того, какому из оснований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ оно не соответствовало изначально (абзацу первому пункта 1 либо подпунктам 1, 2, 3 или 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В настоящем деле речь идет о приобретении различительной способности обозначениями, характеризующими услуги (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их.

Для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику услуг различных лиц (а связывает их только с одним лицом (аффилированными лицами)) и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики собственных услуг.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 N 300-ЭС22-20517 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 28.07.2022 по делу N СИП-1331/2021, от 03.03.2023 по делу N СИП-671/2022 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.08.2023 отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар/услугу конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретными услугами и одним источником (одним лицом, связанными лицами) их происхождения.

Разрешение этого вопроса зависит в том числе от того, используется ли спорное (либо сходное с ним) обозначение иными лицами для маркировки однородных товаров/услуг.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает: при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017, от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018, от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

На это же обращал внимание президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 16.10.2023 по настоящему делу.

Суд первой инстанции оценил представленные обществом "Молодые и красивые" документы и констатировал, что названное общество использовало спорное обозначение длительное время (с 2015 по 2021 год) в ряде российских городов, произвело существенные затраты на продвижение этого обозначения, что привело к возникновению у потребителей ассоциативной связи между анализируемым обозначением и указанным обществом. Данные обстоятельства, по мнению суда первой инстанции, подтверждает также и социологический опрос ЛСЭ РАН.

Определенный судом первой инстанции временной период указывает, что анализировалось приобретение обозначением "ЛЕПИМ и ВАРИМ" различительной способности не на дату приоритета спорного товарного знака, а на дату подачи возражения (абзац девятый пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

Учитывая доводы подателя возражения об использовании обозначения "ЛЕПИМ и ВАРИМ" или сходных с ним обозначений разными лицами как до даты приоритета спорного товарного знака, так и после этой даты, в целях установления приобретения этим обозначением различительной способности необходимо было исследовать следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами; период такого использования;

сходство используемых обозначений;

наличие договорных, корпоративных или каких-либо иных отношений между лицами, использующими упомянутые обозначения, и правообладателем спорного знака обслуживания;

иные обстоятельства использования обозначений.

Суд первой инстанции исследовал представленные обществом "СПАР Миддл Волга" документы, подтверждающие, по мнению последнего, использование спорного и сходных со спорным обозначений различными субъектами хозяйственной деятельности, и пришел к выводу о том, что такое использование носило единичный характер, в связи с чем подобные доказательства не опровергают вышеуказанное утверждение о возникновении у потребителей ассоциативной связи между рассматриваемым обозначением и конкретным лицом - обществом "Молодые и красивые".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции не учел следующее.

В обоснование своей заинтересованности в подаче возражения общество "СПАР Миддл Волга" указывало на использование в собственной деятельности обозначения "ЛЕПИМ. ВАРИМ" при оформлении зон кулинарий, размещаемых в магазинах SPAR (100 магазинов в 14 регионах России); на предъявление в его адрес претензии, а затем и иска о защите исключительного права на спорный знак обслуживания обществом "Молодые и красивые" (дело N А43-30956/2022 Арбитражного суда Нижегородской области).

В поданном в Арбитражный суд Нижегородской области исковом заявлении само общество "Молодые и красивые" указывало на использование обществом "СПАР Миддл Волга" обозначения "ЛЕПИМ. ВАРИМ" в оформлении отделов кулинарий и на собственной продукции в первой половине 2021 года (до даты подачи возражения).

Именно в связи с перечисленными обстоятельствами Роспатент признал общество "СПАР Миддл Волга" лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания.

Как было отмечено ранее, в предмет доказывания по настоящему делу в целях установления приобретения спорным обозначением различительной способности входили в том числе факт использования спорного обозначения иными лицами; период такого использования.

Оценив доказательства использования анализируемого обозначения рядом иных лиц, суд первой инстанции не принял во внимание документы, свидетельствующие о том, что само общество "Молодые и красивые" заявляет об использовании этого обозначения обществом "СПАР Миддл Волга" в период до даты подачи возражения.

Данное обстоятельство не было принято во внимание судом первой инстанции, подтверждающие его доказательства не получили оценку при принятии обжалуемого решения.

Отсутствие должной мотивировки выводов суда первой инстанции, а также неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильного судебного акта. Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дают повод усомниться в его законности, препятствуют надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Вывод суда о приобретении спорным обозначением различительной способности в отсутствие исследования обстоятельств использования спорного (либо сходного с ним) обозначения иными лицами (в частности, обществом "СПАР Миддл Волга") для маркировки однородных товаров/услуг противоречит положениям подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Соответственно, в указанной части решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает следующее.

При оценке доводов лиц, участвующих в деле, и представленных ими доказательств по вопросу о наличии или об отсутствии приобретенной различительной способности нуждается в оценке вопрос о том, в отношении чего устанавливается приобретенная различительная способность - в отношении словесного элемента "ЛЕПИМ и ВАРИМ" (тогда спорный знак обслуживания может продолжить существование с указанием этого доминирующего элемента в качестве охраняемого) или в отношении всего обозначения в целом (тогда несмотря на неохраноспособность словесного элемента "ЛЕПИМ и ВАРИМ" спорный знак обслуживания может продолжить существование как комбинация с включением этого доминирующего элемента в качестве неохраняемого).

Из решения суда первой инстанции последовательности рассуждений по этому вопросу не усматривается.

Так, решение суда первой инстанции содержит рассуждения о приобретении различительной способности именно элементом "ЛЕПИМ и ВАРИМ".

Вместе с тем это же решение содержит выводы по результатам оценки социологического опроса ЛСЭ РАН о том, что потребители ассоциируют обозначение "" с одним лицом, оказывающим услуги. Равным образом суд первой инстанции обратил внимание на то, что материалы дела не подтверждают факт непрерывного, интенсивного и широкого использования обозначения "" иными лицами, кроме общества "Молодые и красивые", в период с 2015 по 2021 год.

Доводы административного органа в части несогласия с выводами суда первой инстанции об отсутствии доказательств приобретения анализируемым обозначением различительной способности в отношении услуг 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях" основаны исключительно на данных социологического опроса ЛСЭ РАН, однако на основании подлежащей применению методологии определения приобретения обозначением различительной способности данных социологического отчета недостаточно для соответствующего вывода.

Как установил суд первой инстанции, иные доказательства, касающиеся приобретения обозначением "ЛЕПИМ и ВАРИМ" различительной способности применительно к услугам 43-го класса МКТУ "столовые на производстве и в учебных заведениях", в материалы дела не представлены.

Вывод суда первой инстанции в этой части соответствует материалам дела, а Роспатент в кассационной жалобе не указывает на иные доказательства, подтверждающие приобретенную различительную способность спорного обозначения применительно к названным услугам.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод административного органа о том, что суд первой инстанции не рассмотрел аргумент правообладателя о возможности предоставления спорному обозначению правовой охраны как комбинации неохраняемых элементов, обладающей иным уровнем восприятия (подпункт 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ).

На основании частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права, несоответствие фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам являются основаниями для отмены обжалуемого решения.

Исходя из того что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

С учетом решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 22.11.2023 о прекращении полномочий судьи Суда по интеллектуальным правам Рогожина С.П. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с уходом в отставку дело подлежит рассмотрению в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по делу с целью формирования вывода о приобретении / отсутствии приобретения спорным обозначением различительной способности, определить дату, по отношению к которой правообладатель заявляет о приобретении спорным обозначением различительной способности (дата приоритета спорного знака обслуживания или дата подачи возражения), дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Доводы общества "СПАР Миддл Волга" об описательности обозначения "ЛЕПИМ и ВАРИМ" по отношению к услугам 43-го класса МКТУ "услуги баров" могут быть заявлены при новом рассмотрении дела.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина подлежит возврату обществу "СПАР Миддл Волга".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2023 по делу N СИП-670/2022 отменить.

Дело N СИП-670/2022 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" (ОГРН 1055233077569) в лице плательщика Синициной Анастасии Юрьевны из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 15.02.2024 N 27 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова