Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2024 г. N С01-755/2024 по делу N А50-6257/2023 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и распределения расходов по уплате государственной пошлины на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку примененный судом первой инстанции расчет цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, и, как следствие, размера компенсации противоречит требованиям законодательства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2024 г. N С01-755/2024 по делу N А50-6257/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 6 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.А., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой П.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем веб-конференции кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК" (ул. Рябиновая, д. 32, этаж 3, пом. N 60, Москва, 121471, ОГРН 1147748135853) на решение Арбитражного суда Пермского края от 06.10.2023 по делу N А50-6257/2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2024 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК" к индивидуальному предпринимателю Ломакину Ивану Сергеевичу (г. Пермь, ОГРНИП 320595800038280) о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 629418.

В судебном заседании приняли участие представители лиц, участвующих в деле:

от общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК" - Савенков Р.Н. (по доверенности от 05.06.2024 N 1).

от индивидуального предпринимателя Ломакина Ивана Сергеевича - Канаева Е.А. (по доверенности от 21.09.2023) посредством системы веб-конференции.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК" (далее - общество "ЭКОСТОК", общество) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к индивидуальному предпринимателю Ломакину Ивану Сергеевичу об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 629418 и о взыскании 2 380 840 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 06.10.2023, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2024, требования удовлетворены частично: с Ломакина И.С. в пользу общества "ЭКОСТОК" взыскано 36 074 рубля компенсации, а также 530 рублей 54 копейки возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением апелляционного суда, общество "ЭКОСТОК" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные судебные акты, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы ее податель ссылается на неверное установление нижестоящими судами периода фактического использования ответчиком товарного знака истца, в связи с чем считает неправомерным произведенный судом первой инстанции перерасчет заявленного истцом размера компенсации.

В судебном заседании представитель общества "ЭКОСТОК" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, настаивал на ее удовлетворении.

Ломакин И.С. в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания оспорили доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили оставить без изменения обжалуемые судебные акты.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "ЭКОСТОК" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 629418, зарегистрированного в том числе в отношении товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обществу "ЭКОСТОК" стало известно, что в сети "Интернет" на сайте септики-даром.рф осуществлялось предложение к продаже септиков "BIOLOS" с использованием указанного средства индивидуализации без разрешения его правообладателя. В ходе осмотра данного сайта было обществом "ЭКОСТОК" был также обнаружен сертификат соответствия продукции, выданный на имя Ломакина И.С.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ЭКОСТОК" с претензией к Ломакину И.С. и для последующего обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1233, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и разъяснениями, изложенными в пунктах 57, 59 и 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), удовлетворяя исковые требования в части, исходил из доказанности факта обладания истцом исключительным правом на товарный знак и его нарушения ответчиком в результате предложения к продаже товара с использованием товарного знака истца без разрешения последнего.

Суд первой инстанции отклонил доводы истца относительно использования ответчиком спорного товарного знака в течение 11 месяцев, а именно с даты выдачи ответчику сертификата соответствия продукции (29.06.2022) до момента размещения им объявления о продаже на сайте Avito.ru (01.06.2023). В частности, суд указал, что действия ответчика, связанные с сертификацией товара не могут рассматриваться как использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, поскольку в данном случае такое действие не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот, в связи с чем суд сделал вывод об использовании ответчиком спорного товарного знака только в период с 02.09.2022 (дата нотариального осмотра сайта ответчика) по 07.09.2022 (дата уведомления ответчиком истца об удалении спорных обозначений с сайта септики-даром.рф).

При определении размера компенсации, суд первой инстанции скорректировал выполненный истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расчет, выполненный исходя из рыночной оценки ежемесячной стоимости использования спорного товарного знака (108 220 рублей), применительно к установленной судом длительности правонарушения - пять дней (с 02.09.2022 по 07.09.2022), а именно: 108 220 рублей / 30 дней (в сентябре 2022 года) х 5 дней х 2 (двукратный коэффициент стоимости права использования товарного знака) = 36 074 рубля.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив изложенные в апелляционной жалобе доводы, аналогичные мотивам кассационной жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Доводы кассационной жалобы фактически сводятся к оспариванию расчета компенсации, определенного судом первой инстанции в пределах своих полномочий, исходя из установленной судом стоимости права использования спорного товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации учитываются вышеуказанные обстоятельства.

Определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции, суд кассационной инстанции вправе лишь оценить верность применения судами методики определения размера компенсации, закрепленной в нормах ГК РФ и разъяснениях высших судебных инстанций.

Как было отмечено ранее, суды первой и апелляционной инстанций признали обоснованной представленную истцом правомерную стоимость права использования спорного средства индивидуализации в размере 108 220 рублей за один календарный месяц, при этом признал необоснованным расчет только в части длительности использования ответчиком товарного знака истца.

Вместе с тем коллегия судей кассационной инстанции полагает ошибочным использование судами в расчете компенсации минимального количества дней использования ответчиком средства индивидуализации истца, а именно пяти дней с момента, когда был зафиксирован факт правонарушения и до момента информирования ответчиком истца об устранении правонарушения.

Так, коллегия судей обращает внимание на то, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основе установленной экспертом ежемесячной рыночной стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629418, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в условиях обычной хозяйственной практики предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом заключение лицензионного договора на пять дней очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом, поскольку обычно сроки минимальных платежей устанавливаются за месяц, квартал или год (годы).

Таким образом, примененный судом первой инстанции в данном деле подход к установлению цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объектов интеллектуальной собственности, не отвечает смыслу правового регулирования интеллектуальной собственности, не направлен на стимулирование хозяйствующих субъектов к правомерному использованию результатов интеллектуальной деятельности, не соответствует сложившейся правоприменительной практике.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что примененный судом первой инстанции расчет цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, и, как следствие, размера компенсации противоречит подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в вышеприведенном пункте 61 Постановления N 10.

Суд апелляционной инстанции указанную ошибку суда первой инстанции не исправил.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты в части размера подлежащей взысканию с ответчика компенсации приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в данной части на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, оценка доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в указанной части в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо с учетом вышеприведенных разъяснений суда кассационной инстанции относительно сроков, на которые в условиях обычной хозяйственной практики предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, необходимо определить размер компенсации, по результатам чего рассмотреть ходатайство ответчика о снижении размера компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК" (ОГРН 1147748135853) удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Пермского края от 06.10.2023 по делу N А50-6257/2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2024 по тому же делу отменить в части взыскания с индивидуального предпринимателя Ломакина Ивана Сергеевича (ОГРНИП 320595800038280) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК" (ОГРН 1147748135853) 36 074 рублей компенсации, а также в части распределения расходов по уплате государственной пошлины.

В указанной части дело N А50-6257/2023 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

В остальной части решение Арбитражного суда Пермского края от 06.10.2023 по делу N А50-6257/2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2024 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев