Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2024 г. по делу N СИП-47/2024 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку административный орган не проанализировал смысловое значение сравниваемых обозначений, полностью устранился от определения доминирующего элемента в противопоставленном фирменном наименовании (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2024 г. по делу N СИП-47/2024

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Лапшиной И.В.,

судей Березиной А.Н., Голофаева В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ховановой А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (Москва, ОГРНИП 316774600419052) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.12.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 18.08.2023, об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Океан-Сибирь" (ул. Иртышская Набережная, д. 12, г. Омск, 644042, ОГРН 1055504136434).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича - Кучеров А.В. (по доверенности от 18.05.2023); Абзалиев А.Х. (по доверенности от 06.12.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Близнякова В.А. (по доверенности от 29.06.2023 N 01/4-32-1190/41и);

от общества с ограниченной ответственностью "Океан-Сибирь" - Масютина Д.Д. (по доверенности от 18.03.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович (далее - заявитель, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.12.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 18.08.2023, об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Океан-Сибирь" (далее - общество).

Заявление мотивированно тем, что отсутствует вероятность смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166 и фирменного наименования общества "Океан-Сибирь", поскольку услуги 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, не являются однородными деятельности, осуществляемой обществом "Океан-Сибирь", а также сравниваемые средства индивидуализации не являются тождественными, либо сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также заявитель отмечает, что Роспатент неправомерно посчитал датой возникновения исключительного права общества "Океан-Сибирь" на фирменное наименование дату внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) (11.11.2005), поскольку иные коды ОКВЭД, кроме 47.1 (торговля розничная в неспециализированных магазинах) были внесены в ЕГРЮЛ в 2020 году, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель акцентирует внимание суда на том, что часть представленных подателем возражения документов, а именно акты N 10/06-14 от 10.06.2014 и N 29/07-14 от 30.07.2014 о предоставлении обществом "Океан-Сибирь" услуг общественного питания и платежное поручение N 460 от 10.05.2011, не подтверждают оказание услуг общественного питания обществом "Океан-Сибирь".

Дополнительная правовая позиция предпринимателя отражена в возражении заявителя на отзыв Роспатента.

Роспатент представил отзыв на заявление, сославшись на несостоятельность позиции предпринимателя, законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта.

Общество также представило отзыв на заявление, в котором указывает на законность оспариваемого решения Роспатента.

В судебном заседании представитель предпринимателя настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Роспатент и общество выступили по доводам отзыва, просили оставить заявление предпринимателя без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по заявке N 2017719416 с приоритетом от 05.05.2017 зарегистрирован в отношении услуг 36, 37, 43-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, имя Потребительского общества "Социальный Центр Обеспечения Населения ОКЕАН" за N 670064.

В результате регистрации Роспатентом 05.02.2021 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 670064 в отношении услуг 43-го класса МКТУ, заключенного между Потребительским обществом "Социальный Центр Обеспечения Населения ОКЕАН" и индивидуальным предпринимателем Фалеевой Ю.А., выдано новое свидетельство Российской Федерации N 796166.

Впоследствии в результате регистрации Роспатентом 05.04.2021 договора N РД0359730 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 796166, его правообладателем стал заявитель.

В Роспатент 18.08.2023 поступило возражение общества "Океан-Сибирь" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех услуг 43-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 28.12.2023 возражение было удовлетворено в части, признана недействительной правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166 в отношении части услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", в связи с несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении иной части услуг 43-го класса МКТУ правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166 была оставлена в силе.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения "Бильярдный клуб ОКЕАН" на территории города Омска лицом, подавшим возражение, для оказания им услуг по предоставлению общественного питания от своего имени.

Таким образом, Роспатент установил, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение, является недоказанным.

Не согласившись с оспариваемым ненормативным правовым актом, полагая, что он является недействительным, так как принят с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное обществом возражение, в результате чего затрагивает права и законные интересы заявителя по делу.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатентом и третьим лицом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2017719416 на регистрацию спорного товарного знака (05.05.2017) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака обслуживания включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Заявитель не согласен с оспариваемым решением административного органа в части вероятности смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166 и фирменного наименования общества "Океан-Сибирь", полагает, что услуги 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак в оспариваемой части, не являются однородными деятельности, осуществляемой обществом "Океан-Сибирь", а также сравниваемые спорный товарный знак предпринимателя и фирменное наименование общества не являются тождественными, либо сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Как указано в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Следовательно, Роспатент правильно полагал, что с учетом положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено наличием совокупности следующих признаков:

обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

При этом правообладатель такого фирменного наименования должен доказать его использование на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

При принятии оспариваемого решения от 28.12.2023 Роспатентом было установлено, что общество "Океан-Сибирь" является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166.

Указанный вывод Роспатента обусловлен следующим.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При принятии оспариваемого решения Роспатентом на основании представленных в материалы административного дела документов было установлено, что общество "Океан-Сибирь" является обладателем исключительного права на фирменное наименование, являющееся сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, было установлено, что общество "Океан-Сибирь" осуществляет деятельность в области предоставления услуг общественного питания.

На основании изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что общество "Океан-Сибирь" является заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166.

Вывод Роспатента о заинтересованности общества в подаче возражения предпринимателем не оспаривается.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Для признания несоответствия регистрации товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить, что зарегистрированный товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельным элементом такого наименования); право на указанное фирменное наименование, возникло ранее даты приоритета товарного знака; фирменное наименование использовалось в отношении однородных товаров/услуг до даты приоритета товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров/услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Из анализа представленных с возражением документов, Роспатентом было правомерно установлено, что право на фирменное наименование общества "Океан-Сибирь" возникло 11.11.2005, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении деятельности общества "Океан-Сибирь" под своим фирменным наименованием в отношении услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" до даты приоритета спорного товарного знака, судебная коллегия установила следующее.

В Роспатент с возражением были представлены документы, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствующие об осуществлении обществом "Океан-Сибирь" деятельности, связанной с оказанием услуг общественного питания.

Так, с материалами возражения в Роспатент обществом были представлены, в частности, дизайн проект интерьера "Бильярдного клуба "ОКЕАН", в том числе кафе, от 2009 года, лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 01.06.2012, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба N 4050 ГП от 29.07.2013, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", с приложением, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба N 6518 ГП от 18.12.2014, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", с приложением, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба N 1588 ГП от 07.04.2015, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", с приложением, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба N 1968 ГП от 09.02.2016, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", с приложением, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба N 7939 ГП от 21.09.2016, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", с приложением, договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в кафе бильярдного клуба N 2374 ГП от 02.03.2017 года, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", с приложением, договор на поставку оборудования для кафе N 17/0 от 18.11.2014, заключенный между ИП Войновым Д.Н. и обществом "ОкеанСибирь", с приложениями, договор на размещение рекламы в кафе "Океан" N 025084 от 25.02.2010 с приложениями, заключенный между ЗАО "Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам" и обществом "Океан-Сибирь", соглашение о сотрудничестве от 18.07.2011, в части включения в меню бара общества "Океан-Сибирь" ассортимента алкогольной продукции ЗАО "Д.Дистрибьюшен", договор поставки алкогольной продукции N б/н от 01.02.2015, заключенный между обществом "Океан-Сибирь" и ООО "ЮГРОС", скриншоты 2ГИС, скриншоты Справочника организаций Омска, скриншоты ресурса Отзовик, скриншоты ресурса Zoon, скриншоты ресурса Otzivclub.ru с отзывами от 2013 года до 2016 года о блюдах, предлагаемых в кафе бильярдного клуба "ОКЕАН", договор подряда на создание сайта N 3572 от 25.11.2014, в том числе отдельных интернет-страниц о ресторане, с приложениями, договор на оказание дизайнерских услуг N 10 от 01.12.2014 с приложениями, в том числе касающийся предоставлению услуг по созданию сферической 3D панорамы в обеденной зоне бильярдного клуба "ОКЕАН", скриншоты дизайна меню, барной карты прейскуранта, плаката с информацией о режиме работы с информацией из метаданных файлов, акт N 10/06-14 от 10.06.2014 о предоставлении обществом "Океан-Сибирь" услуг общественного питания, акт N 29/07-14 от 30.06.2014 о предоставлении обществом "Океан-Сибирь" услуг общественного питания, книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих УСН на 2011 год, 2012 год, 2015 год, в которых, в том числе, зафиксированы операции "выручка от реализации бара и бильярда", а также содержится информация об операциях по оплате за продукты питания, алкогольную продукцию, безалкогольные напитки, которые реализовывались при оказании услуг общественного питания; платежное поручение N 460 от 10.05.2011 об оплате за реализованную алкогольную продукцию.

На основании анализа представленных в материалы дела документов Роспатентом было правомерно установлено, что общество "Океан-Сибирь" начало осуществлять деятельность по оказанию услуг в области общественного питания с 2011 года задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166 (05.05.2017).

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что деятельность общества "Океан-Сибирь" по оказанию услуг общественного питания является однородной части услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166, поскольку имеют одинаковое назначение (организация питания, обеспечение едой и напитками), условия оказания и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что услуги 43-го класса МКТУ, которые предоставляются заявителем с использования оспариваемого товарного знака, не являются однородными деятельности общества "Океан-Сибирь", не обоснован и противоречит материалам дела и представленным доказательствам, а также позиции самого же заявителя, изложенной в деле N А46-9113/2023, участниками которого являлись заявитель и общество "Океан-Сибирь".

Судебная коллегия также не может согласиться с доводом заявителя о том, что Роспатент неправомерно посчитал датой возникновения исключительного права общества "Океан-Сибирь" на фирменное наименование дату внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ (11.11.2005), поскольку иные коды ОКВЭД, кроме 47.1 (торговля розничная в неспециализированных магазинах) были внесены в ЕГРЮЛ в 2020 году.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ", коммерческие организации наделены общей правоспособностью и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься.

Кроме того, согласно Письму Федеральной налоговой службы от 03.09.2018 N ЕД-19-2/263@, присвоение налогоплательщиком какого-либо кода вида деятельности по ОКВЭД не лишает его права на осуществление других видов деятельности и не свидетельствует о получении им необоснованной налоговой выгоды.

Таким образом, коммерческие организации вправе осуществлять виды деятельности вне зависимости от того, указаны ли соответствующие такой деятельности коды по ОКВЭД в сведениях об этом лице в ЕГРЮЛ.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что законодательство не содержит требования о необходимости указаниях всех кодов по ОКВЭД, по которым общество осуществляет свою деятельность.

При анализе деятельности организации подлежат учету не статистически значимые данные из ЕГРЮЛ, а сведения о фактически осуществляемой деятельности, поскольку именно последние наиболее достоверно характеризуют соответствующее юридическое лицо.

Информация по кодам ОКВЭД включается в ЕГРЮЛ в качестве указания на виды деятельности, которые юридическое лицо предполагает, но может и не осуществлять.

Таким образом, отсутствие в выписке из ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД, связанных с оказанием услуг общественного питания, не свидетельствует о том, что общество "Океан-Сибирь" не могло осуществлять деятельность по оказанию услуг в области общественного питания с использованием своего фирменного наименования с момента создания общества.

Данные обстоятельства опровергают довод заявителя о недоказанности обществом факта осуществления деятельности, однородной части услуг 43-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166, до даты его приоритета.

Довод заявителя о том, что решение Роспатента не соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку часть представленных подателем возражения документов, а именно акты N 10/06-14 от 10.06.2014 и N 29/07-14 от 30.06.2014 о предоставлении обществом "ОкеанСибирь" услуг общественного питания и платежное поручение N 460 от 10.05.2011, не подтверждают оказание услуг общественного питания не принимается судебной коллегией в силу следующего.

Так заявитель ссылается на то, что указанные акты были представлены без договоров, на основании которых были выставлены соответствующие акты, а платежное поручение N 460 от 10.05.2011 об оплате за реализованную алкогольную продукцию подтверждает лишь разовую оплату продукции.

Между тем, вопреки мнению заявителя, указанные документы в совокупности с большим объемом иных представленных доказательств (например, договор поставки алкогольной продукции от 01.02.2015, книги учета доходов и расходов), подтверждают осуществление указанным лицом деятельности под своим фирменным наименованием.

Акты о выполнении услуг по общественному питанию, а именно проведение фуршетов, и оплата реализованной алкогольной продукции, напротив, свидетельствуют о реальном осуществлении обществом "Океан-Сибирь" коммерческой деятельности, а не о номинальном существовании общества по ЕГРЮЛ.

Довод заявителя о том, что книги учета доходов и расходов не подтверждают осуществление деятельности обществом "Океан-Сибирь" в области общественного питания, поскольку вносятся самими сотрудниками организации, ответственными за бухучет, и не могут подтверждать факт отражения в книгу доходов и расходов фактических сведений, в связи с чем решение Роспатента не соответствует положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, не обоснован.

При этом судебная коллегия исходит из того, что при принятии решения от 28.12.2023 Роспатентом был проведен анализ документов, представленных с возражением, в том числе книг учета доходов и расходов, в которых содержится информация об операциях по оплате за продукты питания, алкогольную продукцию, безалкогольные напитки, которые реализовывались при оказании услуг общественного питания.

Кроме того, необходимо отметить, что вопросы правильности оформления бухгалтерской отчетности не входят в предмет доказывания по настоящему делу, в связи с чем указанный довод заявителя не может свидетельствовать о неправомерности решения Роспатента.

Довод заявителя о том, что в оспариваемом решении Роспатента не установил, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории, не принимается судебной коллегией, поскольку в соответствии с положениями статей 132 и 1539 ГК РФ наличие совокупности вышеприведенных условий необходимо при установлении наличия исключительного права на коммерческое обозначение, а не на фирменное наименование.

Между тем, судебная коллегия не соглашается с выводом Роспатента о том, что сравниваемые товарный знак и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения таких обозначений в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10).

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на то, что те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно.

Сила элемента устанавливается:

1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака;

2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров);

3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу N СИП-661/2021, от 29.03.2024 по делу N СИП-733/2023.

Для случая, когда спорное обозначение состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний или фразеологизмов. Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу N СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу N СИП-591/2020 и других.

Таким образом, определение количества элементов в спорном обозначении осуществляется исходя из его восприятия потребителями.

При этом вывод о количестве элементов конкретного обозначения не зависит от того, по какому основанию проверяется охраноспособность знака.

Коллегия судей Суда по интеллектуальным правам отмечает, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом, если семантика обозначений отличается существенным образом.

Из этого исходит, например, пункт 2.475 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook), предполагающий, что кардинально различающееся семантическое восприятие обозначения может свидетельствовать об отсутствии той степени сходства, которая достаточна для вывода о вероятности смешения, даже при наличии иных сходных некоторым образом черт. Это, в свою очередь, предопределяет вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Из этого же исходит и Роспатент: в пункте 7.1.2.1(в) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12, указано, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом.

Таким образом, семантический критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, позволяющего сделать вывод о несходстве словесных обозначений в целом, если смысловое значение сравниваемых обозначений отличается существенным образом.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2023 по делу N СИП-705/2022, от 12.02.2024 по делу N СИП-434/2023.

Роспатент в оспариваемом решении признал, что фирменное наименование общества сходно с оспариваемым товарным знаком.

При этом административный орган исходил из того, что сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим вхождением оспариваемого товарного знака в состав противопоставленного ему фирменного наименования.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений. При этом степень такого сходства Роспатентом не определена.

Коллегия судей не может признать правомерными приведенные выводы Роспатента ввиду следующего.

Из оспариваемого решения следует, что административный орган не проанализировал смысловое значение сравниваемых обозначений. Полностью устранился от определения доминирующего элемента в противопоставленном фирменном наименовании. Роспатент в отсутствие какого-либо обоснования сконцентрировал внимание на оценке сходства словесных элементов "ОКЕАН".

В нарушение применимых к рассматриваемому случаю Правил и разъяснений высшей судебной инстанции, административный орган не раскрыл мотивы, по которым он фактически исключил из оценки обозначений словесный элемент "СИБИРЬ", не придав ему никакого значения с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия заявленного обозначения и формирования общего зрительного впечатления.

При этом судебная коллегия отмечает, что словесный элемент "СИБИРЬ" также подлежит учету при анализе сходства противопоставленных товарного знака "ОКЕАН" и фирменного наименования "ОКЕАН-СИБИРЬ".

Относительно довода Роспатента о том, что в сравниваемых средствах индивидуализации имеются признаки звукового сходства за счет полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в фирменное наименование, коллегия судей соглашается с выводом предпринимателя о том, что данный довод не обоснован.

Так, в состав фирменного наименования общества включен словесный элемент "СИБИРЬ", за счет которого увеличивается количество слов, букв, слогов и звуков, что изменяет его фонетическую длину, а также ритмику при произношении.

Кроме того, словесный элемент "СИБИРЬ", входящий в отличительную часть фирменного наименования, представляет собой "обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока водораздельными хребтами у Тихого океана, с севера Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопредельных государств России (Казахстана, Монголии, Китая)" (https://dic.academic.ru/).

Таким образом, словесные элементы "ОКЕАН-СИБИРЬ" отличительной части фирменного наименования образуют семантическую связанную конструкцию.

При изложенных обстоятельствах выводы Роспатента о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 796166 с противопоставленным фирменным наименованием общества "ОКЕАН-СИБИРЬ" сделаны с нарушением методологического подхода выработанного самим Роспатентом и правоприменительной практикой.

Установленное судом нарушение методологических подходов при оценке элементов сравниваемых обозначений само по себе могло привести к ошибочным итоговым выводам о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем данное нарушение не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля. Суд не вправе подменять собой административный орган.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемое решение нарушает права предпринимателя и принято с нарушением положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

При рассмотрении спора в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции оценивает конкретные аргументы административного органа, прямо сформулированные в оспариваемом ненормативном правовом акте, а не оценивает существо спорных правоотношений и не разрешает сложившуюся в гражданском обороте ситуацию, подменяя уполномоченный орган.

Аналогичный подход изложен в пунктах 1, 2, 7, 15, 17, 20, 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 N 21 "О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 ГК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 3 части 4 статьи 201 ГК РФ" имеется в виду "пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ"

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, высшая судебная инстанция приводит два самостоятельных основания, при выявлении которых суд обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражение:

существенное нарушение процедуры принятия решения по результатам рассмотрения возражения;

наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

В рассматриваемом случае Роспатент применил при оценке сходства сравниваемых средств индивидуализации неправильные методологические подходы, что могло повлечь ошибочные выводы при применении положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с изложенным следует констатировать как существенное нарушение административным органом процедуры рассмотрения заявления, так и отсутствие возможности устранения непосредственно судом допущенных нарушений путем самостоятельной (вместо Роспатента) оценки материалов административного дела.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным решения Роспатента от 28.12.2023 и считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом настоящего решения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные заявителем, относятся на Роспатент как орган, принявший не соответствующий закону ненормативный правовой акт.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку Романовым А.В. государственная пошлина при подаче заявления по платежному поручению от 17.01.2024 N 17 фактически уплачена в размере 3 000 рублей, 2 700 рублей подлежит возврату этому лицу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (ОГРНИП 316774600419052) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 18.08.2023, об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166 как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Океан-Сибирь" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 796166.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (ОГРНИП 316774600419052) расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в размере 300 рублей.

Вернуть индивидуальному предпринимателю Романову Алексею Викторовичу (ОГРНИП 316774600419052) из федерального бюджета 2 700 (две тысячи семьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче заявления по платежному поручению от 17.01.2024 N 17.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

А.Н. Березина

Судья

В.В. Голофаев