Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2024 г. N С01-1122/2024 по делу N А56-68778/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку размер компенсации судом снижен значительно ниже, чем до 50%, а выводов о том, что какие-то товарные позиции, заявленные истцом, исключены из расчета итогового размера компенсации, судебные акты не содержат

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2024 г. N С01-1122/2024 по делу N А56-68778/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Оськиной К.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества "ГАЗ" (пр. Ленина, д. 88, оф. 302, г. Нижний Новгород, 603004, ОГРН 1025202265571) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-68778/2022 от 21.08.2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2024 по тому же делу

по исковому заявлению публичного акционерного общества "ГАЗ" к индивидуальному предпринимателю Кузнецову Денису Викторовичу (Санкт-Петербург, ОГРНИП 312784729100472) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "ГАЗ" - Клименкова А.В. (по доверенности от 18.05.2022);

от индивидуального предпринимателя Кузнецова Дениса Викторовича - Гриднев К.В. (по доверенности от 09.12.2022).

Представитель открытого акционерного общества "ГАЗ" принял участие в судебном заседании, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел", представитель от индивидуального предпринимателя Кузнецова Дениса Викторовича принял участие в судебном заседании посредством телефонной связи.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "ГАЗ" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кузнецову Денису Викторовичу с исковым заявлением об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 32, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 403591, N 202265, N 467172, N 350261, N 388828, N 398915, N 411871, N 664290 путем прекращения продажи/размещения на сайте https://model-car.ru предложений о продаже товаров с использованием товарных знаков истца, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1 382 396 рублей, о начислении судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения после вступления в силу решения суда по данному делу до момента фактического исполнения судебного акта в полном объеме, о взыскании расходов по уплате государственной пошлины.

В ходе рассмотрения дела истец несколько раз уточнял заявленные требования; в редакции заявления от 28.06.2023 просил взыскать с ответчика компенсацию на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) за нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 32, на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации 403591, 202265, 467172, 350261, 388828, 398915, 411871, 664290 (далее - спорные товарные знаки) в отношении моделей, перечень которых указан в приложении 2, 3 к заявлению от 04.04.2023 об уточнении исковых требований в сумме 100 000 руб.; компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки в отношении моделей, перечень которых стоимостью 554 288 руб. указан в приложении 4 к заявлению от 04.04.2023 об уточнении исковых требований в размере двукратной стоимости товаров, на которых размещены товарные знаки (1 108 576 руб.), а также расходы по уплате государственной пошлины (уточнение заявленных требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу от 21.08.2023, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2024, исковые требования удовлетворены в части, с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 руб. компенсации в отношении спорных товарных знаков, 31 086 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части требования оставлены без удовлетворения. Истцу из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 1 000 руб.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Общество считает, что судами по существу не рассмотрены исковые требования истца, не дана правовая оценка позиции ответчика, отказавшегося признать нарушение исключительных прав и утверждающего, что использование им спорных товарных знаков носит правомерный характер.

По мнению заявителя кассационной жалобы, снижение размера заявленной истцом компенсации в указанных обстоятельствах с учетом отрицания ответчиком нарушения исключительных прав не мотивировано и объективно способствует продолжению ответчиком деятельности с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности истца.

Кроме того, решение суда о снижении размера компенсации по ходатайству ответчика также не содержит указания на конкретные обстоятельства дела, на основании которых суд пришел к выводу об обоснованности такого снижения ниже низшего предела, установленного законом, и взыскания компенсации в размере 100 000 руб.

Между тем, Кузнецов Д.В. не заявлял суду мотивированного ходатайства о снижении размера компенсации. В уточненном отзыве ответчика от 13.02.2023 содержится указание на такую возможность, предусмотренную законом, и на необходимость уменьшить сумму компенсации в три раза.

По мнению общества, использование объектов интеллектуальной собственности является существенной частью предпринимательской деятельности Кузнецова Д.В., а нарушение исключительных прав истца с его стороны носит грубый характер, поскольку продолжалось в течение нескольких месяцев даже после принятия дела к производству.

В отзыве 01.07.2024 на кассационную жалобу Кузнецов Д.В. просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании 17.07.2024 представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Ответчик не усматривал оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и на наличие безусловных оснований для отмены судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, обществу принадлежат исключительные права на спорные товарные знаки.

Истцом выявлен и задокументирован факт предложения к продаже товара в интернет-магазин "Model-car.ru" с доменным именем modelcar.ru с использованием обозначений, сходных до степени смешения со спорными товарными знаками истца. Деятельность интернет-магазина осуществляется от имени Кузнецова Д.В.

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

По результатам рассмотрения дела суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности принадлежности истцу исключительных прав на спорные товарные знаки и о нарушении этих прав ответчиком.

Суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера компенсации, снизил ее до 100 000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение представителей истца и ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы о несогласии с размером взыскиваемой компенсации и об отсутствии у судов правовых оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, в ходе производства по настоящему делу ответчик просил снизить размер заявленной истцом компенсации с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения (просил исключить из расчета компенсации ряд поименованных в отзыве позиций (предложений к продаже) и снизить размер компенсации в три раза).

Действующим законодательством предусмотрены случаи, позволяющие снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного законом.

В силу абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 64 Постановления N 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, т.е. при множественности нарушений, и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Между тем в решении суда первой инстанции отсутствуют указания на конкретные нормы права, правовые позиции высшей судебной инстанции (Конституционного Суда Российской Федерации), позволяющие в данном конкретном случае снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного законом (в том числе размера компенсации, который исчислен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) - до 100 000 рублей. При этом размер (расчет) заявленной истцом компенсации (в том числе с учетом подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) не проверен, сведения об исключении из общего размера компенсации позиций, на которые ссылался ответчик в отзыве, судебные акты не содержат.

Суд апелляционной инстанции, не усматривая оснований для отмены решения суда первой инстанции, указал, что размер компенсации обоснованно снижен на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. Между тем совершенно очевидно, что в конечном итоге размер компенсации судом снижен значительно ниже, чем до 50% (как это предусматривают положения вышеуказанной нормы права), а выводов о том, что какие-то товарные позиции, заявленные истцом, исключены из расчета итогового размера компенсации (о чем просил ответчик в своем отзыве), судебные акты не содержат.

Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что суды исследовали надлежащим образом всю необходимую совокупность критериев, позволяющих осуществить снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом (имеются ссылки на характер допущенного нарушения, обстоятельства конкретного дела, степень вины нарушителя, принципы разумности и справедливости, однако эти критерии не являются сами по себе основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом).

Таким образом, доводы кассатора о том, что суд первой инстанции в отсутствие надлежащих оснований пришел к выводу о возможности снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, заслуживают внимания.

Поскольку при вынесении решения и постановления судами первой и апелляционной инстанций допущены существенные нарушения норм материального права, которые могли повлиять на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-68778/2022 от 21.08.2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2024 по тому же делу отменить.

Направить дело N А56-68778/2022 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.М. Сидорская