Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 октября 2012 г. N 4213/12 по делу N А56-51169/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 03 октября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 октября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Гафиатуллиной Т.С., судей Захаровой М.В., Константинова П.Ю.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "МамаМаркет" Попова А.В. (доверенность от 20.09.2012 N 08/2009), от общества с ограниченной ответственностью "Буду Мамой" Улезко А.С. (доверенность от 08.08.2012),

рассмотрев 03.10.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Буду Мамой" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2012 (судья Юрков И.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2012 (судьи Медведева И.Г., Зайцева Е.К., Тойвонен И.Ю.) по делу N А56-51169/2011,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МамаМаркет", место нахождения: 141008, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, Летняя ул., д. 3/15, ОГРН 1095029008095 (далее - ООО "МамаМаркет"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Буду Мамой", место нахождения: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1, ОГРН 1069847547659 (далее - ООО "Буду Мамой"), об обязании прекратить использование доменного имени "мамамаркет.рф"; о применении к договору о приобретении домена, заключенному ООО "Буду Мамой" и обществом с ограниченной ответственностью "Регтайм", место нахождения: г. Самара, ул. Авроры, д. 181, ОГРН 1026301524644 (далее - ООО "Регтайм"), последствий недействительности сделки; о взыскании с ООО "Буду Мамой" 1 350 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца и 79 793 руб. 45 коп. судебных расходов.

Определением от 22.12.2010 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено ООО "Регтайм".

Решением от 09.02.2012, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 30.05.2012, иск удовлетворен частично. Суд обязал ООО "Буду Мамой" прекратить использование доменного имени "мамамаркет.рф", взыскал с него 1 350 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца и 58 600 руб. судебных расходов; в остальной части иска отказал.

В кассационной жалобе ООО "Буду Мамой", ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение и постановление отменить, в иске отказать.

Как указывает податель жалобы, суды не исследовали вопрос об охраноспособности словесного элемента "мамамаркет" в составе товарного знака истца; апелляционный суд принял дополнительные доказательства без обоснования истцом невозможности представления их в суд первой инстанции; судами неправильно истолкована и применена статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и необоснованно принято увеличение размера иска до 1 350 000 руб.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "МамаМаркет" просит оставить обжалуемые акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель ООО "Буду Мамой" поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель ООО "МамаМаркет" против удовлетворения жалобы возражал.

ООО "Регтайм" о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом, однако своих представителей в суд не направило, что в соответствии со статьей 284 АПК РФ не может служить препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "МамаМаркет" является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение "МамаМаркет", зарегистрированный на территории Российской Федерации, по свидетельству N 410302 в отношении товаров и услуг 3, 25 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Протоколом осмотра веб-сайта в сети Интернет от 14.05.2011 подтверждается регистрация за ООО "Буду Мамой" доменного имени "мамамаркет.рф". Информационный ресурс, к которому адресует домен, используется ответчиком для предложения к продаже товаров и услуг, аналогичных тем, которые указаны в свидетельстве N 410302.

Указывая на то, что ООО "Буду Мамой" нарушает его исключительные права на фирменное наименование и товарный знак, ООО "МамаМаркет" со ссылкой на статьи 1252, 1474, 1475, 1477, 1484 ГК РФ обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды удовлетворили иск частично: обязали ответчика прекратить использование доменного имени "мамамаркет.рф" и взыскали с него 1 350 000 руб. компенсации, указав, что использование в названном доменном имени обозначения "мамамаркет", схожего до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца, при отсутствии законных прав и интересов на такое использование нарушает исключительные права истца. В остальной части иска отказано.

Кассационная инстанция не находит оснований для отмены или изменения обжалуемых судебных актов.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В совместном постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Судами установлено, что при регистрации домена "мамамаркет.рф" использовано словесное обозначение "мамамаркет", тождественное товарному знаку, принадлежащему ООО "МамаМаркет".

Таким образом, ООО "Мама Маркет" является лицом, которое обладает законным интересом в отношении указанного доменного имени.

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя "мамамаркет.рф" зарегистрировано за ООО "Буду Мамой" для предложения к продаже товаров, аналогичных товарам истца, охраняемым по свидетельству N 410302. Из материалов дела не следует, что ООО "Буду Мамой" имеет какие-либо законные интересы в отношении названного доменного имени.

При таких обстоятельствах действия ответчика по использованию в доменном имени словесного элемента товарного знака по свидетельству N 410302, принадлежащего ООО "Мама Маркет", создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет, а также нарушают исключительное право истца, предусмотренное пунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Сумма компенсации, предъявленная ко взысканию, определена истцом исходя из вероятных убытков (в виде упущенной выгоды) вследствие невозможности извлечения дохода от использования словесного элемента товарного знака в доменном имени.

Суды пришли к выводу, что при установленных обстоятельствах сумма компенсации соответствует характеру нарушения исключительного права, является разумной и справедливой мерой ответственности. Определение судами размера компенсации в сумме 1 350 000 руб. не противоречит нормам статей 1252 и 1515 ГК РФ.

Апелляционный суд обоснованно отклонил довод ответчика об отсутствии доказательств охраноспособности словесного элемента "мамамаркет" со ссылкой на свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 410302, указав, что зарегистрированный истцом товарный знак является комбинированным и содержит в своем составе помимо изобразительных элементов словесный элемент "мамамаркет".

Довод жалобы о нарушении апелляционным судом процессуальных норм, выразившемся в принятии дополнительных доказательств, отклоняется кассационной инстанцией. В силу пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Поскольку нормы материального и процессуального права применены судами правильно, оснований для отмены обжалуемых судебных актов, установленных статьей 288 АПК РФ, не имеется.

Определением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.08.2012 по ходатайству ООО "Буду Мамой" исполнение решения от 09.02.2012, оставленного без изменения постановлением апелляционного суда от 30.05.2012, было приостановлено. В связи с окончанием производства в суде кассационной инстанции и оставлением обжалуемых судебных актов без изменения приостановление исполнения решения от 09.02.2012 следует отменить.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.02.2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2012 по делу N А56-51169/2011 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Буду Мамой" - без удовлетворения.

Приостановление исполнения решения от 09.02.2012 по делу N А56-51169/2011 отменить.

Председательствующий

Т.С. Гафиатуллина

Судьи

М.В. Захарова П.Ю. Константинов