Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 мая 2011 г. N Ф05-2802/11 по делу N А40-66073/2009

г. Москва

Дело N А40-66073/09-51-579

19 мая 2011 г.

N КГ-А40/3145-11

Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Занездрова Е.В.,

судей Комоловой М.В., Петровой Е.А.

при участии в заседании:

от истца - Гривков О.Д., Шмырков С.В. по дов. от 13.09.10 г.; Шолтырева О.А. по дов. от 15.04.11 г.; Борискина Т.М. по дов. от 01.11.10 г. N 046;

от ответчика - Сергунин А.К. по дов. от 14.12.10 г.; Пономарева Н.В. по дов. от 14.12.10г.

рассмотрев 11 мая 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу ответчика "Серум Инститьют оф Индия Лтд." на постановление от 11.01.2011 г. Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Валиевым В.Р., Солоповой А.А., Левченко Н.И., по иску ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" о защите прав на патент к Серум Инститьют оф Индия Лтд. (Индия), установил:

ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к "Серум Инститьют оф Индия Лтд.", имеющему представительство на территории Российской Федерации в г. Москве о признании незаконным использования компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." изобретения - рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита B, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", осуществляемого в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком, утвержденной Главным санитарным врачом РФ 17-01-2006 г. N 01-11.2-06; об обязании компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." прекратить нарушение исключительных прав ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" на изобретение, охраняемое патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, выраженное в использовании компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." указанного изобретения без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", осуществляемом в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком, утвержденной Главным санитарным врачом РФ 17-01-2006 г. N 01-11.2-06; запрещении компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." использовать любым способом изобретения - рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита B, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, без согласия патентообладателя - 3АО НПК "КОМБИОТЕХ" (с учетом принятого Арбитражным судом г.Москвы в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений предмета исковых требований).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик использует патент N 2238105, вводя в гражданский оборот в Российской Федерации вакцину для профилактики вирусного гепатита B собственного производства.

Определением от 19.10.2009 г. Арбитражного суда г.Москвы в порядке ст. 82 АПК РФ по ходатайству истца была назначена комплексная патентно-техническая экспертиза.

Решением от 28.06.2010 г. Арбитражного суда г.Москвы в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Решение суда первой инстанции мотивировано спорностью выводов комплексной патентно-технической экспертизы, изложенных в экспертном заключении от 23.11.2009 в части признака N 6 (способ получения) независимого п. 5 формулы изобретения по патенту РФ N 2238105. Кроме того, суд на основании нормативного документа НД 42-13956-05, в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита B рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula Polymorpha K-3/8-1, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита B (HbsAg), то есть другого, отличного от указанного в патенте истца RU 2238105 штамма и на основании сравнительной таблицы пришел к выводу, что признак получения в каком-либо отличном от штамма истца не может считаться эквивалентным признаку 6 пункта 1 патента RU2238105. Помимо этого, суд первой инстанции указал на отсутствие доказательств того, что ответчик вводит в гражданский оборот, предлагает к продаже, продает, хранит вакцину на территории Российской Федерации.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Постановлением от 11.01.2011 г. Девятого арбитражного апелляционного суда, решение от 28.06.2010 г. Арбитражного суда г.Москвы по данному делу отменено, исковые требования ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" удовлетворены, а именно суд апелляционной инстанции признал незаконным использование компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." изобретения - рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита B, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", осуществляемое в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК); обязал компанию "Серум Инститьют оф Индия Лтд." прекратить нарушение исключительных прав ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" на изобретение, охраняемое патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, выраженное в использовании компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." указанного изобретения без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИТЕХ", осуществляемое в форме ввоза в Российскую Федерацию предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита B рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд."; запретил компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." использовать любым способом на территории Российской Федерации изобретения рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита B, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105 без согласия патентодателя - ЗАО НПК "КОМБИТЕХ". С компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." в пользу ЗАО НПК "КОМБИТЕХ" в возмещение судебных расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска, апелляционной жалобы, оплате вознаграждения экспертов, вознаграждения переводчиков взыскано 249.580 руб.

Не согласившись с вынесенным апелляционной инстанцией судебным актом, ответчик обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит постановление от 11.01.2011 г. Девятого арбитражного апелляционного суда отменить, решение от 28.06.2010 г. Арбитражного суда г.Москвы оставить в силе.

В обоснование кассационной жалобы, заявитель указывает на то, что суд апелляционной инстанции не применил, подлежащие применению нормы закона (ст.ст. 1225, 1229, 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)) и неправильно истолковал п. 1 ст. 1358 ГК РФ; неправильно применил п. 3 ст. 1358, 1465, 1466 ГК РФ, сделав ошибочный вывод об эквивалентности признаков вакцины ответчика и признаков по патенту истца по мотиву отсутствия сведений, как о депонировании штамма ответчика, так и о правовой охране этого штамма; неправильно применил ст. 1358 ГК РФ и не применил подлежащие применению ст. 1211 ГК РФ, ст.ст. 11, 164 Таможенного кодекса РФ, Правила международной торговли "Инкотермс 2000", из которых следует, что "Серум Инститьют оф Индия Лтд." не осуществляла и не осуществляет ввоз в Российскую Федерацию, предложение к продаже, продажу и хранение на территории Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК) своего производства. Помимо этого, заявитель указывает на нарушение и неправильное применение норм процессуального права, выразившееся в нарушении судом требований ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ); в частности, по мнению заявителя, суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных истцом исковых требований, самостоятельно и произвольно изменил предмет иска и вынес судебный акт по исковым требованиям, которые истцом не заявлялись и по которым судом первой инстанции судебного решения не выносилось; в судебном акте апелляционной инстанции не указаны обстоятельства, доводы и доказательства, которые ответчик приводил в своих письменных пояснениях в обоснование своих возражений; с нарушением процессуального законодательства в основу судебного акта положено заключение эксперта Тарантула В.З. и его письменные объяснения, которые не могли быть признаны доказательством по делу; комплексная экспертиза в порядке ст. 85 АПК РФ проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей, однако судом апелляционной инстанции был сделан вывод на основании заключения эксперта Тарантула В.З., не являющегося специалистом в области патентного права; судом апелляционной инстанции необоснованно отвергнуты выводы экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А.; в нарушение ст.ст. 71, 75, 89 АПК РФ письменные мнения специалистов (профессоров Синеокого С.П. и Носикова В.А.), приобщенных ответчиком к материалам дела. Кроме того, заявитель полагает, что суд неправомерно признал законным формирование коллегиального состава суда при рассмотрении дела в первой инстанции.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представитель истца возражал против удовлетворения жалобы, считая, что доводы кассационной жалобы являются несостоятельными, а обжалуемое постановление законным и обоснованным.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда, содержащихся в оспариваемом судебном акте, фактическим обстоятельствам, установленным по делу, арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемое постановление не подлежит отмене в связи со следующим.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение - рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита B, охраняемое по патенту Российской Федерации RU 2238105 с датой приоритета изобретения - 14.03.2003 г.

Изобретение по патенту RU 2238105 представляет собой рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита B, содержащую эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающаяся тем, что в качестве антигена вируса гепатита B рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/adw полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPMY-2412, или HBsAg/ayw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2924D.

"Серум Инститьют оф Индия Лтд." (имеет представительство на территории Российской Федерации, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством РФ), - производит на территории Индии по лицензиям и с использованием патентов США и Германии вакцину гепатита B рекомбинантную, которая содержит очищенный поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg), полученный путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula polymorpha, в которые встроен ген антигена (HBsAg), консервант - тиомерсал. Вакцина, производимая ответчиком, представляет собой гомогенную суспензию белого с серым оттенком цвета, без видимых посторонних включений, при отслаивании разделяющуюся на 2 слоя: верхний - бесцветная прозрачная жидкость, нижний - белый осадок, легко разбивающийся при встряхивании.

В соответствии с лицензией от 30.06.1988 г. N 10, удостоверением от 15.09.2003 г. об обновлении указанной лицензии, удостоверениями BO3-GMP от 08.10.2004 г., 13.02.2009 г., удостоверением GMP от 15.05.2009 г. компания "Серум Инститьют оф Индия Лтд." является обладателем права на производство для продажи на экспорт ряда лекарственных средств, в числе которых Вакцина против Гепатита-B (рДНК) (п. п. 26 - 27, 31 - 32, 36 - 37 Приложения к удостоверению об обновлении лицензии).

В соответствии с удостоверениями N WHO-GMP-CERT/ PD/67, WHO-GMP-CERT/ PD/New-144, WHO-GMP-CERT/ PD/New-23, WHO-GMP-CERT/ PD/ Ext-85 компания "Серум Инститьют оф Индия Лтд." является владельцем лицензии препарата - вакцины против Гепатита B (рДНК), за N 10 (В Бланке 28-D) 21.07.2000 г. Из Приложений к указанным удостоверениям следует, что Российская Федерация указана в числе импортирующих указанную вакцину стран.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Судом апелляционной инстанции установлено, что спорная вакцина гепатита B для профилактики вирусного гепатита B, производимая ответчиком, зарегистрирована Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития (регистрационное свидетельство ЛС-001140 от 19.01.2006 г.).

На основании представленных в материалы дела Контракта N EXP/ EPID/01-2007 от 15.03.2007 г., заключенного между ответчиком и ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС", спецификаций к нему, грузовых таможенных деклараций на поставку спорной вакцины ответчика в Россию, инвойсов, сертификатов, авианакладных, заключения Росздравнадзора, лицензии Минэкономразвития, упаковочных листов и письма Роспотребнадзора и в соответствии с положениями ст. 1358 ГК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот, а также осуществляет реализацию вакцины собственного производства на территории Российской Федерации. Помимо этого, апелляционная инстанция указала, что сам ответчик в своих отзывах на исковое заявление признал факт введения вакцины гепатита B собственного производства в гражданский оборот в России.

Судом апелляционной инстанции правильно установлено, что согласно описания к патенту истца в порядке ст. 1350 ГК РФ указанная вакцина относится к продукту биотехнологии (генной инженерии), а поскольку истец обосновывает свои требования наличием нарушений его патентных прав путем использования его изобретения на его продукт путем введения в гражданский оборот в Российской Федерации продукта ответчика, то по смыслу п. 3 ст. 1358 ГК РФ необходимо установить, используется ли в спорной вакцине ответчика каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, содержащийся в указанном патенте истца, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении спорной вакцины ответчика действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции истец заявил ходатайство о проведении повторной комплексной судебной патентно-технической экспертизы, которое в порядке ст. 87 АПК РФ, было удовлетворено и определением от 30.09.2010 г. назначена повторная комплексная патентно-техническая экспертиза, производство которой поручено Белкову В.М., Лившицу В.А. и Тарантулу В.З. Проведение данной экспертизы, как указал суд апелляционной инстанции, было вызвано процессуальной необходимостью проверки доводов заявителя жалобы о не научности выводов суда, не обладающего специальными знаниями в области генетики и иммуномикробиологии, а также принимая во внимание несогласие суда первой инстанции с выводами проведенной по делу комплексной патентно-технической экспертизы, которое базируется на сравнительной таблице, являющейся частью заключения от 11.09.2009 г. об отсутствии нарушения патентных прав, охраняемых патентом РФ N 2238105 выполненного патентным поверенным Ниловой М.И., представлявшей согласно вводной части обжалуемого решения интересы ответчика по делу, что привело к тому, что против выводов комиссии экспертов были положены возражения представителей стороны спора, а также исходя из выраженных ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции сомнений в объективности экспертов Агафоновой М.О. и Тер-Аванесяна М.Д., являющихся соавторами штамма VKM Y-2924 D, используемого в вакцине истца, что подтверждено описанием изобретения к патенту.

При этом, суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции необоснованно отклонил ходатайство о проведении повторной экспертизы и не воспользовался правом назначения повторной экспертизы по собственной инициативе в соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ.

Однако проведенная по делу повторная экспертиза в целом подтвердила выводы первоначальной экспертизы об идентичности вакцины ответчика вакцине истца по признакам независимых пунктов формулы изобретения по патенту РФ N 2238105 от 1 до 5, спорным остался признак 6 ("способ получения"), в результате чего в суд апелляционной инстанции были представлены 2 экспертных заключения: выполненное экспертом Тарантулом В.З. и совместное заключение экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А.

Так, согласно выводу экспертного заключения Тарантула В.З. вакцина гепатита B рекомбинантная (рДНК) компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения патента РФ N 2238105, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 октября 2004 года с приоритетом 14 марта 2003 года, т.е. известным до 19.01.2006 г.

При этом эксперт Тарантул В.З. признал, что признаки, используемые в вакцине ответчика, идентичны признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы указанного изобретения истца, а именно, такой вывод имеется по сопоставлению с признаками 1 - 4 всех названных независимых пунктов формулы изобретения, также - с признаком 5 независимого пункта 1 формулы указанного изобретения; признак 5 вакцины ответчика (в сопоставлении с независимыми пунктами 3 и 5 формулы изобретения) и признак 6 вакцины ответчика в сопоставлении с признаком 6 всех названных независимых пунктов формулы изобретения признаны эквивалентными. Свои выводы по поводу эквивалентности признаков эксперт Тарантул В.З. основывал на том, что один и тот же результат (поверхностный антиген вируса гепатита B) достигается одинаковым путем с применением рекомбинантных штаммов одного вида. Штаммы по патенту и штамм ответчика как штаммы-продуценты одного и того же действующего начала вакцины для профилактики вирусного гепатита B эквивалентны. Согласно заключения и письменных пояснений, эксперт Тарантул В.З. указывает, что о штамме Hansenula polimorpha K3/8-1 ADW 001/4/96 отсутствуют какие-либо сведения о депонировании штамма в официальной коллекции микроорганизмов в соответствии с общепринятыми в международной практике нормами, имеется только указание на его хранение в Серум Инститьют оф Индия Лтд., отсутствует какое-либо описание штамма. В общедоступных источниках, включая Интернет, отсутствуют сведения о правовой охране данного штамма, в связи с чем, эксперт приходит к выводу, что штаммы K3/8-1 и K3/8-1 ADW 001/4/7/96 различны.

В экспертном заключении комплексной патентно-технической экспертизы от 26.10.2010 г., подготовленном экспертами Лившицем В.А. и Белковым В.М., содержится следующий вывод: вакцина гепатита B рекомбинантная (рДНК) компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." не содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах 1, 3 и 5, содержащейся в патенте РФ N 2238105 формулы изобретения. Из экспертного заключения следует, что в соответствии с положениями доктрины эквивалентов признак п. 1 формулы изобретения патента РФ N 2238105 "полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta ВКПМ Y-2412" и признак "полученный путем культивирования штамма дрожжей Hansenula polimorpha K3/8-1" нельзя признать эквивалентными. При этом в экспертном заключении Белкова В.М. и Лившица В.А. понятия производственного штамма Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 и штамма K 3/8-1 употребляются как синонимы.

В заседании суда апелляционной инстанции от 2 - 11 ноября 2010 г. в ходе выступлений в порядке ст. 86 АПК РФ, между экспертами Тарантулом В.З. и Лившицем В.А., отвечавшим за техническую часть заключения в совместной экспертизе Белкова В.М. и Лившица В.А. возникла научная дискуссия о тождественности штамма Hansenula polimorpha K3/8-1 ADW 001/4/7/96, заявленного ответчиком и указанного в нормативном документе HD 42-13956-05 и инструкции по применению вакцины ответчика, утвержденной Главным государственным санитарным врачом РФ от 13.04.2010 г., штамму Hansenula polimorpha K3/8-1 по патенту США 6428984, используемому, как утверждают эксперты Белков А.М. и Лившиц В.А., ответчиком при производстве индийской вакцины, в связи с чем, в дальнейшем приходят к выводу о различных способах получения вакцин (признак 6 независимой формулы), а именно истцом - путем культивирования штаммов YKPM Y-2412 или/и VKMY-29240, а ответчиком - путем культивирования запатентованного патентом США N 6428984 штамма K 3/8-1.

Между тем, каких-либо научных источников, где бы встречалось написание "производственный штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96" (в дальнейшем Hansenula polymorpha K 3/8-1)" либо делался вывод о тождественности данных штаммов, или прямо говорилось, что штаммы являются одинаковыми, эксперт Лившиц В.А. указать не смог.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что единственными доказательствами, в которых имеется аббревиатура Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 являются отчет по банку клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 от 30.07.1996 г. и протокол изготовителя по производству рабочего банка клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 от 02.07.1996 г., выполненные компанией TransGene Vaccine Ltd., то есть не компанией Rhein Biotech GmbH - разработчиком штамма K 3/8-1. Вместе с тем, в обоснование того факта, что штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 и Hansenula polymorpha K 3/8-1 являются одним и тем же штаммом ответчик представил дополнительные доказательства, которые суд апелляционной инстанции приобщил к материалам дела, согласно которым разработчиком штамма K 3/8-1 является компания Rhein Biotech GmbH, что соответствует американскому патенту 6428948В1, описанию изобретения к европейскому патенту ЕР 1 088076В1 и удостоверению приоритета при подаче заявки на получение патента от 23.04.1999 г. Однако в Истории штамма дрожжей Hansenula polymorpha K 3/8-1, выпущенной компанией Rhein Biotech GmbH по состоянию на 27.01.1999 г. отсутствуют указания на штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 как тождественный. Более того, в истории штамма K 3/8-1 указан совсем другой рабочий посевной материал ADW 001/12/94/, а банк клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 не упоминается вообще, хотя история штамма K 3/8-1 выпущена позднее отчета от 30.07.1996 г. и протокола от 02.07.1996. Кроме того, и в протоколе от 02.07.1996 г. и отчете от 30.07.1996 г. используется терминология банк клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, а не производственный штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, как указано в заключении Белкова В.М. и Лившица В.А. В представленных в качестве дополнительных доказательств научных статьях также отсутствует указание, что штаммы K 3/8-1 и K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 являются одним и тем же штаммом.

Таким образом, суд апелляционной инстанции указал, что выводы эксперта Тарантула В.З. о том, что штаммы различны не опровергнуты экспертами Белковым В.М. и Лившицем В.А., ссылками на научные источники, а все дальнейшие выводы экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А. основаны на умозаключении о тождественности штаммов K 3/8-1 и K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 и, как следствие, невозможности нарушения патентных прав истца, поскольку по способу получения вакцины различны, а именно, вакцина ответчика получается в результате культивирования штамма K 3/8-1 приведенного в патенте США N 6428984.

В соответствии со ст. 67 АПК РФ в связи с недоказанностью, что штамм K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, заявленный самим ответчиком является тем же самым штаммом, что и K 3/8-1, все выводы экспертов Белкова В.М, и Лившица В.А, на предмет сравнения штаммов истца VKPM Y-2412 и VKM Y-2924 D, указанных в формуле изобретения истца и штамма K 3/8-1 суд апелляционной инстанции признал не относимыми к предмету спора.

Кроме того, в выводах заключения эксперты Лившиц В.А. и Белов В.М. констатируя, что вакцина ответчика не содержит каждый признак изобретения истца, указывают только на штамм ВКПМ Y-2412, в отношении штамма VKM Y-2924D выводов не содержится вообще.

Помимо этого, апелляционная инстанция правомерно указала, что эксперты Лившиц В.А. и Белков В.М., делая вывод о неприменении к данному случаю доктрины эквивалентов, фактически дают свое юридическое толкование п. 3 ст. 1358 ГК РФ в части эквивалентности признаков, сводя свои рассуждения к толкованию охраноспособности и изобретательского уровня, в то время как подобный вывод экспертов является правовым, поскольку понятия "новизна" и "изобретательский уровень" являются условием патентоспособности изобретения, суждения экспертов по этим вопросам не могут учитываться при рассмотрении спора, а выводы экспертов Лившица В.А. и Белкова В.М., и соответствующие доводы ответчика о несоответствии указанного изобретения истца условиям патентоспособности (вопросы новизны и изобретательского уровня указанного изобретения) по существу сводятся к правомерности выдачи патента истцу, что не является предметом судебного разбирательства по настоящему делу и согласно разъяснениям, данным в п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" не имеют значения для правильного рассмотрения настоящего дела.

Отклоняя выводы суда первой инстанции о первоначальной экспертизе и о неэквивалентности вакцины по признаку N 6 (способ получения) со ссылкой на использование ответчиком штамма Hansenula polymorpha K 3/8-1, что усматривается из нормативного документа HD 42-13956-05, указано, что нормативный документ HD 42-13956-05 содержит указание не на штамм K 3/8-1, а на штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, к выводу о различии которых пришел суд апелляционной инстанции.

Таким образом, исходя из правового анализа заключений экспертов и имеющихся в деле доказательств, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что заключение эксперта Тарантула В.З. полностью подтверждает выводы комплексной патентно-технической экспертизы, проведенной при рассмотрении дела в суде первой инстанции о том, что вакцина ответчика содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения патента РФ N 223105; изобретение истца используется в спорной вакцине ответчика; право на использование патента Российской Федерации N 2238105 у ответчика отсутствует; соглашение о передаче исключительных прав на использование указанного изобретения между истцом (патентообладателем) и ответчиком не заключалось.

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд апелляционной инстанции правильно определил правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой выяснил имеющие значение для дела обстоятельства и, установив обстоятельства, связанные с тем, что действия ответчика по использованию изобретения истца являются нарушением патента и исключительных прав истца, пришел к правомерному выводу об удовлетворении иска.

Выводы суда об установленных обстоятельствах основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 АПК РФ.

Доводы жалобы заявителя фактически сводятся к несогласию с результатами заключения эксперта Тарантула В.З. и направлены на переоценку его результатов.

Довод заявителя о том, что суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных истцом исковых требований, самостоятельно и произвольно изменил предмет иска и вынес судебный акт по исковым требованиям, которые истцом не заявлялись и по которым судом первой инстанции судебного решения не выносилось, отклоняется судом кассационной инстанции, как не соответствующий фактическим обстоятельствам, установленным судом по делу, и не основанный на нормах статьи 49 АПК РФ.

Иные доводы были предметом исследования суда апелляционной инстанции и им дана надлежащая оценка.

При таких обстоятельствах доводы кассационной жалобы не содержат оснований, по которым постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене.

Иная оценка заявителем обстоятельств дела и толкование закона не означают судебной ошибки.

На основании изложенного, а также, принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора и доводы кассационной жалобы, были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка, оснований, предусмотренных статьей 288 АПК РФ, для изменения или отмены обжалуемого в кассационном порядке судебного акта, по делу не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 г. по делу N А40-66073/09-51-579 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Е.В. Занездров

Судьи

М.В. Комолова Е.А. Петрова