Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 июня 2011 г. N Ф05-5580/11 по делу N А40-26739/2010

г. Москва

30 июня 2011 г.

N КА-А40/6253-11 Дело N А40-26739/10-19-161

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июня 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: В.А. Долгашевой, Р.Р. Латыповой

при участии в заседании:

от заявителя - Компания "ТРАНСЛАНГ ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД." (TRANSLANG TECHNOLOGIES LTD)(Канада): Багиров Лев Аркадьевич, - доверенность от 17.05.2010; Перова Татьяна Дмитриевна, - доверенность от 16.02.2010;

от заинтересованного лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН в материалах дела отсутствует): Барбашин Василий Александрович, - доверенность от 14.10.2010 N 01/25-697/41;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Евразийское патентное ведомство (г. Москва, ОГРН в материалах дела отсутствует): представитель не явился;

Общество с ограниченной ответственностью "Союзпатент" (г. Москва, ОГРН в материалах дела отсутствует): Махлина Мария Григорьевна, - доверенность от 22.02.2010, Залесов Алексей Владимирович, - доверенность от 22.02.2010;

Открытое акционерное общество "РТ-Машиностроение" (г. Москва, ОГРН в материалах дела отсутствует): представитель не явился,

рассмотрев 28 июня 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу Компании "ТРАНСЛАНГ ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД."(TRANSLANG TECHNOLOGIES LTD) (заявитель)

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 26 ноября 2010 года,

принятое судьёй С.П. Барыкиным,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 5 марта 2011 года,

принятое судьями В.А. Свиридовым, В.Я. Гончаровым, Л.А. Москвиной,

по заявлению Компании "ТРАНСЛАНГ ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД." (TRANSLANG TECHNOLOGIES LTD)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.12.2009;

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Евразийское патентное ведомство, Общество с ограниченной ответственностью "Союзпатент", Открытое акционерное общество "РТ-Машиностроение", установил:

компания "ТРАНСЛАНГ ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД." (TRANSLANG TECHNOLOGIES LTD) (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 03.12.2009.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Евразийское патентное ведомство, Общество с ограниченной ответственностью "Союзпатент", Открытое акционерное общество "РТ-Машиностроение".

Решением от 26.11.2010 в удовлетворении предъявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2011 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 26.11.2010, постановления от 05.03.2011 в кассационной жалобе компании основаны на том, что при рассмотрении дела и принятии решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, а поэтому обжалуемый судебный акт подлежит отмене в части, касающейся признания соответствующим закону оспариваемого ненормативного правового акта о прекращении действия евразийского патента N 002780 ввиду отсутствия в национальных заявках NN 98118852, 9811857, 98118858, 9811859, 9910218 следующих признаков формулы изобретения названного евразийского патента: "дальнейшую подачу закрученного газового потока через рабочую часть расположенную соосно с соплом и имеющую стенку, представляющую собой продолжение стенки сопла", "адиабатическое расширение и конденсация, по меньшей мере, части газового потока при росте размеров капель сжиженного компонента газа в результате турбулентного перемешивания", "диффузор, расположенный за рабочей частью по направлению потока и служащий для преобразования кинетической энергии в повышенное давление", "содержит кольцевую щель, расположенную вокруг диффузора и служащую для отделения капель жидкости, причем указанная кольцевая щель имеет переднюю внутреннюю кромку, образованную корпусом диффузора", "дозвуковой диффузор снабжён средством устранения вращательного компонента скорости и преобразования части кинетической энергии, соответствующей вращательному компоненту вектора скорости, обеспечивая тем самым возможность преобразования кинетической энергии, соответствующей аксиальной компоненте вектора скорости, в повышенное давление". Апелляционным судом неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, поскольку в апелляционной жалобе компания не просила признать решение суда незаконным в полном объёме. Постановление апелляционного суда подлежит отмене в полном объеме. По результатам рассмотрения кассационной жалобы надлежит принять новый судебный акт о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Союзпатент" возражало против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, ссылаясь на законность обжалуемых решения, постановления.

Отзывы на кассационную жалобу другими лицами, участвующими в деле, не направлены.

В судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 21.06.2011 в 11 часов 40 минут, явились представитель компании, представитель Роспатента, представитель ООО "Союзпатент". Каждый из них в отдельности, заявил, что не возражает против рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителей других лиц, участвующих в деле.

Поскольку другие лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени месте судебного разбирательства, препятствий для рассмотрения кассационной жалобы в данном судебном заседании не имелось.

Относительно кассационной жалобы даны следующие объяснения:

- представитель компании объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель Роспатента, представитель ООО "Союзпатент", каждый в отдельности, объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, по мотиву несостоятельности этих доводов.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 28.06.2011 до 13 часов 45 минут.

В судебное заседание суда кассационной инстанции, состоявшееся 28.06.2011 в 13 часов 45 минут, явились представитель компании, представитель Роспатента, представитель ООО "Союзпатент". Каждый из них в отдельности, заявил, что объяснения относительно кассационной жалобы, которые даны в предыдущем судебном заседании, поддерживает. Представителем Роспатента заявлено о принятии у него письменных объяснений относительно кассационной жалобы в соответствии со статьёй 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которые судом кассационной инстанции (за исключением приложенных к ним копий судебных актов, вынесенных по другим делам) приняты. Также судом кассационной инстанции приняты и письменные объяснения представителя компании.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде, как показала проверка материалов дела, являлась законность принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного ООО "Союзпатент", решения Роспатента от 03.12.2009 о прекращении действия полностью на территории Российской Федерации евразийского патента на группу изобретений N 002780 "Способ и устройство для разделения компонентов газовых смесей и сжижения газа".

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что возражение против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента ООО "Союзпатент", мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений "Способ и устройство для разделения компонентов газовых смесей и сжижения газа" условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна", "изобретательский уровень", а также неправомерностью выдачи евразийского патента вследствие наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, подано в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 N 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее - Конвенция) и пункта 1 правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 (далее - Патентная инструкция) с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 года (далее - действующая Патентная инструкция). С учётом даты подачи международной заявки, по которой выдан евразийский патент, правовая база для проверки патентоспособности изобретения включает упомянутую Конвенцию, Патентную инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённую Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 (далее - Патентная инструкция), Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утвержденные приказом ЕАПВ от 18.05.1998 N 12 (далее - Правила ЕАПВ) и Правила ППС.

С учётом даты подачи международной заявки, по которой выдан евразийский патент, правовая база для проверки патентоспособности изобретения включает Конвенцию, Патентную инструкцию, Правила ЕАПВ, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённые приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520, с изменениями от 11.12.2003.

В обоснование принятого решения Роспатент сослался на положения статей 4, 6, 8 Конвенции, правил 3, 6, 47, 54, 63 Патентной инструкции, пунктов 2.4, 2.4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.8 Правил ЕАПВ.

При этом Роспатент исходил из следующего.

Датой подачи евразийской заявки является дата подачи международной РСТ/СА99/00959 от 15.10.1999, приоритет испрошен на основании заявок NN 98118852, 98118857, 98118858, 98118859 с датой подачи 16.10.1998 и заявки N 99102186 с датой подачи 05.02.1999.

Совокупность всех приоритетных заявок, на основании которых испрошен приоритет, не содержит следующих признаков изобретения, содержащихся в формуле группы изобретений по оспариваемому патенту:

В пункте 1 формулы: - дальнейшую подачу закрученного газового потока через рабочую часть, расположенную соосно с соплом и имеющую стенку, представляющую собой продолжение стенки сопла; - адиабатическое расширение и конденсация, по меньшей мере, части газового потока при росте размеров капель сжиженного компонента газа в результате турбулентного перемешивания; - выбор длины рабочей части, достаточной для того, чтобы большинство капель сжиженного компонента газа достигло стенки рабочей части.

В пункте 15 формулы: - расширяющуюся рабочую часть, имеющую стенку с углом расхождения, выбранным из условия компенсации роста пограничного слоя; в зависимом пункте 23: - диффузор, расположенный за рабочей частью по направлению потока и служащий для преобразования кинетической энергии в повышенное давление; в зависимом пункте 24: содержит кольцевую щель, расположенную вокруг диффузора и служащую для отделения капель жидкости, причём указанная кольцевая щель имеет переднюю внутреннюю кромку, образованную корпусом диффузора; в зависимом пункте 25: - дозвуковой диффузор снабжен средством устранения вращательного компонента скорости и преобразования части кинетической энергии, соответствующей вращательному компоненту вектора скорости, в кинетическую энергию, соответствующую аксиальной компоненте вектора скорости, обеспечивая тем самым возможность преобразования кинетической энергии, соответствующей аксиальной компоненте вектора скорости, в повышенное давление.

Признак "имеющее горловину, соответствующую критическому сечению, и стенку" содержится в приоритетной заявке N 98118857/25 от 16.10.1998.

Патентообладатель подтвердил то обстоятельство, что выше перечисленные признаки отсутствуют в приоритетных заявках.

Анализ материалов международной заявки РСТ/СА99/00959 от 15.10.1999, переведенной на региональную фазу в Евразийское патентное ведомство, показал, что признак независимого пункта 1 формулы "выбор длины рабочей части, достаточной для того, чтобы большинство капель сжиженного компоненты газа достигло рабочей части" - отсутствует в первоначальных материалах заявки. Относительно утверждения патентообладателя о том, что указанный признак вытекает из сведений, содержащихся в примере 3 описания к оспариваемому патенту, следует отметить, что упомянутый пример касается разделения конкретной многокомпонентной газовой смеси, содержащей метан, пропан, бутан и смесь оставшихся газов и показывает количества отделяемых газов в конкретных условиях данного примера: 90-95% пропана, 90-95% бутана, более 50% метана, при этом в данном примере указано расстояние от критического сечения до места, где газ начинает конденсироваться и расстояние от точки росы до места, где газ отделяют (для бутана, пропана и метана). Вместе с тем, в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, что "длина рабочей части является такой, чтобы большинство капель сжиженного компонента газа достигло стенки рабочей части".

Таким образом, признак "при выборе длины рабочей части, достаточной для того, чтобы большинство капель сжиженного компонента газа достигло стенки рабочей части", не раскрыт в первоначальных материалах заявки.

Признак независимого пункта 15 формулы "стенку с углом расхождения, выбранным из условия компенсации роста пограничного слоя" также отсутствует в первоначальных материалах заявки. Можно согласиться с доводами патентообладателя, касающимися того, что термин "пограничный (граничный в первоначальных материалах заявки) слой" содержится в описании к оспариваемому евразийскому патенту. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту указано, что "угол расхождения рабочей части выбирается с учётом роста пограничного слоя. В случае малого содержания сжижаемого компонента (от 3 до 6%) этот угол следует выбирать для каждой стороны в интервале 0,5°-0,8°. При большом содержании сжижаемого компонента конденсации в рабочей части может привести к значительному снижению объемной скорости газового потока. Данный эффект необходимо учитывать при определении геометрии стенок рабочей части". Однако из вышеуказанных сведений не следует, что стенка имеет угол расхождения, выбранный из условия компенсации роста пограничного слоя.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о неправомерности выдачи евразийского патента вследствие наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, следует признать убедительными.

Роспатент согласно принятому им решению не счёл возможным предложить патентообладателю исключить признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки из формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, поскольку данные признаки являются существенными, а согласно подпункту 4.2.1.5. пункта 4.2.1.1. Правил ЕАПВ исключению из формулы изобретения подлежат несущественные признаки. Кроме того, исключение из формулы изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, приведёт к расширению объеме притязаний. Наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки в соответствии с правилом 54 Патентной инструкции является самостоятельным и достаточным условием признания евразийского патента недействительным на территории Российской Федерации.

С учётом изложенного анализ несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень" не проводился.

Сославшись на подпункт 4.2.1.5. пункта 4.2.1. Правил ЕАПВ, действовавших на дату международной подачи заявки, Роспатент исходил из того, что включение в формулу изобретения признаков может иметь место, если включаемые признаки содержались в описании изобретения, то есть подлежащие включению в формулу признаки должны быть раскрыты на дату подачи заявки именно в описании. Вместе с тем в особом мнении патентообладателя указано, что для предоставления права приоритета достаточно, чтобы признаки, включенные в формулу изобретения (если они отсутствовали в формуле и описании), были указаны в других материалах предшествующей заявки, в частности, на чертежах. Однако согласно пункту 1.2. Правил ЕАПВ, действовавших на дату подачи международной заявки, чертежи не являются частью описания, следовательно, на дату подачи заявки упомянутые признаки отсутствовали в описании. Таким образом, в случае включения их в формулу изобретения, они изменят сущность заявленного изобретения.

Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о соответствии оспариваемого решения закону.

Законность решения от 26.11.2010, постановления от 05.03.2011 проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом доводов, содержащихся в кассационной жалобе, объяснений относительно кассационной жалобы.

При принятии постановления суд кассационной инстанции исходил из следующего.

Судебные разбирательства по делу судом первой инстанции, апелляционным судом произведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьёй 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения от 03.12.2009 в соответствии с положениями статей 4, 6, 8 Конвенции, правил 3, 6, 47, 54, 63 Патентной инструкции, пунктов 2.4, 2.4.2, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.8 Правил ЕАПВ, Роспатентом, как установлено судом первой инстанции, апелляционным судом, доказаны. Вывод о наличии в формуле изобретения по евразийскому патенту N 002780 признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявок NN 98118852, 98118857, 98118858, 98118859 и 99102186, содержащихся в формуле изобретения по евразийскому патенту N 002780, обоснован.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции, апелляционным судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. Оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается.

Все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву несостоятельности, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2010 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2011 года по делу N А40-26739/10-19-161 оставить без изменения, кассационную жалобу Компании "ТРАНСЛАНГ ТЕХНОЛОДЖИС ЛТД." (TRANSLANG TECHNOLOGIES LTD) - без удовлетворения.

Председательствующий

М.В. Борзыкин

Судьи

В.А. Долгашева Р.Р. Латыпова