Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 октября 2011 г. N Ф05-9950/11 по делу N А40-104695/2010

г. Москва

04 октября 2011 г.

Дело N А40-104695/10-19-916

Резолютивная часть постановления объявлена: 29 сентября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен: 4 октября 2011 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: М.Р. Агапова, А.М. Кузнецова

при участии в заседании:

от заявителя - Федеральное казённое предприятие "Союзплодоимпорт" (г. Москва, ОГРН 1027700240150): Локтев Александр Геннадьевич, - доверенность от 30.12.2010 N 09Д/63;

от заинтересованного лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН 1047730015200): Медведев Николай Юрьевич, - доверенность от 14.10.2010 N 01/25-701/41;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (г. Москва, ОГРН 1097746136124): Абрамов Дмитрий Ильич, - доверенность от 11.08.2011 N 60;

Компания "Ски Де Бруа" (Франция): Мухтарова-Казарновская Асель Физулиевна, - доверенность от 14.10.2010;

Общество с ограниченной ответственностью "АК", (г. Москва, ОГРН 1057747297651): представитель не явился;

Открытое акционерное общество "Московский винно-коньячный завод "КиН" (г. Москва, ОГРН 1027739034047): Сивак Владимир Владиленович, - доверенность от 27.12.2010,

рассмотрев 29 сентября 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу Федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт" (заявитель)

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 29 апреля 2011 года,

принятое судьёй С.П. Барыкиным,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 26 июля 2011 года,

принятое судьями С.Л. Захаровым, Е.В. Пронниковой, В.А. Свиридовым,

по заявлению Федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт"

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskiy" по свидетельству N 276705;

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, Компания "Ски Де Бруа", Общество с ограниченной ответственностью "АК", Открытое акционерное общество "Московский винно-коньячный завод "КиН",

УСТАНОВИЛ:

Федеральное казённое предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - предприятие) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Moskovskiy" по свидетельству N 276705.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (далее - Росалкогольрегулирование), Компания "Ски Де Бруа" (далее - иностранная компания), Общество с ограниченной ответственностью "АК", Открытое акционерное общество "Московский винно-коньячный завод "КиН" (далее - завод).

Решением от 29.04.2011 в удовлетворении требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2011 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 29.04.2011, постановления от 26.07.2011 в кассационной жалобе предприятия основаны на том, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о недоказанности использования названного товарного знака, о необходимости использования товарного знака в том виде, в котором ему предоставлены правовая охрана, об отсутствии независящих от предприятия обстоятельств, препятствующих самостоятельному использованию товарного знака, нельзя признать обоснованными. При рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов судами не применен закон, подлежащий применению. Решение, постановление подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отзывы на кассационную жалобу в порядке, предусмотренном статьёй 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не направлены.

В судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 29.09.2011 в 09 часов 35 минут, явились представитель предприятия, представитель Роспатента, представитель Росалкогольрегулирования, представитель иностранной компании, представитель завода. Каждый из них в отдельности заявил, что не возражает против рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителя ООО "АК".

Поскольку ООО "АК" было надлежащим образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, препятствий для рассмотрения кассационной жалобы в данном судебном заседании не имелось.

Относительно кассационной жалобы даны следующие объяснения:

- представитель предприятия объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель Роспатента, представитель иностранной компании, представитель завода, каждый в отдельности, объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, поскольку эти доводы неосновательны;

- представитель Росалкогольрегулирования объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность решения Роспатента от 04.06.2010, которым досрочно полностью прекращена правовая охрана комбинированного товарного знака по свидетельству N 276705. Решение принято по результатам рассмотрения возражения, поданного иностранной компанией, о досрочном прекращении правовой охраны упомянутого товарного знака в связи с неиспользованием.

Выводы Роспатента об обоснованности возражения мотивированы ссылками на следующие обстоятельства.

Регистрация товарного знака по заявке N 2004720676/50 с приоритетом от 13.09.2004 произведена 15.10.2004 за N 276705 на имя предприятия (правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведённому в заявке N 2004720676/50 описанию оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Этикетка выполнена в оранжевом цвете и обрамлена золотистой каймой. Кайма выполнена в две полосы: широкая внешняя и тонкая внутренняя. В центре этикетки расположено слово "MOSKOVSKIY", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита бордового цвета. Ниже находится эмблема "СПИ" оранжевого цвета, размещенная на фоне бордового круга. Вокруг эмблемы расположена надпись золотистого цвета "FEDERAL STATE ENTERPRISE "SOJUZPLODOIMPORT". В нижней части этикетки буквами черного цвета в две строки выполнена надпись "Федеральное Казенное Предприятие "СОЮЗПЛОДОИМПОРТ".

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.11.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон о товарных знаках), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила).

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом по истечении указанных лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путём размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к даже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений принимается решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учётом даты (06.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю надлежало доказать использование принадлежащего ему товарного исчислялся с 06.11.2006 по 05.11.2009 включительно.

Использование товарного знака по свидетельству N 276705 осуществлялось путём заключения лицензионного договора между правообладателем и ООО "АК". Поскольку ООО "АК" не является производителем коньячной продукции, им был заключён сублицензионный договор с заводом (далее - сублицензиат), который и производил продукцию, размещая на ней товарный знак по свидетельству N 276705 и вводил её в гражданский оборот.

Представленные правообладателем материалы не содержали фактических данных, свидетельствующих о том, что сублицензиатом осуществлялось введение в гражданский оборот продукции, относящейся к 33 классу МКТУ, а именно: коньяка, маркированного товарным знаком по свидетельству N 276705. Договоры поставки и купли-продажи от 28.05.2007, в которых ООО "Фрион", указанный как генеральный дилер завода, выступал в качестве поставщика и продавца, в том числе и алкогольной продукции под товарным знаком "Московский", не содержали подтверждения их исполнения. Отсутствовал также дистрибьюторский или дилерский договор, подтверждающий, что ООО "Фрион" на указанную в договорах дату был генеральным дилером или дистрибьютором завода.

В соответствии с паспортом на продукцию "Коньяк российский четырехлетний "Московский", рекламными буклетами и образцом товара, этикетка, которой маркировался указанный товар, существенно отличается от комбинированного товарного знака по свидетельству N 276705, поскольку вместо изображения эмблемы "СПИ" присутствует изображение Георгия Победоносца с копьём на коне, вместо надписи "Federal State Enterprise "SОJUZPLODOIMPORT" изображен товарный знак завода. Из всех элементов, входящих в состав товарного знака по свидетельству N 276705, названная этикетка содержит лишь слово "Moskovskiy", цветовая гамма сравнивавшихся этикеток также являлась различной.

Таким образом, имеет место существенное изменение товарного знака, что не позволяет признать использование товарного знака по свидетельству N 276705 с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность. Следовательно, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству N 276705 в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведённых в перечне регистрации не доказан.

Заинтересованность досрочном прекращении товарного знака по свидетельству N 276705 в связи с неиспользованием, как установлено Роспатентом, заключается в том, что поскольку иностранная компания имеет хозяйственные связи с совладельцами завода, который на протяжении длительного времени до расторжения лицензионного договора в 2009 году с правообладателем товарного знака производил коньяк "Московский", будучи сублицензиатом по сублицензионному договору от 25.11.2005 N 240, осуществляя свою деятельность на рынке алкогольной продукции.

Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о неправомерности предъявленного требования.

Законность решения от 29.04.2011, постановления от 26.07.2011 проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также объяснений относительно кассационной жалобы.

Роспатентом, как установлено судом первой инстанции, апелляционным судом, обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения, доказаны.

Суд первой инстанции, применив положения статьи 1486 Кодекса, исходил из того, что Компания "Ски Де Бруа" является владельцем винодельческого хозяйства на территории Франции, в регионе Коньяк, в котором производится сырьё для производства коньяка. Из винограда, получаемого с этих виноградников, производится и поставляется в Россию коньяк двух наименований. Названная иностранная компания имеет как зарегистрированный во Франции, так и прошедший международную регистрацию комбинированный товарный знак по словесным обозначением "Московский", которое является транслитерацией словесного элемента спорного товарного знака "Moskovskiy". По соглашению о коммерческом партнёрстве от 19.03.2005, достигнутому с французской Компанией "САС ДОМЕН ДЕ БРУА", Компания "Ски Де Бруа" обязалась поставлять сырьё для производства коньяка, а Компания "САС ДОМЕН ДЕ БРУА" обязалась осуществлять деятельность по производству коньяков различных марок, в том числе, под маркой "Московский". Стороны достигли соглашения о расширении пределов распространения производимой продукции, в том числе, осуществлять поставки в Россию. Компанией "Ски Де Бруа" в Роспатент подавались заявки на регистрацию товарных знаков, включающих словесный элемент "Московский/Moskovskiy". С учётом изложенного оснований для вывода о том, что Компания "Ски Де Бруа" не является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны названного товарного знака, не имеется.

Суд первой инстанции исходил также и из того, что заводом в качестве этикетки на товаре используется товарный знак за N 250374, отличающийся как по форме, так и по цвету и изобразительным элементам от товарного знака предприятия - он коричневого цвета, на нём отсутствует фирменное обозначение "СПИ", но имеется изображение Георгия Победоносца, а также другой изобразительный товарный знак завода за N 284426, в центре и внизу этикетки имеются соответственно белая и синяя рамки для указания наименования товара, которые в спорном товарном знаке отсутствуют. Изобразительный элемент товарного знака, в отношении которого подано возражение о досрочном прекращении его правовой охраны, в виде фирменного знака "СПИ" используется не на этикетке, а на контрэтикетке, то есть на другой стороне бутылки. Использование разных элементов одного товарного знака на разных частях товара исключает возможность признания факта использования товарного знака в целом. Таким образом, в том виде, в котором он зарегистрирован, товарный знак заводом не использовался.

Выводы апелляционного суда о несостоятельности доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, поданной на решение суда первой инстанции предприятием, основаны, в том числе и на исследовании в судебном заседании копии лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л, заключенного между предприятием и ООО "АК" на использование товарных знаков по свидетельствам N N 276705, 276706, 276707, 276708; сублицензионного договора от 25.11.2005 N 240; копии паспорта на продукцию коньяка "Московский"; отчётов об объёмах продукции, произведенной по упомянутому лицензионному договору; актов об услугах, оказанных по тому же лицензионному договору; копий платежных поручений об оплате лицензионного вознаграждения по договору N15-л; копий страниц рекламного буклета с информацией о производимой предприятием продукции.

Апелляционный суд исходил из того, что предприятие и ООО "АК" не обладают специальной правоспособностью (лицензией), наличие которой является обязательным при осуществлении деятельности, связанной с производством и оборотом алкогольной продукции в соответствии со статьёй 49 Кодекса и статьёй 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", что исключает возможность законного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция), как правообладателем товарного знака по свидетельству N 276705, так и ООО "АК" - лицензиата по договору от 07.10.2005 N 15-л. Товарный знак по свидетельству N 276705 ООО "АК" самостоятельно не использовало для производства алкогольной продукции, однако уплачивало роялти в соответствии с положениями лицензионного договора, полностью выполняя взятые на себя обязательства. Завод, согласно ассортименту выпускаемой им в период с 2006 года по сентябрь 2009 года (дата расторжения лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л по инициативе предприятия) продукции под товарным знаком N 276705, также её не выпускал, однако уплачивал роялти в соответствии с сублицензионным договором от 25.11.2005 N 240, которые впоследствии перечислялись ООО "АК" на расчётный счёт предприятия. Фактическое производство заводом коньяка "Московский" с сохранением дизайна внешнего вида продукта и его физико-химических и органолептических характеристик, в том виде, как этот продукт ранее, до регистрации предприятием товарного знака по свидетельству N 276705, был разработан и введён на рынок, явилось следствием договоренностей достигнутых между предприятием, ООО "АК" и заводом при заключении и исполнении лицензионных договоров. Наличие договоренности обусловлено тем, что производство и реализация коньяка "Московский" с целью сохранения объёмов его выпуска и реализации, было возможно только при сохранении внешнего вида и качества продукции, известного потребителю. Условия согласованной формы отчёта об использовании товарных знаков по свидетельствам N 276705, N 276706, N 276707 и N 276708, определенные в лицензионном договоре от 07.10.2005 N 15-л, свидетельствуют о том, что предприятие не разделяло свои товарные знаки. Каждый из них является самостоятельной этикеткой и использование всех их одновременно или в ином сочетании, состоящем из двух и более товарных знаков, на одной единице потребительской продукции, не представляется возможным в виду установленных требований к информации для потребителя, подлежащей доведению при реализации алкогольной продукции. Фактически роялти исчислялись и уплачивались не за использование товарного знака по свидетельству N 276705, а за использование слова "Московский", являющегося частью товарного знака по свидетельству N 276705, принадлежащего предприятию.

При принятии постановления, отклоняя содержащиеся в кассационной жалобе доводы, суд кассационной инстанции исходил из следующего.

Судебные разбирательства по делу судом первой инстанции, апелляционным судом произведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьёй 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. Оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается.

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения. Иная оценка установленных судом первой инстанции, апелляционным судом фактов процессуальным законом к компетенции суда кассационной инстанции не отнесена.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены. постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29 апреля 2011 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2011 года по делу N А40-104695/10-19-916 оставить без изменения, кассационную жалобу Федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт" - без удовлетворения.

Председательствующий -

М.В. Борзыкин

Судьи

М.Р. Агапов А.М. Кузнецов