Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 декабря 2011 г. N Ф05-11723/11 по делу N А40-92338/2010

г. Москва

06 декабря 2011 г.

Дело N А40-92338/10-143-796

Резолютивная часть постановления объявлена 1 декабря 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 декабря 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Ядренцевой М.Д.

судей Бусаровой Л.В., Петровой Е.А.,

при участии в заседании:

от истца - Угрюмов В.М. по дов. от 30.06.2010, адвокат Христофоров А.А. по дов. от 02.02.2011 в порядке передоверия от Угрюмова В.М.,

от ответчиков: от ОАО "ВЕРОФАРМ" - Озолина И.Г. и Залесов А.В. по дов. от 27.07.2011,, Шиповская Г.В. по дов. N 14/472 от 24.12.2010, адвокат Дубов И.А. и Рождественская И.В. по дов. N 14/183 от 30.06.2011, от ООО "ЛЭНС-Фарм" - Озолина И.Г. и Залесов А.В. по дов. от 27.07.2011, Шиповская Г.В. по дов. N 17 от 19.01.2011, адвокат Дубов И.А. и Рождественская И.В. по дов. от 25.07.2011,

рассмотрев 01.12.2011 в судебном заседании кассационные жалобы ООО "ЛЭНС-Фарм", ОАО "Верофарм"

на решение от 25.05.2011

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Васильевой Т.В.,

на постановление от 15.09.2011

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Трубицыным А.И., Верстовой М.Е., Левченко Н.И.,

по иску Компании Авентис Фарма С.А.

к ОАО "Верофарм", ООО "ЛЭНС-Фарм"

о прекращении нарушения исключительного права на патент,

УСТАНОВИЛ:

Компания Авентис Фарма С.А. обратилась в Арбитражный суд города Москвы к открытому акционерному обществу (ОАО) "Верофарм", обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Лэнс-Фарм" с иском об обязании ОАО "Верофарм" прекратить нарушение патента Российской Федерации N 2134123, в том числе запретить предложение о продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей лекарственного средства "Таутакс", об обязании ООО "ЛЭНС-Фарм" прекратить нарушение патента Российской Федерации N 2134123, в том числе запретить изготовление, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот и хранение для этих целей лекарственного средства "Таутакс", о признании нарушителем ООО "ЛЭНС-Фарм" прав истца как правообладателя изобретения по патенту Российской Федерации N 2134123 при обращении лекарственного средства "Таутакс" (N РУ ЛС-000093) (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковые требования заявлены в соответствии со статьями 11, 12, 13, 1248, 1252, 1358, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 13, 20, 31 Федерального закона "О лекарственных средствах".

Решением от 25.05.2011 иск удовлетворен частично.

Суд обязал ОАО "Верофарм" прекратить нарушение патента Российской Федерации N 2134123 путем предложения о продаже и продажи лекарственного средства "Таутакс".

Суд обязал ООО "ЛЭНС-Фарм" прекратить нарушение патента Российской Федерации N 2134123 путем изготовления, предложения о продаже и продажи лекарственного средства "Таутакс".

Суд признал ООО "ЛЭНС-Фарм" нарушителем прав компании Авентис Фарма С.А. как правообладателя изобретения по патенту Российской Федерации N 2134123 при обращении лекарственного средства "Таутакс" (N РУ ЛС-000093).

В удовлетворении остальной части иска отказано.

При этом суд руководствовался статьями 8-12, 1229, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и исходил из того, что лекарственное средство "Таутакс" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения патента Российской Федерации N 2134123. Истцом не представлены доказательства того, что ответчиками иными способами, кроме изготовления, предложения и продажи лекарственного средства "Таутакс", нарушены права истца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2011 решение суда от 25.05.2011 отменено в части.

В удовлетворении требования о признании ООО "ЛЭНС-Фарм" нарушителем прав Компании Авентис Фарма С.А. как правообладателя изобретения по патенту Российской Федерации N 2134123 при обращении лекарственного средства "Таутакс" (N РУ ЛС-000093) отказано.

В остальной части решение оставлено без изменения.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что суд первой инстанции признавая ООО "ЛЭНС-Фарм" нарушителем прав Компании Авентис Фарма С.А., как правообладателя, неправильно истолковал статью 32 Закона "Об обращении лекарственных средств".

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО "ЛЭНС-Фарм", ОАО "Верофарм" обратились в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение от 25.05.2011 и постановление от 15.09.2011 в части удовлетворения исковых требований истца об обязании ОАО "Верофарм" прекратить нарушение патента Российской Федерации N 2134123 путем предложения о продаже и продажи лекарственного средства "Таутакс", об обязании ООО "ЛЭНС-Фарм" прекратить нарушение патента Российской Федерации N 2134123 путем изготовления, предложения и продажи лекарственного средства "Таутакс", и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении данных требований.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв с 24.11.2011 по 01.12.2011.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчиков поддержали доводы кассационных жалоб.

Представитель истца возражал против удовлетворения жалоб.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, выслушав представителей сторон и проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит решение от 25.05.2011 и постановление от 15.09.2011 подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в связи со следующим.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец является правообладателем патента Российской Федерации N 2134123 на изобретение "Фармацевтический состав для инъекций, способ его получения и перфузионный раствор на основе фармацевтического состава" с приоритетом от 08.07.1991, зарегистрированным в государственном реестре 10.08.1999, со сроком действия патента до 03.07.2010.

Патент охраняет фармацевтический раствор противоопухолевого действия, содержащий в качестве активного начала производные таксанов и фармацевтически приемлемый растворитель.

ООО "ЛЭНС-Фарм" 30.03.2005 осуществил государственную регистрацию лекарственного средства "Таутакс", содержащего доцетаксел в качестве активного вещества. В соответствии с данными Регистрационного удостоверения "Таутакса" РУ N ЛС-000093 ООО "ЛЭНС-Фарм" является производителем "Таутакса".

Также ООО "ЛЭНС-Фарм" и ОАО "Верофарм" предлагают к продаже и продают указанное лекарственное средство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой и апелляционной инстанций исходил из того, что согласно заключению судебной экспертизы от 28.03.2011, проведенной экспертом Семеновым В.И., лекарственное средство "Таутакс" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2134123.

Вместе с тем, суд установил, что экспертом выделены три признака изобретения, приведенных в пункте 1 формулы изобретения: 1) фармацевтический раствор противоопухолевого действия; 2) содержащий в качестве активного начала производные таксанов; 3) фармацевтически приемлемый растворитель, который содержит поверхностно-активный агент, выбранный из: (а) полисорбатов; (б) сложных эфиров полиэтиленгликоля; и (в) сложных эфиров полиэтоксилированного касторового масла.

Ответчики не оспаривали тот факт, что признаки 1 и 2 независимого пункта формулы изобретения по патенту содержатся в лекарственном средстве "Таутакс". Однако, оспаривая 3 признак, ответчики утверждали, что состав растворителя является существенным обстоятельством.

В обоснование указанного довода ответчики ссылались на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2011 по делу N А40-69805/10-27-602, предметом которого являлось оспаривание решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения ОАО "Верофарм" против выдачи патента Российской Федерации N2134123 ввиду несоответствия пункта 1 формулы изобретения условию патентоспособности "новизна".

При этом суд апелляционной инстанции, указав, что по делу N А40-69805/10-27-602 стороны доказывали принципиальное отличие состава растворителей в тех же объектах, которые рассматриваются и в настоящем деле (патент и лекарственное средство "Таутакс"), не дал оценку установленным по указанному делу обстоятельствам и доводам ответчиков о том, что решение по названному делу имеет преюдициальное значение для данного дела.

Согласно частям 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Между тем, при наличии вышеуказанных обстоятельств, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства ответчиков о проведении повторной экспертизы.

Таким образом, суд кассационной инстанции считает, что суд первой и апелляционной инстанции сделал вывод о том, что лекарственное средство "Таутакс" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2134123, без исследования и установления всех имеющих значение для дела обстоятельств.

Согласно статье 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно позиции, изложенной в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суд апелляционной инстанции отклонил довод ответчиков о том, что ООО "ЛЭНС-Фарм" обладает Евразийским патентом N 012561, где в формуле изобретения приведено изобретение, использованное в препарате "Таутакс", со ссылкой на то, что истец обратился в суд с требованием о защите нарушенного права до получения ответчиком права на Евразийский патент.

При этом, ни суд первой, ни суд апелляционной инстанций не устанавливал начало срока действия подлежащего защите исключительного права истца на изобретение по патенту Российской Федерации N 2134123, так же как и право ответчика на его изобретение в лекарственном средстве "Таутакс".

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что патенты N 2134123 и ЕП 012561 не содержат одинаковые либо эквивалентные признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, не основан на имеющихся в деле доказательствах, поскольку требует специальных познаний, однако указанный вопрос не ставился перед экспертом в рамках проведенной по настоящему делу экспертизы.

Учитывая изложенное, решение от 25.05.2011 и постановление от 15.09.2011 подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так как для принятия обоснованного и законного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать и дать оценку всей совокупности собранных по делу доказательств, разрешить вопрос о необходимости проведении по делу повторной экспертизы, после чего принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2011 по делу N А40-92338/10-143-796 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий судья

М.Д. Ядренцева

Судьи

Л.В. Бусарова Е.А. Петрова