Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 мая 2012 г. N Ф05-4384/12 по делу N А40-36511/2011

г. Москва

28 мая 2012 г.

Дело N А40-36511/11-27-315

Резолютивная часть постановления объявлена 21.05.2012.

Полный текст постановления изготовлен 28.05.2012.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

Председательствующего-судьи Букиной И.А.,

судей Власенко Л.В., Дунаевой Л.В.

при участии в заседании:

от истца - Шулов С.В. по дов. от 21.01.2011 N б/н, Поленова Е.В. по дов. от 21.01.2011 N б/н

от ответчика - не явился, извещен

от третьего лица - не явилось, извещено

рассмотрев 21.05.2012 в судебном заседании

кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "МЕГА ГРУП"

на постановление от 07.02.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Верстовой М.Е., Солоповой А.А., Трубицыным А.И.,

по иску ООО "МЕГА ГРУП" (ОГРН 1027739594497)

к ООО "ПС ЭЛЕКТРИК" (ОГРН 1097746329746)

о нарушении прав на товарный знак

третье лицо: Савченко Андрей Борисович

УСТАНОВИЛ: ООО "МЕГА ГРУП" (далее - истец) обратилось в суд с иском к ООО "ПС ЭЛЕКТРИК" (далее - ответчик) о признании незаконным использованием товарного знака истца N 341280 действия ответчика по использованию тождественных и сходных с ним до степени смешения обозначений в качестве ключевых слов в системе "Яндекс-директ", об обязании ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб., госпошлину в размере 29 000 руб., расходы на оплату патентных поверенных в размере 182 000 руб., с учетом уточнения требований, принятых судом первой инстанции в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2011 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 50 000 руб., госпошлина в размере 2 000 руб., судебные издержки в размере 30 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2012 решение суда от 17.11.2011 отменено. В удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, истец обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит о его отмене и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В заседании суда кассационной инстанции представитель истца уточнил, что также считает незаконным и решение суда первой инстанции, которое также просит отменить.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неправильное применение судами ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), нарушение норм процессуального права, поскольку истец ходатайствовал в судах первой и апелляционной инстанций о направлении запроса в компанию Яндекс для установления лица, заключившего договор о проведении рекламной кампании в системе Яндекс-директ, то есть для установления надлежащего ответчика, но ему было отказано в нарушение ст. 66 АПК РФ.

Дело по кассационной жалобе рассматривается в отсутствие ответчика, третьего лица на основании ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), отзыв на жалобу от третьего лица не поступал.

От ответчика поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он считает обжалуемое постановление законным и обоснованным, просит кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

В заседании суда кассационной инстанции представители истца поддержали доводы кассационной жалобы.

Законность постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.

Проверив обжалуемое постановление о применении судом апелляционной инстанции нормы права к установленным им обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, суд кассационной инстанции считает, что подлежат отмене как постановление суда апелляционной инстанции, так и решение суда первой инстанции, с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Как следует из материалов дела, истец является владельцем товарного знака по свидетельству N 341280 "CONTACTICA КОНТАКТИКА", зарегистрированный 16.01.2008 с установленной датой приоритета 04.04.2006 в отношении товаров электротехнического назначения, реализуемых истцом.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пп. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Истцом был выявлен факт незаконного использования товарного знака ответчиком в сети Интернет в качестве ключевых слов для проведения рекламной компании в системе Яндекс-директ, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Удовлетворяя требования истца в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере 50 000 руб., суд первой инстанции исходил из доказанности истцом факта нарушения ответчиком незаконного использования товарного знака истца. В то же время суд первой инстанции указал, что требование о признании незаконным использованием товарного знака истца N 341280 действия ответчика по использованию тождественных и сходных с ним до степени смешения обозначений в качестве ключевых слов в системе "Яндекс-директ" подлежит отклонению, поскольку истцом не доказано использование ключевых слов в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Из чего следует, что выводы суда первой инстанции противоречивы.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что в нарушение требований ст. 65 АПК РФ истец не доказал те обстоятельства, которыми он обосновывает исковое заявление. При этом суд указал, что выводы Арбитражного суда города Москвы о том, что в результате поиска по слову "контактика" на сайте www.yandex.ru открывается сайт ООО "ПС ЭЛЕКТРИК", и, что на сайте www.pc-electric.ru была размещена информация с использованием обозначений "CONTACTICA" или "КОНТАКТИКА" не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Между тем суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении исковых требований, не установил фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, выводы суда не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, истец изначально утверждал только то, что слова КОНТАКТИКА CONTACTICA, являющиеся товарным знаком истца, использовались ответчиком в системе Яндекс-директ в качестве ключевых слов, в результате которых открывалась страница поисковой системы Яндекс с рекламным объявлением ответчика, которое адресовало потребителя на интернет-сайт ответчика, предлагающий потребителю товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, что не было проверено фактически судами. При этом истец не утверждал, что речь идет об интернет-сайте ответчика, домене третьего лица, как утверждают суды.

Ссылаясь на Протокол осмотра доказательств, составленным нотариусом, истец утверждает, что из него следует, что товарный знак КОНТАКТИКА CONTACTICA был использован в качестве ключевых слов в системе Яндекс-директ, то есть является способом адресации, рекламным объявлением, поскольку описание схемы функционирования системы Яндекс-директ показывает, что выбор ключевых слов осуществляет пользователь системы.

Доводы апелляционной жалобы о том, что назначение системы Яндекс-директ - проведение рекламных компаний; работа системы Яндекс-директ основана на использовании ключевых слов, которые адресуют потребителя к рекламному объявлению; под ключевым словом в системе Яндекс-директ понимается конкретное слово, которое адресует потребителя на рекламное объявление; слова, не выбранные в качестве ключевых слов, не адресует потребителя на рекламное объявление; составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с использованием системы Яндекс-директ; при введении в строку поискового запроса системы Яндекс-директ слова КОНТАКТИКА или CONTACTICA потребитель адресуется на рекламное объявление ответчика, предлагающее потребителю продукцию ответчика, однородную продукции истца, а рекламное объявление адресует потребителя на интернет-сайт ответчика, который является коммерческим инструментом для реализации продукции и содержит описание деятельности ответчика, информирующую, что он реализует продукцию, которая однородна продукции истца, не получили правовой оценки со стороны суда апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении суду необходимо проверить указанные выше утверждения истца со ссылкой на Протокол осмотра доказательств, составленным нотариусом, с учетом схемы функционирования системы Яндекс-директ, а также необходимо дать правовую оценку доводу истца о том, что схема работы системы Яндекс-директ и содержание рекламного объявления ответчика показывают, что именно ответчик является выгодоприобретателем, в интересах которого проводится рекламная компания в системе Яндекс-директ.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Следовательно, при новом рассмотрении суду необходимо установить, что использование товарного знака способом, указанным истцом, попадает под положения п. 2 ст. 1484 ГК РФ. При этом данный перечень не является исчерпывающим.

Указав на то, что в нарушение требований ст. 65 АПК РФ истец не доказал те обстоятельства, которыми он обосновывает исковое заявление, суд апелляционной инстанции в то же время отклонил ходатайство истца о направлении судебного запроса в компанию Яндекс для установления лица, заключившего договор о проведении рекламной компании в системе Яндекс-директ и использовании слов КОНТАКТИКА CONTACTICA в качестве ключевых слов, а также не учел, что такое же ходатайство заявлялось истцом в суде первой инстанции, но было отклонено. При этом истец указывал судам, что компания Яндекс не предоставляет в открытом режиме информацию о договорах, заключаемых в рамках функционирования системы Яндекс-директ.

Между тем получение указанного доказательства имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку позволит установить надлежащего ответчика по делу.

В связи с чем, при новом рассмотрении суду необходимо учесть положения ст.ст. 47, 66, 133 АПК РФ.

При таких обстоятельствах принятое по делу постановление не может быть признано законным, в связи с чем, подлежит отмене.

Подлежит при указанных выше основаниях и отмене решение суда первой инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции для проверки вышеизложенных обстоятельств, полного исследования обстоятельств дела, оценки представленных по делу доказательств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

При новом рассмотрении суду необходимо учесть вышеизложенное, проверить в полном объеме доводы сторон и оценить все доказательства по делу в совокупности и во взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ, правильно применить нормы материального и процессуального права, и, соответственно, принять правильное решение.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2012 по делу N А40-36511/11-27-315 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий судья

И.А. Букина

Судьи

Л.В. Власенко Н.Ю.Дунаева