Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 июля 2012 г. N Ф05-7541/12 по делу N А40-105879/2011

г. Москва

31 июля 2012 г.

Дело N А40-105879/11-5-760

Резолютивная часть постановления объявлена: 25 июля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен: 31 июля 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: А.М. Кузнецова, Р.Р. Латыповой

при участии в заседании:

от заявителя -

Вёрваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG) (Германия): Марченков Николай Викторович, - доверенность от 19.09.2011;

от заинтересованного лица -

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН 1047730015200): Силенок Мария Александровна, - доверенность от 18.01.2012 N 01/25-22/41;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, -

Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко" (г. Москва, ОГРН 10677464404736): Базюк Сергей Викторович, - доверенность от 10.12.2011;

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (г. Москва, ОГРН 1027739154343): Силенок Мария Александровна, - доверенность от 12.08.2011 N 41-1429-12,

рассмотрев 25 июля 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (заинтересованное лицо)

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 17 января 2012 года,

принятое судьёй Н.Н. Тарасовым,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 11 апреля 2012 года,

принятое судьями Э.В. Якутовым, И.В. Бекетовой, Д.В. Каменецким,

по заявлению Вёрваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.06.2011 N 2006733921(339404),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности",

УСТАНОВИЛ:

ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Worwag Pharma GmbH & Co. KG) (далее - иностранная компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 22.06.2011 N 2006733921(339404).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Открытое акционерное общество "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко" (далее - фармацевтическое объединение) и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - ФГУ "ФИПС").

Решением от 17.01.2012 оспариваемый ненормативный правовой акт признан незаконным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранной компании.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 17.01.2012, постановления от 11.04.2012 в кассационной жалобе Роспатента основаны на том, что при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов судом первой инстанции, апелляционным судом нормы права, подлежащие применению, не применены. Решение, постановление подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

В отзыве на кассационную жалобе иностранная компания возражала против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, ссылаясь на законность обжалуемых решения, постановления.

Отзыв на кассационную жалобу фармацевтическим отделением не направлен.

Представители всех лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 25.07.2012 в 14 часов 20 минут, явились и дали относительно кассационной жалобы следующие объяснения:

- представитель Роспатента (он же - представитель ФГУ "ФИПС") объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель иностранной компании объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, по мотиву неосновательности этих доводов;

- представитель фармацевтического объединения объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность решения Роспатента от 22.06.2011 N 2006733921(339404), принятое по результатам рассмотрения возражения, поданного иностранной компанией, против предоставления правовой охраны товарному знаку "ТРИГАММА" (словесное обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007 по заявке N 2006733921/50 с приоритетом от 23.11.2006 по свидетельству N 339404 на имя ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.Л. Семашко", в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты".

В обоснование возражения иностранная компания ссылалась на наличие у него серии товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации с 13.01.1993 по 10.02.2003, для товаров того же класса МКТУ, включающих то же словесное обозначение, а также на сходство до степени смешения товарных знаков.

Оспариваемым решением в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 339404 оставлена в силе. Роспатент исходил из того, что выявленные различия сопоставляемых товарных знаков, а также отсутствие оснований для утверждения о существовании серии знаков на имя иностранной компании, содержащих в своем составе элемент "ГАММА", позволяют сделать вывод об их несходстве до степени смешения в целом.

Выводы суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого решения закону и о нарушении в результате его принятия прав и охраняемых законом интересов иностранной компании основаны на применении положений части 1 статьи 1229, 1484, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), с учетом положений пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы), положений пункта 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Оценив словесное обозначение "ТРИГАММА" с позиции рядового потребителя, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оно является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками иностранной компании, поскольку в глазах потребителей может быть воспринято как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией.

Второй вывод, на который суд первой инстанции сослался в обоснование решения, заключается в том, что при рассмотрении возражения Роспатентом со ссылкой на пункт 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), было отказано в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, включая образцы упаковок с инструкциями к препаратам, выпускаемых ею; данных из сети Интернет об использовании морфемы "Гамма" другими юридическими лицами; данных о российских и международных товарных знаках иностранной компании; журналов, в которых опубликованы сведения о препаратах иностранной компании; товарного знака "ТИОГАММА" по свидетельству N176817). Правовая позиция иностранной компании была безосновательно исследована Роспатентом не в полном объеме.

Апелляционный суд, применив положения тех же норм материального права, пришел к тем же выводам.

Отклоняя доводы Роспатента о том, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым, в силу чего не может быть положен в основу серии знаков, апелляционный суд исходил из того, что в оспариваемом решении вывод о слабости элемента "ГАММА/GAMMA" мотивирован ссылкой на повторение форманты ГАММА/GAMMA в товарных знаках разных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что свидетельствует об ослаблении его различительной способности (ВИТАГАММА по свидетельству N 254368 на имя ЗАО "Брынцалов-А", ИНФИГАММА по свидетельству N 264713 на имя ЗАО "Мастерклон", ФЛЕБОГАММА по свидетельству N 280093 и FLEBOGAMMA по международной регистрации N 682836 на имя Грифолз С.А., ALFAGAMMA по международной регистрации N 555329 на имя Humana Italia S.p.A.). Между тем иностранная компания указывает и на активное использование зарегистрированных ее товарных знаков, что в отсутствие информации об использовании товарных знаков иных указанных выше лиц не может ослабить их различительную способность как серии товарных знаков.

Отклонены апелляционным судом и ссылки Роспатента на факт регистрации препарата с товарным знаком "ТРИГАММА" Росздравнадзором, а также на письмо Научно-аналитического отдела сектора научного анализа информации ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". Апелляционный суд исходил из того, что при регистрации препаратов Росздравнадзор не оценивает сходство товарных знаков как средства индивидуализации товаров конкретного производителя. Дополнительно представленные в Роспатент материалы не были направлены на изменение мотивов возражения, а подтверждали различительную способность серии товарных знаков с общим элементом "ГАММА".

Проверив законность решения от 17.01.2012, постановления от 11.04.2012 в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, объяснений относительно кассационной жалобы, суд кассационной инстанции при принятии постановления исходит из следующего.

Компания, как показала проверка материалов дела, при подаче возражений ссылалась на предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339404 в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, а также на то, что регистрация того же товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон).

В обоснование вывода о несходстве сопоставляемых товарных знаков до степени смешения в целом, а также отсутствии оснований для утверждения о существовании серии знаков на имя лица, подавшего возражение, содержащих в своем составе элемент "ГАММА", Роспатент сослался на положения пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона, положения пунктов 2.5.1, 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.2(a), 14.4.2.2(6), 14.4.2.2 (в), 14.4.2.2 (г), 14.4.3 Правил, а также на проведенный им сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков.

Вывод судов о сходстве до степени смешения словесного обозначения "ТРИГАММА" со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками иностранной компании мотивирован лишь ссылкой на позицию рядового потребителя (в глазах потребителей словесное обозначение "ТРИГАММА" может быть воспринято как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией).

В обжалуемых судебных актах не указано, силу чего в глазах потребителей словесное обозначение "ТРИГАММА" может быть воспринято как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной иностранной компанией; выводов о применении положений упомянутых норм материального права, на которые в обоснование принятого решения сослался Роспатент, ни в решении, ни в постановлении не содержится; сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков судами не проводился.

Дополнительно представленные иностранной компанией материалы (образцы упаковок с инструкциями к препаратам, выпускаемых компанией ВЁРВАГ ФАРМА, данные из сети Интернет об использовании морфемы "Гамма" другими юридическими лицами, данные о российских и международных товарных знаках компании BHPBAF ФАРМА, журналы, в которых опубликованы сведения о препаратах компании ВЁРВАГ ФАРМА, товарный знак "ТИОГАММА" по свидетельству N 176817) не были приняты Роспатентом со ссылкой на положения пункта 2.5 Правил ППС.

Суд первой инстанции исходил из того, что правовая позиция иностранной компании была безосновательно исследована Роспатентом не в полном объеме. Апелляционный суд сослался на то обстоятельство, что дополнительно представленные иностранной компанией материалы не были направлены на изменение мотивов возражения, а подтверждали различительную способность серии товарных знаков с общим элементом "ГАММА".

Между тем отказывая в принятии представленных иностранной компанией дополнительных материалов, Роспатент исходил не только из того, что эти материалы изменяют мотивы, приведенные в возражении от 17.02.2011, но и из того, что данные материалы отсутствовали и в возражении от 17.02.2011, к категории общедоступных словарно- справочных изданий они не относятся.

Оценка этим обстоятельствам судами не дана.

С учетом изложенного нельзя считать, что обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения судом первой инстанции, апелляционным судом проверены в полном объеме, а содержащиеся в решении, постановлении выводы о применении норм права основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств. Поэтому решение, постановление подлежат отмене, а дело, по основаниям, указанным выше, - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17 января 2012 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2012 года по делу N А40-105879/11-5-760 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Председательствующий

М.В. Борзыкин

Судьи

А.М. Кузнецов Р.Р. Латыпова