Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 ноября 2012 г. N Ф05-13212/12 по делу N А40-131680/2011

г. Москва

28 ноября 2012 г.

Дело N А40-131680/11-51-1187

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 ноября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Чучуновой Н.С.,

судей Волкова С.В., Дербенева А.А.

при участии в заседании:

от истца - Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) - Зарицкий Д.А. дов. от 04.08.2011г.

от ответчика - Шаповалова Д.А.-Черемнов О.П. дов. от 19.11.2010г.

от третьего лица - ЗАО "ДЕМОС-Интернет" - не явился, извещен.

рассмотрев 21 ноября 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу Шаповалова Д.А. (ответчик)

на постановление от 16.08.2012г.

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями (судьей) Левченко Н.И., Валиевым В.Р., Трубицыным А.И.,

по иску Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation)

к Шаповалову Дмитрию Александровичу (г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 66, к. 2, кв. 10)

третье лицо - ЗАО "ДЕМОС-Интернет"

о защите исключительных прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

Корпорация Майкрософт (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Шаповалову Дмитрию Александровичу (далее - Шаповалов Д.А., ответчик) о признании права Корпорации Майкрософт на использование товарного знака "WINDOWS" в доменном имени "windows.ru" и запрете ответчику использовать товарный знак "WINDOWS" в доменном имени "windows.ru" в сети Интернет (с учетом уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле было привлечено ЗАО "ДЕМОС-Интернет" - компания, оказывающая услуги по регистрации домена "windows.ru".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2012 признано право Корпорации Майкрософт на использование товарного знака "WINDOWS" по свидетельству Российской Федерации N 119186 в доменном имени "windows.ru" для товаров 9 класса МКТУ: приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, огнетушители.

Суд первой инстанции запретил Шаповалову Д.А. использовать обозначение "windows" в доменном имени "windows.ru" в сети Интернет для товаров, однородных товарам 9 класса МКТУ: приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, огнетушители. В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

Судом взыскано с ответчика в пользу истца 4000 руб. расходов по оплате госпошлины при подаче иска.

Определением об исправлении описок, опечаток от 20.04.2012 суд первой инстанции исправил допущенную описку в резолютивной части решения от 11.04.2012 и в полном тексте решения по делу N А40-131680/11-51-1187, определив на второй странице в последнем абзаце мотивировочной части решения и в первом абзаце резолютивной части решения читать "признать право Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation), корпорация штата Вашингтон, на использование товарного знака "Windows" по свидетельству РФ N 119186 в доменном имени для товаров 9 класса МКТУ".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2012 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2012 и определение от 20.04.2012 об исправлении опечаток по делу N А40-131680/11-51-1187 отменены.

Исковые требования Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) удовлетворены в полном объеме.

Судом апелляционной инстанции признано право Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) на использование товарного знака "WINDOWS" в доменном имени "windows.ru". Шаповалову Дмитрию Александровичу запрещено использовать товарный знак "WINDOWS" в доменном имени "windows.ru" в сети Интернет.

Также с Шаповалова Дмитрия Александровича в пользу Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) взыскано 10 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

В кассационной жалобе Шаповалов Д.А. просит отменить постановление суда апелляционной инстанции по основаниям несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушения норм материального и процессуального права, решение и определение суда первой инстанции оставить в силе.

В обоснование кассационной жалобы Шаповалов Д.А. ссылается на следующее:

- в 1997 году Шаповаловым Д.А. был зарегистрирован товарный знак "НАРОДНЫЕ ОКНА" и так как в 1998 году предусматривалась регистрация доменных имен Интернет - сайтов только на английском языке, ответчиком был зарегистрирован сайт с доменным именем "windows", которое в переводе с английского языка означает "ОКНА" и является частью товарного знака "НАРОДНЫЕ ОКНА".

Кроме того, суд апелляционной инстанции не определил ни объем правовой охраны товарного знака "WINDOWS", ни для индивидуализации каких товаров, работ или услуг он зарегистрирован, также как и не указал на основании каких доказательств действия ответчика по использованию в доменном имени "windows.ru" товарного знака "WINDOWS" нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, информация о товарах 9 класса МКТУ на Интернет - сайте с доменным именем "windows.ru" Шаповаловым Д.А. никогда не размещалась, учитывая, что с момента регистрации в 1998 году по 2008 год размещалась информация о производстве ПВХ - продукции, и в частности пластиковых окон под товарным знаком "НАРОДНЫЕ ОКНА", а с 2009 года информация, посвященная авиации.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель Корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, просил оставить в силе обжалуемый судебный акт.

В обоснование возражений истец указал, что утверждение ответчика о том, что его действия якобы не нарушали исключительное право на товарный знак "WINDOWS", является необоснованным и противоречит обстоятельствам дела, поскольку в действительности, Шаповаловым Д.А. было допущено нарушение исключительного права Корпорации Майкрософт на товарный знак.

Так, принадлежность ответчику доменного имени "windows.ru" сделала невозможным использование Корпорацией Майкрософт товарного знака "WINDOWS" в доменном имени второго уровня в домене ".RU", хотя такое право предоставлено истцу в силу пункта 5 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное нарушение носит объективный характер и обусловлено технической невозможностью существования двух идентичных доменных имен. Этот вывод, в том числе, основывается на "Правилах регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ", утвержденных Координационным центром национального домена сети Интернет.

В то же время, ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции ответчик не представил доказательств наличия у него законного интереса в принадлежности доменного имени "windows.ru". При этом домен "windows.ru" не использовался ответчиком для размещения какой-либо информации, а происходила переадресация на другой сайт, посвященный авиации, что зафиксировано в нотариальных Протоколах осмотра вещественного доказательства" от 16.03.2011 и от 18.11.2011.

Приведенные обстоятельства указывают, что ответчиком действительно было нарушено право истца использовать, принадлежащий ему товарный знак "WINDOWS" в доменном имени в сети Интернет (пункт 5 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). Именно в этой связи истец настаивал на наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

Посвященный авиации сайт, на который происходила переадресация с домена "windows.ru", использовался для продвижения товаров класса 9 МКТУ - "приборы" - в отношении которых товарному знаку "WINDOWS" предоставлена правовая защита.

Ответчик не учитывает, что правовая защита товарных знаков - это сложное правовое явление, которое не сводится лишь к сличению перечня товаров по МКТУ. Такой упрощенный, формальный подход позволял бы с легкостью "обойти" меры по защите товарного знака. В то же время, сформировавшаяся судебная практика последовательно указывает, что при решении вопроса о нарушении прав на товарный знак в связи с использованием его в доменном имени необходимо учитывать целый ряд обстоятельств, в том числе - признаки недобросовестной конкуренции, перечисленные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 по делу N 18012/10 и от 11.11.2008 по делу N 5560.

Кроме того, товарный знак "НАРОДНЫЕ ОКНА" не имеет отношения к рассматриваемому делу, поскольку он был зарегистрирован не ответчиком, а ЗАО "Интерстройпласт" и позднее был уступлен ООО "Глобал Шиелд". Однако в кассационной жалобе ответчик, вопреки Свидетельству на товарный знак N 171500 настаивает, что товарный знак был зарегистрирован именно им.

Слово "Окна" включено в товарный знак "НАРОДНЫЕ ОКНА" в качестве неохраняемого элемента, на что имеется ссылка в Свидетельстве на товарный знак N 171500. Это означает, что владелец товарного знака "Народные окна" не имеет права на приоритетное использование слов "Окна" или "Windows" при адресации в сети Интернет, и тем более не может иметь преимуществ перед истцом, которому права на товарный знак "WINDOWS" принадлежат с 1992 года.

Доменное имя "windows.ru" перешло к ответчику 22.10.2010. Ни в момент передачи, ни в последующем, ответчик не имел законного интереса в использовании данного доменного имени: ни в силу принадлежности какого-либо товарного знака; ни в силу тождества с фамилией, именем, отчеством или наименованием юридического лица; ни по каким-либо иным законным основаниям. Уже в момент получения доменного имени ответчик не мог не знать о существовании товарного знака "WINDOWS".

Ответчик не представил доказательств правомерного использования домена "windows.ru" в период 1998-2008 годов, поэтому утверждение о том, что доменное имя "windows.ru" использовалось для размещения информации о производстве ПВХ - продукции (пластиковых окон) под товарным знаком "НАРОДНЫЕ ОКНА", не имеет никакого значения для рассматриваемого дела.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило. Дело рассматривается в их отсутствие в соответствии с ч. 3 ст. 284 АПК РФ.

Оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность принятых по делу судебных актов, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы в связи со следующим.

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из материалов дела, истец (Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation)) является иностранной компанией, зарегистрированной согласно законодательству США. В этой связи на споры с ее участием распространяются положения главы 32 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 247 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в сети Интернет на территории Российской Федерации.

В силу пункта 3 части 1 статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Российской Федерации.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Корпорация Майкрософт является правообладателем словесного товарного знака "WINDOWS" по свидетельству Российской Федерации N 119186 с приоритетом от 03.07.1992, зарегистрированного Роспатентом 27.07.1994 в отношении следующих товаров 9 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, огнетушители.

Однако, администратором доменного имени "windows", зарегистрированного в зоне RU является Шаповалов Д.А. и согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств, на сайте по данному адресу размещена автоматическая переадресация на сайт http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl, посвященный авиации.

Считая, что Шаповалов Д.А., используя словесное обозначение "windows" в доменном имени, нарушает исключительные права владельца товарного знака, Корпорация Майкрософт обратилась в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом апелляционной инстанции установлено, что при регистрации домена "windows.ru" использовано словесное обозначение "windows", тождественное товарному знаку, принадлежащему Корпорация Майкрософт.

Истец на основании свидетельства N 119186 является правообладателем товарного знака "WINDOWS", действие регистрации которого продлено до 03.07.2022.

Таким образом, Корпорация Майкрософт является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени "windows.ru".

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя "windows.ru" администрировалось Шаповаловым Д.А. - лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ответчиком не представлено в материалы дела доказательств того, что он является правообладателем одноименного товарного знака, доменное имя отражает его имя или фирменное наименования его компании.

Кроме того, ответчиком не оспаривается, что сайт с доменным именем "windows.ru" фактически не использовался им с момента регистрации товарного знака истца.

Таким образом, как правомерно указал суд апелляционной инстанции, действия Шаповалова Д.А. по использованию в доменном имени "windows.ru" товарного знака "WINDOWS", принадлежащего Корпорации Майкрософт, подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, вправе по своей инициативе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

По смыслу указанной нормы исправление судом описок, опечаток и арифметических ошибок допускается в том случае, если это не изменяет тех выводов, к которым пришел суд на основе исследования доказательств, установления обстоятельств дела и применения норм права.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции, исходя из заявленных по иску требований, пришел к правильному выводу о том, что исправление судом описки, путем исключения слов "в доменном имени "windows.ru" фактически привело к принятию иного решения, не соответствующему первоначальному, в связи с чем, определение от 20.04.2012 было вынесено в нарушение статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом апелляционной инстанции всесторонне и полно исследованы обстоятельства дела, выводы суда соответствуют имеющимся в деле доказательствам, судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

Оснований для отмены судебного акта у суда кассационной инстанции не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2012г. по делу N А40-131680/11-51-1187 оставить без изменения, кассационную жалобу Шаповалова Дмитрия Александровича - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.С.Чучунова

Судьи

С.В. Волков А.А. Дербенев