Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22 февраля 2024 г. по заявке N 2018717386 О признании недействительным предоставления правовой охраны "MILKIT"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22 февраля 2024 г. по заявке N 2018717386

Заявка:	2018717386
Название:	MILKIT
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	01.09.2023
Дата коллегии:	27.12.2023
Дата утверждения:	22.02.2024
Заявитель:	Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ
Вид обращения:	возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за N 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2023, поданное компанией "Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ", Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 687965, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "" по заявке N 2018717386 с приоритетом от 27.04.2018 зарегистрирован 13.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 687965 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Торговый дом "Невский кондитер". На основании государственной регистрации договора от 24.12.2019 N РД0320782 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 687965 его правообладателем стал Маликов Сергей Васильевич, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 687965 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (2), 6 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса, статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В доводах возражения, а также в пояснениях к отзыву лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельству N 36111, по международным регистрациям NN 163135, 582430, 1038689, 1418890, принадлежащих лицу, подавшему возражение, объединенных элементами "MILKA" и "МИЛКА", охраняемыми в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам, указанным в спорной регистрации;

- сопоставляемые товарные знаки имеют близкую длину, одинаковое количество слогов, совпадающее ударение, начальные ударные слоги являются тождественными, совпадают четыре звука из общих шести и пяти, соответственно;

- сравниваемые товарные знаки имеют близкую длину, причем первые четыре буквы знаков совпадают и расположены в одинаковой последовательности, словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, характер букв совпадает, шрифт похожий по выполнению, визуально доминирующие словесные элементы знаков производят близкое впечатление и ассоциируются друг с другом в целом;

- словесные элементы "MILKIT" и "MILKA" в сравниваемых знаках лишены семантики, однако в обоих случаях они содержат совпадающую начальную часть "MILK-", которая может вызвать одинаковые ассоциации с английским словом "milk" (молоко) и усилить общее впечатление сходства;

- потребители, владеющие английским языком, могут воспринять спорный товарный знак как слитно написанную английскую фразу "MILK IT" - доить ее;

- аргументация правообладателя о семантике сравниваемых словесных элементов, является надуманной;

- сопоставление товаров 30 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации и противопоставленных товарных знаков показывает, что в спорной регистрации содержатся либо тождественные формулировки 30 класса МКТУ, либо однородные им по виду, свойствам и назначению товары того же класса;

- различительная способность противопоставляемой серии товарных знаков лица, подавшего возражение, с элементами "MILKA", "МИЛКА" для товаров 30 класса МКТУ очень высока, характеризуется длительным присутствием на российском рынке, самый старший российский знак данной серии имеет приоритет от 14.11.1967;

- шоколад под названием "MILKA" начал выпускаться с 1901 года, данное слово было образовано из двух немецких слов: Milch (молоко) и Какао (какао);

- "MILKA" продается в 52 странах (Россия является одним из крупнейших рынков бренда наряду с Германией, Австрией, Францией и Польшей);

- на российском рынке шоколад "MILKA" появился в январе 2004 года и завоевал популярность и узнаваемость среди российских потребителей;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, имитирующему широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса;

- в настоящее время выпускаются и предлагаются к продаже кондитерские изделия - бисквитные пирожные с начинкой в сиреневой упаковке, дизайн которой намеренно разработан для возникновения у потребителей ассоциаций с хорошо известными им кондитерскими изделиями "MILKA";

- регистрация спорного имитирующего обозначения "MILKIT" в качестве товарного знака должна расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах, запрещенный статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьей 10 Кодекса;

- наличие регистраций товарных знаков третьих лиц, включающих элемент "MILK" - молоко, не влияет на оценку сходства сравниваемых знаков, которые отличаются лишь одним (двумя) конечными звуками, имеют высокую степень фонетического и визуального сходства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству N 687965 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений об оспариваемой регистрации N 687965 (1);

- копии официальных публикаций сведений о противопоставленных товарных знаках с элементами "MILKA", "МИЛКА" (2);

- общедоступные сведения об истории и развитии бренда "MILKA", информация с официального сайта https://milka.ru/ (3);

- информация о структуре и дочерних обществах корпорации Mondelez International no официальным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам , находящимся в открытом доступе (4);

- сведения о росте доле рынка шоколада "MILKA" в России (5);

- сведения о рекламе шоколада "MELKA" в России (6);

- рекламные ролики "MILKA", адаптированные для России до 2018 г. (данные о количестве просмотров) (7);

- общедоступные сведения об ассортименте продукции под товарными знаками "MILKA" на российском рынке на примере маркетплейса Ozon (8);

- выписка из Википедии по поводу вторичного значения слова "MILKA" (9);

- материалы сайта https://konditer.net/products/26/, содержащие информацию об использовании оспариваемого знака (10);

- копия информационного письма ООО Международный институт маркетинговых и социальных исследований "ГФК-Русь" от 11 октября 2023 г. (11);

- копия информационного письма ООО "МЕРА Русс Медиа" от 17 октября 2023 г. (12);

- справочные сведения о правилах произношения иноязычных слов в русском языке (13);

- справочные сведения о правилах постановки ударения в английском языке (14);

- словарная справка о переводе английского словосочетания "MILK IT" на русский и о переводе русского слова "кит" на английский (15);

- справочные сведения об использовании конечной части слова -ит в качестве суффиксов имен существительных (16);

- копия ответа правообладателя на претензию лица, подавшего возражение (17).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв и дополнительные пояснения, которые сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака не оспаривает широкую известность товарных знаков "MILKA"/"МИЛКА";

- сравниваемые словесные элементы "MILKA" и "Milkit" имеют разное ударение, в связи с чем усиливают разное восприятие товарных знаков, отсутствует вхождение слова "МИЛКА" в слово "Milkit";

- искусственное словообразование "Milkit" составлено из двух хорошо знакомых российским потребителям слов - английского "milk" (молоко) и русского "кит", и в целом оно означает "молочный кит";

- слово "МИЛКА" имеет конкретное значение в русском языке, смысл которого прекрасно знаком и понятен любому россиянину, имеет значение "возлюбленная; та, что горячо любима; употребляется как ласково-фамильярное обращение к женщине, девушке";

- кроме того, слово "МИЛКА" из-за присутствия на упаковке товаров изображения коровы может восприниматься российскими потребителями как имя (кличка) коровы;

- слово "milk" знакомо потребителям и прямо указывает на состав кондитерских изделий, оно имеет слабую различительную способность, поскольку существует множество кондитерских изделий, имеющих названия с начальной частью "MILK", например: "Milkinq" N 610603, "Milkstab" N 813870, "Milkids" N 968540, "MILKCHILD" N 951179, "МИЛКСАШКА" N 935676, "МИЛКВИЛЛ" N 832083, "MILKOLLH" N 831743, "МИЛКРАЙ" N 890463, "MILKPOINT" м.р. N 733486 и др.;

- потребители легко различают многочисленные кондитерские изделия, в названии которых присутствует слово "Milk", оно не выполняет индивидуализирующую функцию, в связи с чем вхождение слова "Milk" в товарные знаки в силу его слабой различительной способности, не свидетельствует об их сходстве до степени смешения;

- таким образом, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения на основании их существенных отличий по семантическому критерию, поскольку имеют определенные смысловые значения, которые вызывают у покупателей абсолютно разные смысловые ассоциации;

- визуально сопоставляемые обозначения различаются, оспариваемый товарный знак имеет оригинальный шрифт, а также оригинальный и запоминающийся графический элемент в виде брызг, который коррелирует со словесным элементом "milkit" и может быть воспринят потребителями как брызги молока, и как брызги фонтана кита;

- оспариваемый товарный знак не может быть воспринят российскими потребителями как один из знаков серии "MILKA", поскольку серия знаков подразумевает присутствие одного и того же доминирующего элемента, в то время как словесный элемент "Milkit" оспариваемого знака не тождественен элементу "MILKA", а сам знак в целом имеет семантические, фонетические и графические отличия, благодаря которым он не ассоциируется с известным брендом;

- рассмотрение и признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента;

- упаковка изделий "Milkit", изготавливаемых правообладателем товарного знака, существенно отличается от упаковки изделий "MILKA";

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель товарного знака заимствовал у бренда "MILKA" цветовую гамму, композиционное и шрифтовое решение, не соответствует действительности;

- мнение о том, что регистрация спорного товарного знака противоречит общественным интересам, является не доказанным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 687965.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2018) приоритета товарного знака по свидетельству N 687965 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за N 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 687965 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, содержащих словесные элементы "MILKA", "МИЛКА", имеющих более ранний приоритет и охраняемых в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, компания "Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ" полагает, что использование спорного знака российским предпринимателем Д.В. Масловым и его способности серии старших знаков "MILKA" "МИЛКА и наделяет лицензиатом ООО "Невский кондитер" приводит к, размыванию"различительной правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами на рынке кондитерских изделий.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение "", состоящее из словесного элемента "MILKIT", выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, вокруг которого расположен изобразительный элемент, напоминающий молочные брызги. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке наиболее значимым элементом является словесный элемент "MILKIT", который выполнен в центральной части обозначения и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом.

В рамках несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены следующие товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение.

Противопоставленные словесные и комбинированные товарные знаки "МИЛКА MILKA" [1], "MILKA" [2], "" [3], "" [4], "" [5] по свидетельству N 36111, по международным регистрациям NN 163135, 582430, 1038689, 1418890, представляют собой серию знаков, объединенных одним и тем же сильным индивидуализирующим элементом "МИЛКА"/"MILKA".

Сопоставительный анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Словесные элементы "MILKIT" и "МИЛКА"/"MILKA" сравниваемых товарных знаков содержат тождественное звукосочетание частей "MILK-" и "МИЛК-"/"MILK-", находящихся в начальных позициях обозначений. При этом обращает на себя внимание тот факт, что указанные тождественные элементы, расположенные в начальных частях обозначений, являются определяющими, именно с них начинается прочтение потребителями и запоминание знаков в целом. Кроме того, фонетическое сходство определяется также одинаковым количеством слогов, одинаковым ударением, тождественным составом гласных букв и сходным составом согласных букв. Отличающимися являются только две и одна конечные буквы в обозначениях, что является недостаточным для признания сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков "MILKIT" и "МИЛКА"/"MILKA" [3-5] выполнены курсивом, что сближает их визуально. Графическое сходство словесных элементов обусловлено также сходной визуальной длиной обозначений и выполнением их буквами одного алфавита (латинского). Кроме того, товарные знаки [1, 2] являются словесными, в связи с чем при сравнении оспариваемого товарного знака с указанными противопоставлениями графический критерий не является определяющим.

Отсутствие в общедоступных словарно-справочных изданиях сведений о семантике словесных элементов сравниваемых обозначений не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

Учитывая вышеизложенное, оспариваемый товарный знак следует признать сходным с противопоставленными товарными знаками, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом и при их восприятии у потребителя может возникнуть представление о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 687965 является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Сопоставительный анализ товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее. Оспариваемые товары 30 класса МКТУ "ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; вафли; вещества подслащивающие натуральные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сахар; сладости; сухари; тесто для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад" являются однородными товарам 30 класса МКТУ "шоколад, какао и изделия из них, печенье, кондитерские изделия, мороженое" противопоставленного товарного знака [1], товарам 30 класса МКТУ "продукты, содержащие молоко, а именно какао, какао-продукты, шоколад, кондитерские, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахарные изделия, диетические продукты и другие пищевые продукты" противопоставленного товарного знака [2], товарам 30 класса МКТУ "продукты, содержащие молоко, а именно какао, шоколад, кондитерские, кондитерские и хлебобулочные изделия, пудинги, сахарные изделия" противопоставленного товарного знака [3], товарам 30 класса МКТУ "какао, шоколад" противопоставленного товарного знака [4], товарам 30 класса МКТУ "кондитерские изделия; шоколад; шоколадные конфеты; торты; печенье, печенье; зерновые препараты; закуски на основе злаков" противопоставленного товарного знака [5], поскольку сопоставляемые товары объединены родовым понятием "кондитерские изделия", соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность сопоставляемых товаров правообладателем товарного знака в отзыве не оспаривается.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Высокая степень однородности указанных товаров обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте. С учетом сказанного оспариваемый товарный знак по свидетельству N 687965 в отношении товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству N 687965 не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку противоречит общественным интересам, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, представляющим или включающим слова, выражения, изображения, другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, и в этой связи не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Спорный товарный знак не относится к таким обозначениям, использование которых в отношении определенных товаров может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам, обозначениям, обладающим негативной семантикой, способствующим потере репутации и понижению статуса объектов культурного наследия.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация рассматриваемого товарного знака нарушает общественные интересы, так как ограничивает возможность доступа на рынок товаров конкурентов в области выпуска кондитерских изделий, является не убедительным, не подтверждено документальными доказательствами, в силу чего не подлежит удовлетворению.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает общественные интересы, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству N 687965 не противоречит пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 687965 не соответствует пункту 10 Кодекса, статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, коллегия указывает, что признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента. С возражением не было представлено судебного решения, на основании которого коллегия могла бы прийти к выводу о признании рассматриваемой регистрации противоречащей вышеуказанным правовым нормам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 687965 недействительным полностью.