Правовое регулирование передачи технологии (В.Н. Евдокимова, "Гражданин и право", N 3, март 2002 г.)

Правовое регулирование передачи технологии

Технологический обмен оказывает большое влияние на экономическое развитие страны и обеспечивает ускорение его темпов. Деятельность по передаче технологии многогранна и многоаспектна. В рамках данной статьи представляется целесообразным рассмотреть наиболее важные аспекты правового регулирования передачи технологии в Российской Федерации.

По определению ведущих отечественных специалистов в области правового регулирования технологического обмена, под передачей технологии следует понимать передачу определенных научно-технических достижений, результатов исследований, сведений научно-технического характера.

В юридическом понимании передача технологии означает передачу права на использование технических достижений, главенствующая роль в числе которых принадлежит объектам промышленной собственности.

Наряду с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и иными объектами промышленной собственности к объектам технологического обмена следует отнести и научно-технические сведения, защищаемые нормами авторского права (инструкции, описания и другие виды технической документации). Овеществленные же формы вряд ли следует относить к объектам передачи технологий. Например, машина, станок, т.е. предметы вещного права, являются объектом обычной сделки купли-продажи, и рассматривать их как объект передачи технологии нецелесообразно. В то же время "технологическое содержание" машины, например изобретение, на основе которого создана машина, может рассматриваться в качестве объекта передачи технологии.

Покупка высокотехнологического оборудования, материалов, как правило, в единичном экземпляре и в незначительном количестве, безусловно, может быть использована и зачастую используется покупателем как форма получения технологии, но в данном случае уместно говорить об одной из форм недобросовестной конкуренции, а не о приобретении технологии на коммерческой основе. Изделие, попавшее в руки экспертов, разбирают ("обратный инжиниринг"), подвергают анализу, в том числе и на предмет выявления не охраняемых патентами элементов конструкции и затем безвозмездно и безнаказанно копируют.

Вместе с тем передача технологии может сопутствовать и сопутствует передаче или предоставлению в аренду оборудования, материалов, агрегатов, инструментов, технологических линий, как и передача материальных объектов может сопутствовать передаче технологий. Так, последние годы в мировой практике экономического сотрудничества устойчиво проявляется тенденция, заключающаяся в том, что формулу оборудование + услуги + технологические знания постепенно заменяют обратной формулой знания + услуги + оборудование, т.е. оборудование и материалы становятся сопутствующим поставкам знаний и услуг.

С учетом изложенного технология может быть определена как систематизированная совокупность знаний, с помощью которых патентные права, научные знания, результаты исследований и разработок применяются в производстве товаров и услуг.

Следует отметить, что понятие "технология" до настоящего времени не нашло однозначного правового толкования как в законодательстве РФ, так и в зарубежных законодательствах, что объясняется прежде всего относительной новизной проблемы.

Классифицируя перечисленные объекты технологического обмена в зависимости от режима правовой охраны, представляется целесообразным разделить их с юридической точки зрения на две группы.

При этом к первой группе могут быть отнесены объекты, правовая охрана которых обеспечивается на основе норм внутреннего законодательства и международных соглашений. Это охраняемые объекты промышленной собственности, т.е. изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, научно-технические сведения, защищаемые нормами авторского права (инструкции и другие виды технической документации).

Существенными особенностями прав промышленной собственности, входящих в первую группу, являются следующие:

права приобретаются в результате получения от соответствующего государственного органа (патентного ведомства, регистрационной палаты) специального охранного документа (патента, свидетельства);

порядок приобретения использования защиты прав промышленной собственности регламентируется специальными законами по охране отдельных объектов промышленной собственности;

данные промышленные права являются территориальными, т.е. действуют только в пределах государства, где они приобретены;

большая часть этих прав (право на изобретение, полезную модель, промышленный образец) носит временный характер, т.е. действует в течение срока, не превышающего срок, установленный соответствующим законом;

их обладателям предоставляется монополия на использование соответствующего объекта, т.е. изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, фирменного наименования. Применение такого объекта без разрешения правомочного лица составляет правонарушение.

Ко второй группе в соответствии с данной классификацией отнесены научно-технические достижения, не пользующиеся такой правовой охраной, в частности ноу-хау.

Следует подчеркнуть, что именно отсутствие правовой охраны в форме охранного документа, т.е. патента исключительного права, а не отличие в техническом уровне является основным критерием отличия ноу-хау от охраняемых объектов промышленной собственности, в частности от изобретения.

Ноу-хау не является объектом исключительного права. Любое лицо признается правомочным обладателем ноу-хау, если самостоятельно, своими средствами его разработало либо добросовестно приобрело у другого лица. Ничто не мешает, в частности, нескольким самостоятельным разработчикам на равных законных основаниях пользоваться или распоряжаться одним и тем же ноу-хау. В отличие от объектов исключительного права для ноу-хау характерно следующее:

отсутствие государственной регистрации, а следовательно документа (патента, свидетельства), закрепляющего за его обладателем исключительное право на объект промышленной собственности;

отсутствие предоставляемой патентом юридической монополии, обеспечивающей его обладателю исключительную возможность поддерживать экономическую монополию на объекты техники и технологии;

содержание ноу-хау в качестве объекта охраны не установлено. Единственный источник, определяющий содержание ноу-хау, - это договор;

отсутствие специального нормативного акта, объединяющего все правила, касающиеся использования ноу-хау, производственных, деловых секретов, и, как следствие, отсутствие такого признания права, которое было бы действительным в абсолютном правоотношении. Это право может быть защищено только в относительных правоотношениях. В большинстве промышленно развитых стран отношения в области ноу-хау регулируются гражданским, торговым, трудовым законодательством и законами о недобросовестной конкуренции.

Опираясь на общие нормы договорного права, обладатель ноу-хау защищает свои права и интересы от действий контрагента, нарушившего договорные обязательства конфиденциальности, требуя возмещения убытков. Против такого контрагента, а также третьих лиц, недобросовестно действовавших при приобретении ноу-хау у контрагента, используются также нормы о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Против лиц, похитивших информацию (промышленный шпионаж), и против служащих, раскрывших секреты производства, могут быть применены также нормы уголовного права.

При всем многообразии способов технологического обмена основными правовыми средствами передачи и приобретения технологии в Российской Федерации являются договор уступки патента, лицензионный договор о предоставлении права на использование охраняемых объектов промышленной собственности, договор о предоставлении ноу-хау, а также договор коммерческой концессии о предоставлении пользователю комплекса исключительных прав, включающего фирменное наименование или коммерческое обозначение.

Договор уступки патента является юридическим средством передачи патентообладателем своих прав другому лицу. Договор уступки патента как самостоятельный вид договора обозначен в п.6 ст.10 Патентного закона РФ. В соответствии с принципом свободы договора стороны свободны в определении своих прав и обязанностей по договору (ст.421, 423 ГК РФ), т.е. возможно заключение как возмездных, так и безвозмездных договоров. В том случае, когда уступка патента осуществляется на безвозмездной основе, такой договор подпадает под действие гл.32 ГК РФ, но с учетом особенностей объектов промышленной собственности. Правоприменительная практика показывает, что при возмездном характере договора уступки патента представляется возможным использовать, с учетом особенностей объектов промышленной собственности, по аналогии с законом соответствующие нормы ГК РФ, регулирующие отношения сторон в рамках договора купли-продажи (например, гл.30 ГК РФ). В качестве возмездного договора следует рассматривать также договор уступки патента, предусматривающий не денежную оплату, а иное встречное возмещение (патент может быть объектом мены, выступать в качестве отступного во исполнение денежного обязательства, возникшего у должника перед кредитором).

Второй метод передачи и приобретения технологии - лицензирование, т.е. предоставление патентообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного или более действий, на совершение которых имеет исключительное право патентообладатель объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), запатентованного в данной стране. Юридический документ, свидетельствующий о разрешении на использование охраняемого объекта промышленной собственности, называется лицензионным договором. Лицензионный договор (контракт, соглашение) является наиболее распространенным правовым средством передачи прав на использование объектов промышленной собственности, охраняемых в силу государственной регистрации, а лицензионная торговля - основной формой передачи технологии.

В ст.13 Патентного закона РФ прямо закреплена обязанность любого лица, не являющегося патентообладателем, испрашивать лицензию, т.е. разрешение патентообладателя на использование охраняемых объектов промышленной собственности, определено юридическое средство передачи права - лицензионный договор, дано определение двух видов лицензионных договоров - исключительной и неисключительной лицензии.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, предоставляемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

По определению ст.13 при исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, непередаваемой лицензиату.

Определение лицензионного договора как договора особого рода, который прямо законом не регулируется, наиболее точно отражает место данного вида договора как в отечественном, так и в зарубежном законодательстве. Лицензионные договоры могут содержать и, как показывает практика, содержат элементы различных договоров: аренды, купли-продажи, подряда, договоров о совместной деятельности. При этом к правоотношениям сторона, при отсутствии специальной нормативной базы, применяется в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых в них содержатся, на основе аналогии закона. Условия лицензионного характера могут являться составной частью иного договора, в частности договора о совместной деятельности. Для того чтобы такой договор был основанием для возникновения прав на использование охраняемого объекта промышленной собственности у лица, являющегося стороной такого договора, он должен быть зарегистрирован в Роспатенте, поскольку такая необходимость обусловлена пунктом 1 ст.13 Патентного закона.

Третий юридический способ передачи и приобретения технологий связан с ноу-хау.

В случае если ноу-хау относится, в частности, к запатентованному изобретению или другому охраняемому объекту промышленной собственности, условия передачи обычно включаются в лицензионный договор, но могут быть зафиксированы и в отдельном документе - соглашении (договоре, контракте) о передаче ноу-хау. Результатом этой сделки является предоставление принимающей стороне (реципиенту) ноу-хау в материальной или нематериальной форме за денежное вознаграждение, определяемое соглашением между передающим лицом и реципиентом. В силу специфики правовой охраны ноу-хау (отсутствие специального нормативного акта, объединяющего все правила, касающиеся ноу-хау, и, как следствие, отсутствие такого признания права, которое было бы действительным в абсолютном правоотношении) договор о предоставлении ноу-хау не получил в РФ широкого распространения как самостоятельный вид договора. Вместе с тем условия о передаче ноу-хау по оптимальному использованию охраняемого объекта промышленной собственности содержатся в большей части лицензионных договоров, а также договоров коммерческой концессии (франшизы, франчайзинга).

В отличие от лицензионного договора франшиза как реально существующая разновидность коммерческих отношений еще не получила в России должного развития, но законодательные основы правового регулирования этого договора уже созданы в гл.54 ГК РФ. Определение договора коммерческой концессии, приведенное в п.1 ст.1027, а также основные положения гл.54 ГК РФ (коммерческая концессия), в целом соответствует зарубежным законодательным аналогам, регулирующим договор франшизы (франчайзинга). Основным критерием, позволяющим квалифицировать договор коммерческой концессии в отличие от комплексного лицензионного, является обязательное наличие права на фирменное наименование в комплексе передаваемых пользователю прав.

Основной особенностью правового регулирования внутригосударственного технологического обмена в РФ является более строгая, чем в целом в промышленно развитых странах, система регистрации договоров уступки патентов и лицензионных договоров под угрозой абсолютной недействительности как для сторон договоров, так и в отношении третьих лиц. Нормы, требующие обязательной регистрации договора об уступке патента и лицензионного договора, содержатся в ст.10 и 13 Патентного закона РФ.

В соответствии со ст.1028 ГК РФ к компетенции органа исполнительной власти в области патентов и товарных знаков отнесена регистрация договоров коммерческой концессии (гл.54 ГК РФ), если в комплекс передаваемых по такому договору прав входят охраняемые объекты промышленной собственности. При полном, детальном регулировании этого вида договорно-обязательственных отношений до настоящего времени отсутствует единая правовая регламентация процедуры регистрации договора коммерческой концессии в органе исполнительной власти, осуществившем регистрацию правообладателя в качестве юридического лица или предпринимателя (п.2 ст.1028 ГК РФ). Данное обстоятельство, наряду с отсутствием у российских правообладателей отработанного делового формата, не способствует развитию этого направления технологического обмена в РФ.

Регистрация названных договоров осуществляется в соответствии с Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и предоставлении права на использование изобретения полезной модели, промышленного образца (далее - Правила). Процедура регистрации направлена на обеспечение режима законности при заключении договоров о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование, а именно предотвращает передачу прав на охраняемый объект промышленной собственности неправомочным лицом, включение в договоры условий, противоречащих действующему законодательству, пересечение прав по заключенным договорам.

Перечень необходимых документов приведен в п.2 Правил. Наличие в комплекте документов охранной грамоты (патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель), а также возможность доступа к базе данных соответствующих государственных реестров позволяет убедиться в правомочности лица, передающего права по патенту, установить действительность патента на момент регистрации.

Пункт 3 Правил предусматривает проверку комплектности и правильности оформления материалов, поступивших с заявлением о регистрации, а также рассмотрение договора по существу. Договоры, содержащие положения, противоречащие действующему законодательству и/или взаимоисключающие положения, определены пунктом 3 Правил как не подлежащие регистрации.

Так, к условиям, не соответствующим нормам Патентного закона, относятся, в частности: полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором исключительной лицензии; предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление о предоставлении открытой лицензии; предоставление лицензиату неисключительной лицензии права заявлять иски к нарушителям патента. Действующему законодательству противоречит определение начала действия лицензионного договора или договора уступки патента вне зависимости от его регистрации в Роспатенте (ст.433 ГК РФ, ст.10 и 13 Патентного закона).

Вопрос об обременении уступаемого патента правами третьих лиц, в частности правами лицензиатов по ранее заключенным по данному патенту договорам, в соответствии с принципом аналогии закона подлежит урегулированию до заключения, т.е. до регистрации, договора уступки такого патента (п.1 ст.460 ГК РФ). Положения о том, в какой форме и в какой степени на принимающую сторону переходят права и обязанности прежнего патентообладателя - лицензиара по ранее заключенному договору, могут быть как составной часть этого договора, так и предметом отдельных соглашений между этими лицами.

Обязательной регистрации подлежат также изменения и дополнения зарегистрированных договоров в отношении определения сторон, предмета договора, объема передаваемых прав, территории и срока действия, включая досрочное прекращение договора.

Регистрация изменений производится на основании соглашения сторон. Для изменения договорных обязательств по требованию одной из сторон, по общему правилу, требуется решение суда (ст.450 ГК РФ), т.е. в таком случае регистрация производится на основании судебного решения.

Следует отметить, что административный порядок рассмотрения споров в сфере передачи прав на охраняемые объекты промышленной собственности действующим законодательством не предусмотрен.

В соответствии со ст.31 Патентного закона споры о заключении и об исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности отнесены к компетенции суда.

Роспатент не наделен также полномочиями контроля за исполнением сторонами зарегистрированных договоров вытекающих из него обязательств, включая обязательства в отношении патентно-правовых гарантий.

Информация о договорах, имеющая публично-правовой характер, подлежит опубликованию в официальных изданиях Роспатента в объеме, предусмотренном Правилами (предмет договора, определение сторон, вид лицензии, срок и территория действия договора).

Столь пристальное внимание государства обусловлено трудностями становления рыночных отношений в сфере внутригосударственного технологического обмена и, как показывает практика, вполне оправданно. Государственная регистрация служит обеспечению режима законности при заключении указанных договоров, является своего рода гарантией правовой стабильности отношений сторон в договоре.

Так, несмотря на сложность и нестабильность современного этапа социально-экономического развития России, в сфере внутригосударственного технологического обмена наблюдается устойчивая положительная динамика, о чем свидетельствует возрастание количества зарегистрированных договоров. За период с 1991 по 2001 г. зарегистрировано 11 786 договоров, в том числе 4661 договор уступки патента и 7107 лицензионных договоров.

Устойчивая положительная динамика этого процесса очевидна. Передача запатентованных технологий является существенным фактором роста объема производства и производительности труда в отечественной промышленности, способствует повышению качества выпускаемой и созданию качественно новой продукции. Регистрация договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений, охраняемых патентами РФ, является достаточно эффективной мерой по регулированию внутригосударственного технологического обмена.

В.Н. Евдокимова,

кандидат юридических наук, начальник отдела лицензий

и договорных отношений Роспатента

"Гражданин и право", N 3, март 2002 г.