Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 февраля 2005 г. N КА-А40/11506-04 Суд отказал в иске о признании недействительным решения палаты по патентным спорам об отказе в выдаче патента, поскольку заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна" (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 24 февраля 2005 г. N КА-А40/11506-04
(извлечение)

Решением Федерального института промышленной собственности от 30 января 2003 г. N 97121301/04(022750) и Палатой по патентным спорам Роспатента от 15 декабря 2003 г., за тем же номером, Компании БП "Камикэлз Лимитед" (Великобритания) отказано в выдаче патента на изобретение "Способ получения уксусной кислоты катализируемым иридием карбонилированием", из-за несоответствия условию патентоспособности "новизна".

Компания оспорила вышеуказанное решение в арбитражный суд.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 июня 2004 г., оставленным без изменения постановлением от 22 октября 2004 г. N 09АП-17/04-АК Девятого арбитражного апелляционного суда, заявленные требования удовлетворены. В части признания недействительными действий генерального директора Роспатента Корчагина А.Д. по утверждению решения палаты по патентным спорам от 15.12.03 г. производство по делу прекращено по п. 1 ст. 150 АПК РФ.

В кассационном порядке судебные акты обжаловал Федеральный институт промышленной собственности, ставя вопрос об их отмене.

По мнению заявителя, суды неправильно применили п. 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 г. N 82, поскольку указанный пункт Правил регулирует проверку соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", в то время как изобретение проверялось на соответствие условию патентоспособности "новизна", что регулируется п. 19.5.2 тех же Правил.

В жалобе указывается, что при отсутствии одного из условий патентоспособности "новизна", проверка изобретательного уровня не проводится (п. 19.5.2(8) Правил).

В заседании кассационной инстанции представители Федерального института промышленной собственности, а также Палаты по патентным спорам Роспатента поддержали доводы жалобы.

Представители Компании "БП Кемикэлз Лимитед" (Великобритания) (ВР Chemicals Limited) возражали против доводов, изложенных в кассационной жалобе. В дело представлен письменный отзыв, в котором Компания просит судебные акты оставить без изменения.

Кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Московского округа, выслушав лиц, участвующих в деле, их доводы и соображения, проверив на соответствие закону судебные акты, полагает, что решение от 02.06.2004 г. и постановление от 22.10.2004 г. Девятого арбитражного апелляционного суда по настоящему делу в части признания недействительными решений об отказе в выдаче патента на изобретение подлежащими отмене в связи с неправильным применением норм права, с вынесением по делу нового решения, которым отказать Компании в удовлетворении ее требований о признании недействительным решения об отказе в выдаче патента.

В части прекращения производства по делу, судебные акты оставить без изменения.

При этом суд кассационной инстанции исходит из следующего.

Как усматривается из обстоятельств дела, 19 декабря 1997 г. Компания подала заявку N 9712301 на выдачу патента на изобретение "Способ получения уксусной кислоты катализируемым иридием карбонилированием".

По результатам рассмотрения ФИПС 30.01.2003 г. принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Как указано в решении Палаты по патентным спорам Роспатента, указанный вывод обоснован тем, что из описания к заявке ER N 616997 [1] известен способ получения уксусной кислоты путем карбонилирования метанола или его реакционноспособного производного монооксидом углерода в реакторе карболинирования. При этом реактор содержит реакционную смесь, включающую иридиевый катализатор, карбинилирование, метилиодид, уксусную кислоту и метилацетат. В жидкой реактивной смеси поддерживают концентрацию воды от 0,1 до 39 мас.%, концентрацию метилиодида от 0,01 до 20 мас.%, давление в пределах от 10 до 100 бар. Способ осуществляют в отсутствии металлосодержащего промотора или иодидного сопромотора.

По мнению ФИПС, противопоставленное техническое решение включает всю совокупность существенных признаков, приведенную в независимом пункте формулы заявленного изобретения, т. е. заявленный способ является частью, принадлежащей известному решению.

Кроме того, из описания к заявке известны также и все признаки заявленного изобретения, представленные в зависимых пунктах 2-12 и 15 формулы. В отношении остальных зависимых пунктов 13, 14 и 16 формулы изобретения указано, что процесс карбонилирования и проведение процесса в непрерывном режиме является общеизвестным фактом. На основании этого и в соответствии с п. 19.5.2 Правил, ФИПС, а с его выводами согласилась Палата по патентным спорам, пришли к выводу, что данное изобретение не соответствует условию новизны.

Признавая решения ФИПС и Палаты по патентным спорам Роспатента недействительными, суды посчитали данные выводы ошибочными и указали, что заявленное изобретение "Способ получения уксусной кислоты" соответствует условию патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень". При этом судами был применен п. 19.5.3 Правил.

Между тем, согласно п. 1 ст. 3 и ст. 4 Патентного закона РФ от 23.09.1992 г. N 3517 (с учетом изменений и дополнений от 07.02.03 N 22-ФЗ) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 г. N 82 изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Как следует из решения ФИПС и Палаты по патентным спорам, указанные специально уполномоченные в области охраны интеллектуальной собственности органы, руководствуясь вышеназванными нормами права, пришли к выводу об отсутствии в заявленном изобретении основного условия патентоспособности "новизна".

Придя к противоположному выводу, суд его достаточным образом не обосновал, и на каком праве основаны эти выводы также не указал.

Между тем, применимое ФИПС и Палатой по патентным спорам право, убедительно доказывает об отсутствии этого критерия.

Палатой рассмотрено мнение Компании о селективности изобретения, с чем согласился и суд. Однако судом не учтено, что названными выше правовыми актами не предусмотрена правовая охрана селективного способа.

В нарушение требований ст.ст. 167-170 АПК РФ суд рассмотрел и изложил в решении свои выводы относительно другого условия патентоспособности "изобретательский уровень", в то время как данное условие ни ФИПС, ни Палатой по патентным спорам, ввиду отсутствия на заявленное изобретение основного условия патентоспособности "новизна" не рассматривалось.

Поскольку судами неправильно применен и истолкован Патентный закон, неприменен п. 19.5.2 Правил, а также оставлены без внимания п. 3.2.4.2 и другие тех же Правил, на основании которых Палата проводила исследование заявленного изобретения и пришла к выводу, что из заявки известна вся совокупность существенных признаков, охарактеризованная в независимом пункте формулы изобретения, состоящего из одного независимого и 15 зависимых пунктов, включая характеристику назначения, что не соответствует условию патентоспособности "новизна".

При таких обстоятельствах у судебных инстанций отсутствовали правовые основания для признания решений ФИПС и Палаты по патентным спорам недействительными.

Поэтому суд кассационной инстанции, исходя из того, что обстоятельства по делу установлены полно и правильно, но исправлено применены нормы права, подлежащие применению, считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, отменить судебные акты и вынести новое решение, которым отказать Компании в удовлетворении ее требований.

Руководствуясь ст.ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 июня 2004 года и постановление от 22 октября 2004 года N 09АП-17/04-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-12067/04-83-121 отменить.

В удовлетворении требований Компании "БП Кемикэлз Лимитед" (Великобритания) о признании недействительными решения ФИПС и Палаты по патентным спорам Роспатента об отказе в выдаче патента по заявке от 30.01.03 г. N 97121301/04(о22750) отказать.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.