Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 марта 2005 г. N КГ-А40/1450-05 При новом рассмотрении дела о защите исключительных прав на товарный знак суду следует рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков администраторов сайтов, на которых распространялись сведения о спорном товарном знаке, дать оценку доводу ответчика о наличии у него права использовать товарный знак истца (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 22 марта 2005 г. N КГ-А40/1450-05
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 мая 2009 г. N КГ-А40/1128-09-П

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Гардиан" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Крепкий орешек" о защите исключительных прав на товарный знак путем обязания ответчика прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству N 164613 в предложениях к продаже однородных товаров, взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак истца в размере пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда - 500000 рублей.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 сентября 2004 года по делу N А40-22845/04-15-257 в удовлетворении требований отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 06.12.2004 N 09АП-4952/04-ГК оставил решение суда без изменения.

ООО "Компания "Гардиан" в кассационной жалобе указывает на неправильное применение арбитражным судом апелляционной инстанции ст. 23 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", выводы арбитражных судов, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение и постановление, вынести по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

На кассационную жалобу поступил отзыв, в котором ООО "Крепкий орешек" не соглашается с требованиями заявителя жалобы, полагая решения суда законными и обоснованными.

В судебном заседании кассационной инстанции представители сторон поддержали свои доводы, изложенные соответственно в кассационной жалобе и возражениях на нее.

Выслушав объяснения по кассационной жалобе представителей лиц, участвующих в деле, проверив в пределах ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, кассационная инстанция арбитражного суда пришла к выводу о том, что решения суда подлежат отмене.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что является обладателем исключительных прав на изобразительный товарный знак в виде "улитки", защищенный свидетельством N 164613 от 23.05.1998 в отношении товаров 06, 19, 35, 42 классов МКТУ (приложение N 1).

Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, включающего двери металлические, истец имеет исключительное право на использование товарного знака.

Ответчик изготавливает однородную продукцию - металлические двери и использует товарный знак истца путем размещения предложений к продаже стальных дверей на расположенной по адресу: http//www.dpz.ru. странице в сети Интернет, как собственного производства, так и других производителей.

В результате незаконного использования ответчиком товарного знака истца происходит отток его потребителей, что причиняет ему убытки в виде упущенной выгоды.

На основании ст.ст. 4, 46 названного закона обращается с настоящим иском.

Ответчик в отзыве на иск указал, что товарный знак истца размещен на странице в сети Интернет, администратором домена в период с 07.05.2002 по 11.03.2004 был Котович Б.А., к тому же ответчик считает, что представленный истцом протокол от 17.10.2003 осмотра нотариусом информации, размещенной в сети Интернет по адресу: http//www.guardian.ru., не может быть надлежащим доказательством по делу, считает исковые требования необоснованными.

При рассмотрении спора арбитражным судом установлено, что истец обладает исключительными правами на комбинированное обозначение с изображением товарного знака в виде "улитки", что подтверждается свидетельством N 164613 от 29.05.1998 в отношении товаров 06, 19, 35, 42 классов МКТУ.

Протокол от 17.10.2003, составленный нотариусом г. Москвы Амелькиной Е.А. подтверждает наличие изображения данного товарного знака на Интернет страницах http//www. guardian.ru. и http//www. dpz.ru./shop2/gurdian.html, таким образом имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак.

Арбитражным судом также установлено, что согласно ответу Российского научно-исследовательского института общественных сетей от 03.08.2004 и 10.08.2004 администратором домена 2 уровня http//www.guardian.ru. в период с 07.05.2002 и по 11.03.2004 был гражданин Котович Б.А., с 11.03.2004 по настоящее время гражданин Дилак Арора (срок окончания регистрации: 01.04.2005), с 22.03.2001 по настоящее время администратором домена второго уровня dpz.ru. зарегистрирован Климент Игоревич Круглов.

В соответствии с Регламентом и тарифами на услуги по регистрации доменов 2 уровня в зоне "RU" администратор домена несет ответственность за выбор доменного имени, возможное нарушение прав на торговую марку, равно как и за конфликтную ситуацию, возникающую при использовании доменного имени.

В связи с чем арбитражный суд пришел к выводу, что нарушителями прав на товарный знак являются владельцы доменных имен, в иске отказал.

Кассационная инстанция полагает, что при рассмотрении возникшего спора арбитражными судами неполно исследованы имеющие значение для дела обстоятельства, что могло привести к принятию неправильных судебных актов.

Дело рассмотрено без привлечения к участию в нем граждан, которые, как установили арбитражные суды, являлись и являются администраторами домена в спорный период.

Распространяя на Интернет-сайтах информацию, администраторы доменов согласно Регламенту на тарифы и услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне "RU" несут ответственность за порядок использования доменного имени, в том числе за возможные нарушения прав на товарные знаки третьих лиц.

Администратором домена может быть юридическое или физическое лицо, для которого регистрируется домен.

Арбитражному суду следовало выяснить использовались ли доменные имена физическими лицами, с какой целью.

Участие в настоящем деле лиц, являвшихся и являющихся администраторами доменов, может иметь правовое значение в том числе для последующих отношений между ними и лицами, фактически использовавшими Интернет-сайты.

Суду также необходимо было решить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков регистраторов, осуществивших регистрацию доменов.

Привлечение указанных лиц необходимо с тем, чтобы в случае удовлетворения иска обсудить возможность возложения обязанности по исполнению судебного акта в части требования о прекращении незаконного использования товарного знака на администраторов, а при невозможности этого, на регистраторов соответствующих доменов.

При таких обстоятельствах решение и постановление нельзя признать достаточно обоснованными и принятыми при правильном применении норм права. Поскольку устранение допущенных нарушений требует дополнительного исследования фактических обстоятельств, истребования новых доказательств, а также учитывая необходимость рассмотрение вопроса о привлечении к участию в деле иных лиц, дело подлежит передаче на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков администраторов и регистраторов указанных доменов, дать оценку доводу ответчика о наличии у него права использовать товарный знак истца, принимая во внимание наличие договорных правоотношений между истцом и ответчиком по реализации металлических дверей под товарным знаком "улитка"; предложить сторонам представить дополнительные доказательства своих требований и возражений; на основе установленного вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение от 9 сентября 2004 года по делу N А40-22845/04-15-257 Арбитражного суда г. Москвы и постановление от 6 декабря 2004 года N 09АП-4952/04-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.