Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 31 августа 2005 г. N КА-А40/8111-05 Признавая недействительным решение патентного органа о признании частично недействительной регистрации товарного знака, суд указал на несоответствие указанного решения действующему законодательству о товарных знаках и знаках обслуживания (извлечение) (отменено)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 31 августа 2005 г. N КА-А40/8111-05
(извлечение)

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 2006 г. N 15736/05 настоящее постановление отменено

Резолютивная часть постановления оглашена 24 августа 2005 г.

По данному делу см. также постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 мая 2007 г. N КГ-А40/3441-07, от 14 сентября 2006 г. N КГ-А40/8369-06

ООО "Верит" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2001733154/50 от 12.11.04, о признании частично недействительной регистрации товарного знака "Компромат.RU" об исключении из перечня свидетельства на товарный знак, выданного 28.12.02 N 233709 товаров и услуг по 16, 35, 36, 41, 42 классам МКТУ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 апреля 2004 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2005 г., в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суды исходили из соответствия обжалуемого решения Палаты по патентным спорам требованиям Закона Российской Федерации от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, далее по тексту - Закон о товарных знаках) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 08.12.95 N 989, действовавших на дату подачи заявки, далее - Правила). Вывод суда основан на том, что обозначение "Компромат.RU", в котором слово "компромат" является доминирующим, не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака и иметь правовую охрану в силу пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку указывает на свойство товара и услуг, негативный характер информации.

Не согласившись с выводами суда, ООО "Верит" настаивает на отмене судебных актов по основаниям неправильного применения норм материального права, а именно пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", статьи 6 quinquies подпункта 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. (далее по тексту - Парижской конвенции) о приобретенной различительной способности товарного знака. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда о том, что зарегистрированный товарный знак "Компромат.RU" не подлежит правовой охране, т.к. указывает на негативные свойства товара, является ошибочным. Вывод о том, что зарегистрированный товарный знак не подлежит Правовой охране сделан на основании анализа одного слова "компромат", а не обозначения в целом "Компромат.RU", как одного слова, являющегося фантазийными получившим правовую охрану в целом.

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы и требования кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.

Отзыв на кассационную жалобу, в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, от Палаты по патентным спорам в арбитражный суд кассационной инстанции не представлен.

В судебном заседании представитель Палаты по патентным спорам с доводами кассационной жалобы не согласился, ссылаясь на их несостоятельность. Состоявшиеся по делу судебные акты считает законными и обоснованными.

ООО "Агентство федеральных расследований", извещенное о слушании дела в установленном законом порядке, представителя в судебное заседание не направило. Отзыв на кассационную жалобу, в арбитражный суд кассационной инстанции не представлен.

Федеральный арбитражный суд Московского округа, изучив материалы дела, заслушав и обсудив доводы сторон, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения на нее, арбитражный суд кассационной инстанции находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене.

Как следует из установленных судом первой инстанции, а впоследствии и апелляционным судом, фактических обстоятельств по делу, решением Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 2001733154/50(933990) признана частично недействительной регистрация N 233709 товарного знака "Компромат.RU", утвержденного руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.11.2004, как не соответствующее требованиям пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Вывод Палаты по патентным спорам Роспатента о несоответствии заявленного обозначения установленному пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках условию охраноспособности основан на том, что словесный элемент заявленного обозначения "Компромат.RU", "Компромат" указывает на вид, качество, назначение, свойство товаров 16 класса МКТУ и связанных с ним услуг.

Оспаривая указанное решение, ООО "Верит", являющееся правообладателем зарегистрированного 27.12.2002 товарного знака "Компромат.RU" за N 233709 сроком действия до 14.11.2011 товаров 16 класса и услуг 35, 38, 41, 42 классов, в качестве основания к отмене указало на нарушение его прав и охраняемых законом интересов и несоответствие Закону о товарных знаках.

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции и апелляционный суд признали обоснованными выводы Палаты по патентным спорам о том, что при регистрации товарного знака "Компромат.RU" нарушен пункт 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, в силу которого не подлежат правовой охране обозначения указывающие на вид, качество, назначение, свойство товаров. Вывод суда основан на том, что слово "компромат", имеющее доминирующее значение в зарегистрированном в качестве товарного знака обозначении "Компромат.RU", указывает свойство товаров, а именно на негативный характер информации. Судом отклонены доводы заявителя о приобретении различительной способности в процессе его использования до даты приоритета, поскольку Палата по патентным спорам, при принятии решения о прекращении правовой охраны не ссылалась на отсутствие различительной способности спорного обозначения. Отклонены доводы и доказательства заявителя, представленные в подтверждение приобретения различительной способности, об использовании информации СМИ, которые, по мнению суда не могут быть потребителями услуг, а также использования товарного знака в доменном имени в Интернете, которое, по мнению суда, является способом адресации в Интернете, а не использованием товарного знака.

Выводы суда о законности и обоснованности оспариваемого решения является ошибочными. Ошибочность выводов суда связана с неправильным применением норм материального права и не применением норм подлежащих применению.

Согласно статье 2 Закона о товарных знаках, правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном данным законом или в силу международных договоров. Статьей 48 Закона о товарных знаках определен приоритет правил международного договора, которые подлежат применению, в случае если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом.

Поскольку свидетельство на товарный знак "Компромат.RU" за N 233709 выдано на территории Российской Федерации, то правоотношения, связанные с использованием и защитой товарных знаков регулируется настоящим российским законодательством и положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1888 г.

Согласно статье 6 quinquies подпункта 1 Парижской конвенции для определения может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Анализ указанной нормы свидетельствует о том, что не может быть отказано в правовой охране товарного знака, даже при наличии абсолютных оснований к отказу в регистрации, при условии приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования до обращения с заявкой.

Положения статьи 6 quinquies подпункта 1 Парижской конвенции подлежали безусловному применению в соответствии со статьей 2, 48, Закона о товарных знаках, как Палатой по патентным спорам при принятии решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, так и судом при проверке законности и обоснованности оспариваемого решения.

Между тем, судом указанные нормы не применены, вывод о соответствии закону оспариваемого решения Палаты по патентным спорам сделан в связи с соблюдением, при его принятии, требований пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, без учета требований статьи 6 quinquies подпункта 1 Парижской конвенции. В силу указанной нормы Палата при определении охраноспособности товарного знака должна провести экспертизу на основании представленных заявителем доказательств и сделать вывод о наличии, либо отсутствии охраноспособности также по основаниям приобретенной различительной способности заявленного обозначения. Решение о прекращении правовой охраны товарного знака "Компромат.RU" принято по одному основанию " указание на вид, качество, свойства, ценность, назначение товара", которое по мнению заинтерисованного лица - Палаты, является самостоятельным основанием для предоставления правовой охраны, не требует проверки факта использования заявителем обозначения для даты приоритета.

Отклоняя доводы заявителя о приобретении различительной способности товарного знака, апелляционный суд указал на то, что указанное основание не являлось основанием прекращения правовой охраны товарного знака. Тем самым, подтвердив, что при принятии оспариваемого решения о прекращении правовой охраны товарного знака Палатой по патентным спорам нормы международного договора в нарушение статьей 2, 48 Закона о товарных знаках не применялись.

Тогда как, правообладателем товарного знака при рассмотрении возражений и принятии решения о прекращении правовой охраны товарного знака представлялись доказательства в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования в соответствии со статьей 6 quinquies Парижской конвенции до даты приоритета заявки.

Как видно из оспариваемого решения обществом в обоснование возражений представлены доказательства использования заявленного к регистрации обозначения до даты приоритета, а именно с октября 1999 г., момента регистрации в Интернете сайта с доменным именем "compromat.RU".

Судом отклонены доводы правообладателя о невозможности прекращения правовой охраны товарного знака, ввиду приобретения различительной способности в результате использования заявленного обозначения в сети Интернет в качестве доменного имени второго уровня. Доменное имя, по мнению суда, является способом адресации в сети Интернет, а не использованием обозначения товаров и услуг.

Вывод суда не основан на законе и является ошибочным.

Согласно ст. 1 Закона товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары одних юридических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

Доменное имя используется в сети Интернет для идентификации владельца информационного ресурса и ассоциируется у потребителя с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Указанная правовая позиция высказана Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлении Президиума ВАС РФ N 1192/00 от 16.01.2001. Арбитражный суд г. Москвы, при разрешении спора и принятии решения о запрете ООО "Агентство федеральных расследований" незаконно использовать в качестве доменного имени в сети Интернет обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком "Компромат.RU", правообладателем которого является ООО " Верит", сделал вывод о том, что под использованием товарного знака признается, в том числе, размещение товарного знака или сходного до степени смешения обозначения в доменном имени и других способах адресации в сети Интернет, что подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2003 и постановление от 04.11.2003 по делу N А40-13668/03-110-112.

Необоснованно, без ссылки на нормы права, отклонены доводы заявителя о приобретения различительной способности товарного в результате использования его СМИ, который, используя информацию, размещенную на сайте "Компромат.RU", делал на публикациях ссылку на источник "Компромат.RU". Вывод суда основан на том, что СМИ не могут быть потребителями информации и услуг заявителя.

Вывод апелляционного суда о невозможности применения положений о приобретенной в результате использования различительной способности основан на том, что статья 6 Закона о товарных знаках, действующая в редакции Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ, не действовала на даты приоритета и регистрации товарного знака, соответственно не подлежит применению. Вывод суда ошибочен, связан с неправильным применением норм международного договора.

Действительно, указанная норма не подлежит применению, согласно Федеральному закону N 166-ФЗ от 11.12.2002 "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", устанавливающему переходные положения применения Закона о товарных знаках, подлежит применению законодательство, действующее на момент подачи заявки.

Между тем, судом не применены подлежащие применению, в силу ст. 2, 48 Закона о товарных знаках, правила международного договора, которые подлежат применению, поскольку международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено законом. Статья 6 quinquies Парижской конвенции, содержащая норму о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, если оно приобрело различительную способность, не свойственную заявленному обозначению, в результате его использования до даты подачи заявки, действовала и подлежала применению.

Таким образом, решение Палаты по патентам сторон о признании частично недействительной регистрации N 233709 товарного знака "Компромат.RU" принято с нарушением статьи 6 quinquies Парижской конвенции, а также влечет за собой нарушение Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. Согласно пункту 1 приложения 10 к Соглашению Россия продолжает совершенствование механизмов охраны прав интеллектуальной собственности с целью обеспечения к концу пятого года после вступления настоящего Соглашения в силу уровня защиты, аналогичного уровню, существующему в Сообществе, включая эффективные средства обеспечения соблюдения таких прав.

Следует отметить, что в настоящее время в целях гармонизации законодательства о товарных знаках Федеральным законом N 166-ФЗ внесены изменения в пункт 1 статьи 6 Закона, в силу которых абсолютные основания для отказа в регистрации, в том числе, характеризующие товары, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

При таких обстоятельствах вывод суда о соответствии решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 2001733154/50(933990) о признании частично недействительной регистрация N 233709 товарного знака "Компромат.RU" сделан на основании неправильного применения норм материального права.

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда г. Москвы от 1 апреля 2005 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2005 г. N 09АП-5470/05-АК, подлежат отмене.

Поскольку при разрешении спора, судом фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, дополнительного исследования не требуется, а ошибочность выводов суда связана с неправильным применением норм материального права. Суд кассационной инстанции, в силу предоставленных подпунктом 2 пунктом 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочий считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

Согласно ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 2001733154/50(933990) о признании частично недействительной регистрация N 233709 товарного знака "Компромат.RU", утвержденное Роспатентом от 12.11.04, подлежит признанию недействительным как не соответствующее статьям 2, 48 Закона о товарных знаках, статье 6 quinquies Парижской конвенции.

Руководствуясь ст.ст. 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 1 апреля 2005 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2005 г. N 09АП-5470/05-АК по делу N А40-67505/04-110-638 отменить. Признать недействительным решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2001733154/50 от 12.11.04.