Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2008 г. N 09АП-774/2008

г.Москва

N 09АП-774/2008-АК

19 марта 2008 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 12.03.2008.

Постановление в полном объеме изготовлено 19.03.2008

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей Захарова С.Л., Бекетовой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Халиной И.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Большевик"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 12.12.2007

по делу N А40-47997/07-51-314 судьи Васильевой Т.В.

по заявлению ОАО "Большевик"

к Роспатенту, ФГУ "Палата по патентным спорам"

о признании недействительным решения,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Хабарова Д.И. (доверенность от 10.01.2008, удостоверение N 4604), Ариевича Е.А. (доверенность от 10.01.2008, паспорт 45 06 705206), Ковальчук Е.А. (доверенность от 10.01.2007, паспорт 25 03 050952), Раевой Л.С. (доверенность от 10.01.2007, паспорт 45 06 467637), Сапаровой Я.Г. (доверенность от 13.02.2008, паспорт 45 05 813578),

представителей Роспатента Сычева А.Е. (доверенность от 19.06.2007, удостоверение N 281-30), Попенко В.В. (доверенность от 28.11.2007 паспорт 45 05 874783),

представителей ФГУ "Палата по патентным спорам" Сычева А.Е. (доверенность от 14.02.2008, удостоверение N 281-30), Попенко В.В. (доверенность от 14.02.2008, паспорт 45 05 874783),

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 12.12.2007, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении заявления ОАО "Большевик" о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 01.06.2007 N 9403510/50 (035124). В части требований об обязании Роспатента внести товарный знак "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков производство по делу судом прекращено.

В обоснование принятого решения суд указал, что решение Палаты по патентным спорам от 01.06.2007 N 9403510/50 соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков. Суд пришел к выводу о том, что представленные заявителем документы не подтверждают широкую известность среди потребителей именно товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, а потому основания для признания его общеизвестным товарным знаком отсутствуют. Суд также указал на то, что при наличии специальной нормативной базы для решения вопроса о признании товарного знака общеизвестным (статьи 19.1 и 19.2 Закона о товарных знаках от 23.09.1992), а также Правил признания товарного знака общеизвестным, применение иных норм является недопустимым, в связи с чем судом не приняты ссылки на Правила составления, подачи и рассмотрения заявки_ и Методические рекомендации. Прекращая производство по делу в части требований об обязании Роспатента внести товарный знак "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, суд, руководствуясь п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ, указал на то, что рассмотрение такого требования не относится к подведомственности арбитражного суда.

Не согласившись с данным решением, в апелляционной жалобе заявитель просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. Считает, что представленные в Палату по патентным спорам документы подтверждают известность словесного товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ". Указал, что различные формы использования словесного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" не изменяют его, поскольку слово "ЮБИЛЕЙНОЕ" доминирует в различных областях использования, а остальные элементы оформления упаковки печенья являются либо второстепенными, либо неохраноспособными. Податель жалобы указывает на то, что использование товарного знака является определяющим фактором для признания его общеизвестным, однако ни в тексте Правил, ни в статье 19.1 Закона о товарных знаках не дается специального определения понятия "использование товарного знака" для целей признания товарного знака общеизвестным, в связи с чем подлежит применению аналогия закона, и следует руководствоваться ст.ст.22 и 26 Закона о товарных знаках. Заявитель полагает, что метод исследования - телефонное формализованное интервью соответствует виду товарного знака, поскольку фонетический (звуковой) критерий восприятия является доминирующим.

Представители Роспатента и ФГУ "Палата по патентным спорам" поддержали решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считая их необоснованными. При этом пояснили, что заявителем не подтверждена широкая известность среди потребителей именно товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, представляющего собой словесный товарный знак, выполненный заглавными буквами стандартного шрифта русского алфавита. Указали, что представленные заявителем в Палату по патентным спорам документы подтверждают известность не словесного товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, а комбинированных товарных знаков со словесным элементом "ЮБИЛЕЙНОЕ" по иным свидетельствам.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, поддержавших в судебном заседании изложенные в жалобе доводы и требования, и представителей заинтересованных лиц, не согласившихся с доводами жалобы и поддержавших решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по заявке N 94035100 с приоритетом от 30.09.1994 произведена 31.05.1995 за N 126030 на имя АООТ "Большевик", Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ. В дальнейшем наименование правообладателя изменено на ОАО с иностранными инвестициями "Большевик", Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление ОАО с иностранными инвестициями "Большевик" от 12.12.2006 о признании словесного товарного знака по свидетельству N 126030 общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 31 декабря 2003 года на имя заявителя в отношении товара 30 класса МКТУ - "печенье".

Решением Палаты по патентным спорам от 01.06.2007 в удовлетворении вышеназванного заявления отказано на том основании, что представленные правообладателем документы подтверждают известность не словесного товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, а комбинированных товарных знаков со словесным элементом "ЮБИЛЕЙНОЕ" по иным свидетельствам, таким образом, не подтверждают широкую известность среди потребителей именно товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, представляющего собой словесный товарный знак, выполненный заглавными буквами стандартного шрифта русского алфавита, в связи с чем основания для признания его общеизвестным отсутствуют.

Отказывая в удовлетворении требования о признании данного решения Палаты недействительным, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности означенного ненормативного акта.

В соответствии со ст.6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1983 страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

Из текста Парижской конвенции следует, что общеизвестность знака определяется применительно к конкретной стране, в которой для приобретения общеизвестности товарный знак должен широко использоваться.

В соответствии с п.1 ст.19.1 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации, широко известен среди потребителей в отношении товаров этого лица.

Критерии определения факта общеизвестности обозначения названы в пункте 1 Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных Приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38.

В силу требований пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденным приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, заявление о признании товарного знака общеизвестным и прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Пунктом 2.2 Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных Приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38, установлено, что фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, следующими содержащимися в соответствующих документах сведениями:

- об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и т.п.;

- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций, устанавливаемых Роспатентом.

Таким образом, нормами законодательства прямо урегулированы спорные правоотношения, в связи с чем доводы подателя жалобы относительно необходимости применения в данном случае аналогии закона несостоятельны, учитывая, что в соответствии со статьями 6 ГК РФ и 12 АПК РФ аналогия закона применима в случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.

В данном случае, как видно из материалов дела, в качестве доказательств общеизвестности товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 в Российской Федерации с 31.12.2003 заявителем представлены: сведения о Компании ОАО с иностранными инвестициями "Большевик", информация о выпускаемой заявителем продукции, география и объем продаж продукции заявителя, справка о стоимости товарного знака заявителя, информация о рекламе товарного знака в печатных изданиях, телевидении и наружной рекламе, информация об исследовании известности товарного знака среди покупателей и специалистов, работающих в компаниях, торгующих кондитерскими изделиями.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает необходимым согласиться с доводами Палаты по патентным спорам относительного того, что указанные документы не содержат информации об использовании именно словесного товарного знака по свидетельству N 126030, учитывая, что заявитель помимо словесного товарного знака по свидетельству N 126030 на дату, на которую испрашивается признание его общеизвестным товарным знаком, владеет серией комбинированных знаков со словесным элементом "ЮБИЛЕЙНОЕ": свидетельства N N 191727, 191728, 191786, 191793, 230494, 230727, 230728, 230729, 230730, 230731, 230732, 233445, 232455, 233641, 233642, 240846, представляющих собой этикетки, содержащие соответствующие изображения.

При этом в названных комбинированных товарных знаках словесный элемент "ЮБИЛЕЙНОЕ" выполнен шрифтом, отличным от используемого в товарном знаке по свидетельству N 126030 в части начертания и цвета шрифта. Так, словесный элемент "ЮБИЛЕЙНОЕ" в товарном знаке по свидетельству N 126030 выполнен заглавными буквами черного цвета, а в товарных знаках по указанным выше свидетельствам словесный элемент "Юбилейное" выполнен, например, оригинальным шрифтом буквами красного цвета (товарный знак по свидетельству N 240846) на фоне солнца.

Представленные заявителем документы, подтверждающие географию, объем реализации товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака, и рекламные материалы печенья "ЮБИЛЕЙНОЕ" также не содержат информацию об использовании именно словесного товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030.

Документы, подтверждающие оплату услуг, связанных с изготовлением рекламных видеороликов, а именно, платежное поручение N 43178 от 26.10.2005, счет МЮ545-ВО-2005 от 03.10.2005, акт сдачи-приема услуг по агентскому соглашению N 2003-203 от 03.11.2003, относится к печенью "Юбилейное Утреннее", на упаковке которого словесный элемент "ЮБИЛЕЙНОЕ" выполнен буквами красного цвета оригинальным шрифтом.

Документы, подтверждающие рекламирование на телевизионных каналах, содержат условное обозначение видеороликов и название версий, из которых не следует, что рекламировался именно товарный знак по свидетельству N 126030.

Таким образом, представленная заявителем информация о затратах на рекламу отражает затраты заявителя на рекламу группы иных товарных знаков, принадлежащих ОАО "Большевик", и не содержит сведений о затратах на рекламу товарного знака по свидетельству N 126030.

Представленная заявителем Стоимостная оценка объекта промышленной собственности - товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 (том 2, л.д.134) правомерно не принята Палатой в качестве доказательства общеизвестности данного товарного знака, поскольку материалы, доказывающие использование именно товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 для маркировки печенья или другой продукции, отсутствуют, в связи с чем сведения, представленные в Стоимостной оценке, нуждаются в уточнении.

Результаты представленного Исследования известности товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" среди покупателей и специалистов, работающих в компаниях, торгующих кондитерскими изделиями, выполненного компанией "Башкирова и партнеры" (том 1 л.д.37), также обоснованно не приняты Палатой в качестве доказательства общеизвестности товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, исходя из того, что при опросе применен метод телефонного формализованного интервью. Следует принять во внимание, что спорный товарный знак по свидетельству N 126030 является словесным (визуальным), в связи с чем результаты телефонного опроса потребителей могут свидетельствовать об известности печенья "Юбилейное", но не подтверждать известность именно словесного товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030.

Таким образом, словесный товарный знак "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 и принадлежащие заявителю комбинированные товарные знаки со словесным элементом "ЮБИЛЕЙНОЕ" используются в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, изменяющим существо товарного знака.

В этой связи представляется необоснованным довод подателя апелляционной жалобы о том, что использование комбинированных товарных знаков со словесным элементом "ЮБИЛЕЙНОЕ" является одновременным использованием словесного товарного знака по свидетельству N 126030.

Кроме того, факт реализации продукции на российском рынке не может свидетельствовать об использовании Обществом товарного знака в том виде, как он зарегистрирован и как того требует статья 22 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках", согласно которой использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или их упаковке владельцем товарного знака.

Необходимо также отметить, что заявителем в Палату по патентным спорам подано заявление о признании общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации товарного знака "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030, то есть охраняемого на территории Российской Федерации товарного знака, являющегося словесным и выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Таким образом, исходя из указанного в заявлении объекта, заявителю надлежало представить доказательства того, что словесный товарный знак по свидетельству N 126030, выполненный стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита, приобрел общеизвестность в Российской Федерации.

Между тем такие документы в Палату по патентным спорам представлены не были. Как указывалось выше, заявителем в качестве доказательств общеизвестности товарного знака по свидетельству N 126030 представлены документы, содержащие изображения других товарных знаков (преимущественно комбинированных), в ярком цветовом исполнении, представляющих собой этикетки.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает, что в удовлетворении требования ОАО "Большевик" о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 01.06.2007 N 9403510/50 (035124) отказано правомерно.

Следует также отметить, что руководствуясь ст.150 АПК РФ, суд первой инстанции правомерно прекратил производство по делу в части обязания Роспатента внести товарный знак "ЮБИЛЕЙНОЕ" по свидетельству N 126030 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, исходя из того, что данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Суд первой инстанции со ссылкой на ст.12 ГК РФ обоснованно указал на то, что защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права. Кроме того, по смыслу главы 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в случае принятия судебного акта о недействительности решения Палаты по патентным спорам, нарушенное право может быть восстановлено путем повторного рассмотрения заявления заинтересованного лица.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 12.12.2007 по делу N А40-47997/07-51-314 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Е.В.Пронникова

Судьи

С.Л.Захаров И.В.Бекетова