Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2008 г. N 09АП-5536/2008

г. Москва

26 мая 2008 г.

N 09АП-5536/2008 Дело N А40-12659/07-5-137

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 мая 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Разумова И. В.,

судей Барановской Е.Н., Солоповой А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ереминой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "МББ-Аудит" (ЗАО "МББ-Аудит"), закрытого акционерного общества "АКЦ "МББ-Аудит" (ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит"), закрытого акционерного общества "АКГ "МББ-Аудит" (ЗАО "АКГ "МББ-Аудит") на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2008 по делу N А40-12659/07-5-137, принятое судьей Тарасовым Н.Н., по иску закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная фирма "МББ-Аудит" (ЗАО "АКФ "МББ-Аудит") к закрытому акционерному обществу "МББ-Аудит", закрытому акционерному обществу "АКЦ "МББ-Аудит", закрытому акционерному обществу "АКГ "МББ-Аудит" с участием третьих лиц - Воронцова Александра Сергеевича, Кочелова Виктора Алексеевича, Моршнева Владимира Вениаминовича и Петренко Елены Владимировны, о защите исключительного права на товарный знак,

при участии представителей:

истца (ЗАО "АКФ "МББ-Аудит") - Твердовой Т.В. (по доверенности от 15.05.2008 N 15), Фролова А.Л. (по доверенности от 15.05.2007 N 17),

ответчиков:

ЗАО "МББ-Аудит" - Честного А.Б. (по доверенности от 15.04.2008 без номера),

ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" - Честного А.Б. (по доверенности от 15.04.2008 без номера),

ЗАО "АКГ "МББ-Аудит" - Честного А.Б. (по доверенности от 15.04.2008 без номера),

а также третьих лиц:

Воронцова А.С. - извещен, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие,

Кочелова В.А. (паспорт 45 06 843649),

Моршнева В.В. (паспорт 45 07 502030),

Петренко Е.В. - извещена, ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма "МББ-Аудит" (ЗАО "АКФ "МББ-Аудит") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "МББ-Аудит" (ЗАО "МББ-Аудит"), закрытому акционерному обществу "АКЦ "МББ-Аудит" (ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит"), закрытому акционерному обществу "АКГ "МББ-Аудит" (ЗАО "АКГ "МББ-Аудит") о защите исключительного права истца на товарный знак (свидетельство N 281450 с приоритетом от 23.10.2001), в котором просило суд обязать ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на упомянутый товарный знак путем удаления (исключения) обозначения "МББ" из всей документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот, в том числе из учредительных документов.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены учредители названных хозяйственных обществ: Воронцов Александр Сергеевич, Кочелов Виктор Алексеевич, Моршнев Владимир Вениаминович и Петренко Елена Владимировна.

Решением от 28.03.2008 иск удовлетворен частично. Суд обязал ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак, выразившееся в использовании буквосочетания "МББ" как охраняемого элемента товарного знака, путем запрета в использовании этого сочетания при оказании услуг 35, 36 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В удовлетворении иска в остальной части отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчики подали апелляционную жалобу, в которой просят принятый по делу судебный акт отменить, отказав в удовлетворении иска.

Податели жалобы полагают, что суд ошибочно указал на использование ответчиками при продвижении на рынок аудиторских услуг обозначения "МББ", а фирменные наименования ответчиков не сходны до степени смешения с товарным знаком истца.

Представитель ответчиков в судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал в полном объеме.

Представители истца, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

Кочелов В.А. присоединился к правовой позиции истца, Моршнев В.В. поддержал доводы апелляционной жалобы, согласившись с мнением ответчиков.

Воронцов А.С. и Петренко Е.В. о месте и времени судебного разбирательства извещены, направили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся представителей этих третьих лиц в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, Кочелова В.А. и Моршнева В.В. Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене ввиду следующего.

Как установлено апелляционным судом, истец является правообладателем комбинированного товарного знака, включающего в себя изобразительный элемент, заключенный в круг, а также расположенное над ним по дуге буквенное сочетание "МББ" и словесный элемент "аудит", расположенный под изобразительным элементом. При этом буквенное сочетание "МББ" и словесный элемент "аудит" выполнены заглавными буквами русского алфавита почти стандартным шрифтом без характерного графического исполнения.

Указанный товарный знак зарегистрирован по свидетельству N 281450 с приоритетом от 23.10.2001.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Как следует из пункта 2 статьи 4 указанного Закона, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в предложениях к продаже товаров.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчики незаконно без разрешения правообладателя используют охраняемый элемент данного товарного знака - буквосочетание "МББ" - при осуществлении ими коммерческой деятельности того же рода, что и истец, в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Между тем, ЗАО "МББ-Аудит" и ЗАО "АКГ "МББ-Аудит" зарегистрированы в качестве юридических лиц 18.01.2001 и 14.05.1998 соответственно, что подтверждено выписками из Единого государственного реестра юридических лиц.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, в силу пункта 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации должно иметь фирменное наименование.

Буквосочетание "МББ" является элементом фирменного наименования ЗАО "МББ-Аудит" и ЗАО "АКГ "МББ-Аудит".

В соответствии со статьей 8 Положения о фирме, утвержденного Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 22.06.1927 "О введении в действие положения о фирме" и действовавшего в спорный период, право на фирму состоит в праве исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке и т.п.

Статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации признавалось исключительное право юридического лица на фирменное наименование.

В соответствии со статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчики - ЗАО "МББ-Аудит" и ЗАО "АКГ "МББ-Аудит" - использовали в хозяйственной деятельности либо учредительных документах в целом комбинированный товарный знак истца, либо его изобразительный элемент, заключенный в круг.

Суть претензий истца сводится к неправомерному, с его точки зрения, использованию охраняемого элемента товарного знака в виде буквосочетания "МББ".

В подтверждение факта использования спорного буквосочетания истец представил распечатки с сайтов в сети Интернет, а также лицензии, выданные ЗАО "МББ-Аудит" и ЗАО "АКГ "МББ-Аудит", на право осуществления аудиторской деятельности, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и учредительные документы.

Однако в данных документах приводится буквосочетание "МББ" только как элемент фирменного наименования этих ответчиков при воспроизведении фирменного наименования, а не как самостоятельное отдельное обозначение.

Законодательством не предусмотрено, что исключительное право на товарный знак само по себе имеет преимущество перед исключительным правом на фирменное наименование.

Исключительное право ЗАО "МББ-Аудит" и ЗАО "АКГ "МББ-Аудит" на фирменное наименование, включающее буквосочетание "МББ", возникло до даты приоритета свидетельства на товарный знак истца, также включающий в себя это буквосочетание.

При таких обстоятельствах, использование указанными ответчиками буквосочетания "МББ" в ресурсах сети Интернет, учредительных документах, лицензиях при указании своего фирменного наименования не может рассматриваться как нарушение исключительного права истца на товарный знак с более поздним приоритетом, чем дата регистрации названных хозяйственных обществ в качестве юридических лиц.

Аналогичная правовая позиция изложена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в пункте 18 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" зарегистрировано в качестве юридического лица 26.06.2002, то есть после даты приоритета товарного знака.

Определение того, какие именно действия признаются незаконным использованием товарного знака, содержится в статье 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров".

В соответствии с частью 2 указанной статьи нарушением исключительного права на товарный знак является использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, услуг.

Совокупный анализ положений данной правовой нормы и других норм Закона о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что одно лишь содержание в фирменном наименовании ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" буквосочетания "МББ" не является нарушением права истца как обладателя товарного знака.

Нарушение исключительного права на товарный знак может быть констатировано только в случаях, когда буквосочетание "МББ" используется ответчиком в целях оказания услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных услуг.

Между тем, в деле отсутствуют доказательства как фактического оказания ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" аудиторских и сопутствующих им услуг, так и вообще ведения хозяйственной деятельности данным акционерным обществом, введения им в гражданский оборот услуг.

Распечатки с сайтов в сети Интернет, представленные истцом, касаются предложений по оказанию такого рода услуг со стороны двух других ответчиков.

ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" отрицает факт осуществления им экономической деятельности, в обоснование чего представлены бухгалтерские балансы за 2006 и 2007 годы.

Истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эти возражения ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" не опровергает.

Единственным доказательством, представленным в отношении данного ответчика, является лицензия. Однако она, сама по себе, не доказывает фактическое оказание услуг, тем более с использованием товарного знака истца или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Истец не доказал, что действия ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит", включившего в фирменное наименование буквосочетание "МББ", привели к реальному смешению оказываемых истцом услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, и однородных услуг ответчика, который факт оказания услуг вообще отрицает.

Кроме того, апелляционная инстанция считает, что в данном деле спор вызван столкновением не зарегистрированного товарного знака истца и фирменных наименований ответчиков, а столкновением четырех зарегистрированных фирменных наименований (истца и трех ответчиков), в которых использовано одно и тоже тождественное выражение "МББ-Аудит".

Так, из заявки самого истца от 23.10.2001 N 932015, поданной для регистрации товарного знака, видно, что истец в данной заявке прямо указал на то, что "_ в целом заявленное обозначение представляет собой словесный элемент - часть фирменного наименования заявителя: "МББ-Аудит", то есть истец сам не рассматривал буквосочетание "МББ" как самостоятельное отдельное обозначение необходимое и достаточное для индивидуализации услуг, а включал в товарный знак часть своего фирменного наименования - выражение "МББ-Аудит".

В решении Палаты по патентным спорам от 21.07.2004 по данной заявке истца также отражено, что предоставление правовой охраны изобразительному элементу в совокупности с буквосочетанием "МББ" обусловлено только двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, данное буквосочетание является элементом фирменного наименования истца, известного широкому кругу потребителей с 1992 года. Во-вторых, тем, что все обозначение в целом представляет собой оригинальную композицию, решение которой в целом, использованное сочетание изобразительного, словесного и буквенного элементов дает целостный уровень восприятия знака, отличный от восприятия отдельных элементов, входящих в товарный знак.

Давая объяснения в суде апелляционной инстанции, Кочелов В.А. (третье лицо по делу и генеральный директор истца (трудовой договор от 22.06.2007 без номера)) пояснил, что принятие решения о подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака было обусловлено тем, что стала производиться регистрация других юридических лиц с фирменными наименованиями, сходными с фирменным наименованием истца.

Возможность включения фирменного наименования в товарный знак предусмотрена статьей 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Таким образом, все действия, связанные с включением в товарный знак истца буквосочетания "МББ" и с регистрацией товарного знака, свидетельствуют о том, что это сочетание само по себе (в отрыве от фирменного наименования) не может рассматриваться как элемент товарного знака, достаточный для индивидуализации услуг, оказываемых истцом, и самостоятельный, а указанные действия истца направлены, по сути, на закрепление элемента фирменного наименования истца - выражения "МББ-аудит" - в товарном знаке.

Более того, в числе письменных доказательств, представленных истцом в подтверждение факта использования им товарного знака, нет ни одного документа, из которого бы следовало, что при продвижении на рынок аудиторских услуг истец использовал только буквосочетание "МББ" как самостоятельный и достаточный объект индивидуализации без использования при этом данного сочетания букв в товарном знаке, либо своем фирменном наименовании.

При этом неправомерным использованием третьими лицами фирменного наименования в силу статьи 11 ранее действовавшего Положения о фирме, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, и действующего в настоящее время пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации являются использование не только тождественного, но и сходного наименований.

Статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 запрещены все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия.

С учетом этого, полагая, что ответчики, зарегистрированные значительно позже дня регистрации истца, незаконно используют часть фирменного наименования последнего (выражение "МББ-Аудит") и это вызывало и вызывает смешение фирм истца и ответчиков, истец вправе был обратиться в суд с иском о защите исключительного права на фирменное наименование.

В рамках же настоящего дела им заявлен другой иск - о защите исключительного права на товарный знак, который не может быть удовлетворен, по изложенным выше основаниям - по причине того, что ЗАО "МББ-Аудит" и ЗАО "АКГ "МББ-Аудит" зарегистрированы до даты приоритета товарного знака, а в отношении ЗАО "АКЦ "МББ-Аудит" документально не подтвержден сам факт реального использования данным ответчиком товарного знака истца или сходного с ним до степени смешения объекта в каком-либо виде при осуществлении хозяйственной деятельности в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или сходных услуг.

Истцом избран ненадлежащий способ защиты.

Обжалуемое решение подлежит отмене.

В иске следует отказать.

Расходы по уплате госпошлины по иску и апелляционной жалобе распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.03.2008 по делу N А40-12659/07-5-137 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная фирма "МББ-Аудит" в пользу закрытого акционерного общества "МББ-аудит" 1 000 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий судья

И. В. Разумов

Судьи

А. А. Солопова Е.Н. Барановская