Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2008 г. N 09АП-8345/2008

г.Москва

Дело N А40-1453/08-27-18

28 июля 2008 г.

N 09АП-8345/2008-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 24.07.2008.

Постановление в полном объеме изготовлено 28.07.2008

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей Москвиной Л.А., Свиридова В.А.,

при ведении протокола судебного заседания председательствующим

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Компании "ТНС Гэллап Ой"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.05.2008 по делу N А40-1435/08-27-18 судьи Хатыповой Р.А.

по заявлению Компании "ТНС Геллап Ой"

к ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании решения недействительным

третье лицо: Компания Геллап, Инк., (Gellup, Inc)

при участии:

от заявителя: Титаренко М.А., по дов. от 04.08.2005, уд-ние N 5106;

от Роспатента: Слепенков А.С. по дов. от 29.11.2007, паспорт 45 01 318626;

от ФГУ "Палата по патентным спорам": Слепенков А.С. по дов. от 14.02.2008, паспорт 45 01 318626

от третьего лица: Шитиков В.Н. по дов. от 25.06.2008, удостоверение N 6134.

УСТАНОВИЛ:

Компания "ТНС Гэллап Ой" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 01 октября 2007 года и обязании восстановить полностью правовую охрану товарного знака "ГЭЛЛАП" по свидетельству N 264011.

Решением суда от 19.05.2008, принятым по данному делу, в удовлетворении заявленных требований отказано.

В обоснование принятого решения суд указал, что решение Палаты по патентным спорам соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков. Суд пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак "ГЭЛЛАП" сходен до степени смешения с общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком "Институт Гэллапа". Кроме того, суд указал на то, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

Не согласившись с данным решением, в апелляционной жалобе заявитель просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. Считает, что слово "Гэллап" не является уникальным или исключительным, обозначающим только фамилию основателя социологического института, и, соответственно, не может ассоциироваться только с этой фамилией. Указывает, что слово "Гэллап" обозначает и город в США, и ежегодный индейский фестиваль. Кроме того, "Гэллап" (Gallap) - это фамилия известного американского психолога. Следовательно, считает податель жалобы, неправомерен вывод суда о том, что данное обозначение может ассоциироваться исключительно с фамилией основателя социологического института. Указывает также на неоднородность товаров и услуг между противопоставляемыми знаками.

В отзыве на апелляционную жалобу, представитель третьего лица просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Указывает, что в противопоставленных товарных знаках имеет место тождество звучания оспариваемого обозначения и доминирующего элемента противопоставленного обозначения - Гэллап (Gallap), что позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков в целом.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе. Указал, что слово "Гэллап" не является уникальным или исключительным, которое может означать только фамилию основателя социологического института, и, соответственно, ассоциируется только с этой фамилией. Считает, что товары и услуги, содержащиеся в per. N 264011 на словесный товарный знак "ГЭЛЛАП", не являются однородными услугами, указанными в перечне общеизвестного товарного знака "Институт Гэллапа".

Представитель Роспатента и Палаты по патентным спорам доводы жалобы не признал, просил оставить решение суда без изменения, считая его законным и обоснованным. При этом указал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком. Считает, что материалами дела подтвержден факт того, что обозначение "Гэллап" (Gallap) связано в сознании российского потребителя с личностью американского ученого и социолога Дж. Гэллапа и основанным в 1935 году институтом общественного мнения (Институтом Гэллапа), следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям п.2 ст.6 и п.1 ст.7 Закона о товарных знаках в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Представители Компании "Гэллап Инк." (США), в судебном заседании просили оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения, ссылаясь на то, что словесный элемент "ГЭЛЛАП" вызывает у потребителя ассоциации с американской Компанией Гэллап, с ней же связывают и оспоренное обозначение "ГЭЛЛАП", что подтверждается опросом общественного мнения и вступившим в законную силу решением арбитражного суда по делу N А40-48564/02-121-332 об аннулировании товарного знака "GALLUP", принадлежащего заявителю.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Как усматривается из материалов настоящего дела, регистрация товарного знака по заявке N 99713068/50(912977) с приоритетом от 17.08.1999 года произведена 26.02.2004 года по свидетельству N 264011 на имя Суомен Гэллап Ой, Финляндия, в отношении товаров 16 и услуг 35,41,42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

23 мая 2006 года фирма Гэллап, Инк. (Gallup, Inc.), США, подала возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "ГЭЛЛАП" по свидетельству N 264011, указывая на то, что регистрация товарного знака противоречит требованиям пункта 2 статьи 6, пунктов 1,2 статьи 7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также положений пункта 1 статьи 6bis и статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с общеизвестным в РФ товарным знаком "Институт Гэллапа", воспроизводит часть известного фирменного наименования "ГЭЛЛАП" компании Гэллап, Инк., мирового лидера в области изучения общественного мнения.

Решением Палаты от 28 августа 2007 года, утвержденным 01 октября 2007 года руководителем Роспатента, удовлетворено возражение от 23 мая 2006 года, правовая охрана товарного знака "ГЭЛЛАП" по свидетельству N 264011 признана недействительной частично, сохранив ее действие в отношении товаров и услуг 16 класса.

При этом в обоснование решения Палаты положен вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям п.2 ст.6 и п.1 ст.7 Закона о товарных знаках, поскольку анализ представленных лицом, подавшим возражения, документов свидетельствует о том, что обозначение "ГЭЛЛАП" связано в сознании российского потребителя с личностью американского ученого и социолога Дж.Гэллапа и основанным им институтом Гэллапа.

Отказывая в удовлетворении заявления Компании "ТНС Гэллап Ой", суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности данного ненормативного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках и пунктом 2.8 (2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.1995 и зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4322, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном действующим законодательством порядке общеизвестными товарными знаками в отношении однородных товаров.

При этом в силу п.14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что сходство словесных обозначений может быть фонетическим, графическим и семантическим, и определяется на основании признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

В настоящем случае оспариваемый товарный знак "ГЭЛЛАП" по свидетельству N 264011 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Оспариваемому знаку противопоставлялся общеизвестный с 01.03.1993 товарный знак "Институт Гэллапа", выполненный стандартным шрифтом русского алфавита с первыми заглавными буквами, остальными - строчными.

Исходя из имеющихся в материалах дела документов, исследованных Палатой, в том числе, экспертного заключения о статье "Гэллапа Институт" в изданиях "Советского (большого) энциклопедического словаря от 22.04.2003, сведений из Советского энциклопедического словаря (издательство "Советская энциклопедия", Москва, издания 1979, 1982, 1984, 1986 годов), слово "Gallup" представляет собой фамилию известного американского журналиста и социолога - Дж.Гэллапа, основавшего в 1935 году наиболее известный в мире социологический институт по изучению общественного мнения (Институт Гэллапа).

В данной связи судом апелляционной инстанции не приняты как несостоятельные ссылки подателя жалобы на то, что помимо указанного Института, слово "Гэллап" обозначает и город в США, и ежегодный индейский фестиваль, и является фамилией известного американского психолога, поскольку указанные сведения являются малоизвестными и приводятся в специализированной малораспространенной информационной литературе.

В соответствии с п.4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

В противопоставленном общеизвестном обозначении "Институт Гэллапа" доминирующее положение занимает слово "Гэллап", поскольку этот элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию данного товарного знака.

В силу подпункта (а) пункта 14.4.2.2 Правил звуковое сходство определяется по наличию совпадающих слогов и их расположению, характеру совпадающих частей обозначения, вхождению одного обозначения в другое.

В настоящем случае в противопоставленном товарном знаке очевидно тождество звучания оспариваемого обозначения и доминирующего элемента противопоставленного товарного знака - "Институт Гэллапа" - "Гэллап", в связи с чем, Палата пришла к правомерному выводу о наличии фонетического сходства до степени смешения противопоставленного товарного знака. Кроме того, сходство по семантическому признаку объясняется и тем, что в обоих обозначениях совпадает значение слова "Гэллап" в разных языках.

Нельзя признать правомерным и довод заявителя о том, что сравнительный анализ по семантическому (смысловому) признаку возможен лишь в отношении тех товарных знаков, которые имеют смысловое значение.

На основании п.п."в" п.14.4.2.2 Правил при определении элемента, на который падает логическое ударение, необходимо наличие у такого элемента самостоятельного значения.

В рассматриваемом случае слово Гэллап (Gallup) является именем собственным, представляющим собой фамилию известного американского журналиста и социолога, указание на которую содержится в "Советской энциклопедии", что свидетельствует о том, что данное слово обладает самостоятельным значением.

Что касается довода автора жалобы относительно того, что при определении однородности услуги нельзя сравнивать с товарами. Данный довод также не принят судом апелляционной инстанции как необоснованный.

Согласно пункту 14.4.3 при установлении однородности товаров устанавливается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

В соответствии с п.3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 26 от 27.03.1997, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В том случае, когда заявляемое обозначение тождественно зарегистрированному товарному знаку (или ранее заявленному) другого лица или сходно с ним до степени смешения, при определении однородности следует учитывать не только признаки, перечисленные в пункте 3.1 настоящих Рекомендаций, но и ряд других признаков, способствующих смешению изготовителей товаров.

При этом указывается, что при тождестве или сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (обозначения) однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

В рассматриваемом случае Палата по патентным спорам обоснованно провела анализ однородности всех товаров и услуг, для которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ "изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса, консультативные службы по организации и управлению делами, проведение опросов общественного мнения" и услуг 35 класса МКТУ "опросы общественного мнения" показывает на однородность данных услуг, поскольку услуга по опросу общественного мнения активным образом применяется при изучении рынка, при оказании консультаций по управлению делами, при изучении средств массовой информации.

Сравнение услуг 42 класса МКТУ "научные исследования в области опросов и изучения общественного мнения, организация исследований для выявления общественного мнения и его анализ" и услуг 35 класса МКТУ "опросы общественного мнения" показал однородность данных услуг, поскольку услуга по опросу общественного мнения включает в себя как организацию исследований для выявления общественного мнения, так и применение научно-исследовательского подхода при проведении таких исследований.

Палатой также установлено существование взаимной связи между частью товаров 16 класса МКТУ "бумага и картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция, материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; пишущие машины и конторские принадлежности; учебные материалы и наглядные пособия; клише типографские" и услугой 35 класса МКТУ "опросы общественного мнения", поскольку результаты проведенных опросов общественного мнения выражаются в печатных изданиях, что позволяет сделать вывод о том, что данные услуги и товары неразрывно связаны между собой и постоянно встречаются в процессе осуществления деятельности по их реализации.

Необходимо также отметить, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

В соответствии с п.3 ст.6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

При этом пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указывается в п.3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента N 39 от 23.03.2001, элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Палата правомерно удовлетворила возражение компании Гэллап, Инк,, исходя из несоответствия регистрации товарного знака по свидетельству N 264011 п.2 ст,6 и п.1 ст,7 Закона о товарных знаках в отношении части товаров 16 и услуг 35, 42 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 19.05.2008 по делу N А40-1435/08-27-18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

С.Л. Захаров

Судьи

Л.А. Москвина В.А. Свиридов