Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2009 г. N 09АП-17467/2008

г. Москва

Дело N А40-858/08-5-12

19.01.2009 г.

N 09АП-17467/2008-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 14.01.2009 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 19.01.2009 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Москвиной Л.А.

судей: Демидовой О.В., Захарова С.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коваленко В.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2008 г.

по делу N А40-858/08-5-12, принятое судьей Тарасовой Н.Н.

по иску (заявлению) ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки"

к Палате по патентным спорам, Роспатенту

третье лицо - ООО "ВМПАВТО"

о признании незаконным решения

при участии в судебном заседании:

от заявителя: не явился, извещен;

от ответчика (заинтересованного лица): 1) Мамедов Я.М. по доверенности от 21.08.2008 г.; 2) Мамедов Я.М. по доверенности от 18.08.2008г.;

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - Палата по патентным спорам) от 23.10.2007г. N 2004727474/50(972523), в соответствии с которым правовая охрана товарного знака по свидетельству N 302293 прекращена досрочно.

Решением от 13.11.2008 г. в удовлетворении заявленных требований отказано. Обосновывая принятое решение, суд первой инстанции указал на то, что использование оспариваемого товарного знака заявителем для маркировки препаратов - реметаллизантов и однородных им товаров способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, так как продолжительность и интенсивность использования ООО "ВМПАВТО" обозначения "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" до даты приоритета оспариваемого товарного знака, объем продаж, реклама и др. привели к тому, что обозначение "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" ассоциируется в сознании потребителя с производителем - ООО "ВМПАВТО", а следовательно, потребитель, приобретая товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, может быть введен в заблуждение относительно его изготовителя.

Не согласившись с принятым решением, ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении заявленных обществом требований, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права. В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает на то, что обозначение "REMETALL", используемое третьим лицом для маркировки своей продукции, является сходным до степени смешения с товарными знаками заявителя, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг; указывает на фонетическое, семантическое и графическое сходство товарных знаков "РиМЕТ" и обозначения "REMETALL", что может повлечь их смешение. Полагает, что выпускаемая и вводимая в гражданский оборот третьим лицом продукция является контрафактной.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, возражал против доводов жалобы, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Указал, что товары, маркируемые заявителем обозначением "REMETALL", ассоциируется у потребителя с производителем - ООО "ВМПАВТО", в связи с чем использование оспариваемого товарного знака для маркировки однородных товаров и услуг, производимых правообладателем, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Представители заявителя и третьего лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились. Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки" и ОАО "ВМПАВТО" в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив все представленные в деле доказательства, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, регистрация товарного знака "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" с приоритетом от 26.11.2004г. по свидетельству N 302293 произведена 07.03.2006 г. на имя ЗАО НПП "Высоко дисперсные металлические порошки" (г. Екатеринбург) в отношении товаров 04 класса МКТУ - "вазелин технический, графит смазочный, жидкости смазочно-охлаждающие, масла смазочные, материалы смазочные, смазки консистентные".

25.01.2007 г. ООО "ВМПАВТО" подало возражение в Палату по патентным спорам против регистрации товарного знака "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" по свидетельству N 302293 по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Решением Палаты по патентным спорам, утвержденным 23.10.2007 г. руководителем Роспатента, возражение от 25.01.2007г. удовлетворено, правовая охрана товарного знака "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" по свидетельству N 302293 признана недействительным полностью.

Считая указанное решение Палаты по патентным спорам незаконным, нарушающим его права и законные интересы, заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением по настоящему делу.

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для дела обстоятельства, применил нормы материального права, подлежащие применению и на их основании, сделал правомерный вывод об отсутствии совокупности условий, необходимых для удовлетворения заявленных требований.

Принимая решение, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии со ст. 1 Закона о товарных знаках, товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Согласно ст. 2 ФЗ от 11.12.2002 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты 26.11.2004 г. поступления заявки N2004727474/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003г. N32, зарегистрированные в Минюсте РФ 25.03.2003 г. N 4322 (далее - Правила).

В силу абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложным или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Подпунктами (2.5.1) п. 2.5 Правил установлено, что к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Судом апелляционной инстанции установлено, что оспариваемый товарный знак "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" по свидетельству N 302293 представляет собой выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов словесные элементы "РЕМЕТАЛЛ" и "REMETALL", не имеющие смыслового значения и не указывающие на какие-либо характеристики товара или его изготовителя.

Правовая охрана товарного знака "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" по свидетельству N 302293 предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ, а именно: "вазелин технический, графит смазочный, жидкости смазочно-охлаждающие, масла смазочные, материалы смазочные, смазки консистентные".

Из представленных документов следует, что ООО "ВМПАВТО" с 2001 года осуществляло производство препаратов-реметаллизантов "REMETALL", реализацию препаратов "Реметалл" и "Реметалл-Т" в ряде регионов Российской Федерации: Тюмень, Оренбург, Иркутск, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Красноярск, Краснодар и др., а также за рубеж: Латвию, Украину, Болгарию, что подтверждается техническим условиям ТУ 0257-007-45540231-2001 (введенным в действие с 01.09.2001г.), справками о реализации препаратов "Реметалл" и "Реметалл-Т" за 2001-2002 гг., сертификатами соответствия и прилагаемые заключения.

Кроме того, продвижение товара на рынке сопровождалось производством рекламной продукции и участием в рекламных компаниях ООО "ВМПАВТО", что подтверждается образцами журналов "За рулем", "5 колесо", распечатками архивов Интернет сайта.

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о том, что до даты приоритета спорного товарного знака ООО "ВМПАВТО" являлось единственной организацией, маркирующей свой товар обозначением "REMETALL".

В целях определения возможности введения потребителя в заблуждение относительно товарного знака "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" Палатой по патентным спорам был проведен сравнительный анализ препарата-реметаллизанта, выпускаемого ООО "ВМПАВТО" и товаров 04 класса МКТУ, маркируемых оспариваемым товарным знаком, который показал сходство до степени смешения товарных знаков, используемых заявителем и ООО "ВМПАВТО".

В соответствии с п. 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбытое товара, круг потребителей и другие признаки.

Реализация товарного знака "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" по свидетельству N 302293 произведена в отношении товаров 04 класса МКТУ, а именно: "вазелин технический, графит смазочный, жидкости смазочно-охлаждающие, масла смазочные, материалы смазочные, смазки консистентные".

ООО "ВМПАВТО" занимается производством препаратов - реметаллизантов. В соответствии с ТУ 0257-007-45540231-2001, реметаллизанты являются специальными добавками в автомобильные масла с целью улучшения противоизносных свойств и относятся к классу специальных смазочных материалов.

Анализ товаров 04 класса МКТУ, для маркировки которых предназначен оспариваемый товарный знак, показывает, что они относятся к одной родовой и видовой группе, а именно к смазочным материалам, имеющих в своем составе твердый компонент в виде порошка мягкого металла, что и препарат - реметаллизант, производимый ООО "ВМПАВТО", что подтверждается заключением от 20.12.2004г. Органа по сертификации нефтепродуктов и газа АНО "Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов" относительно трех препаратов, аналогичных препарату "REMETALL" (т. 2 л.д. 80, 81).

Исходя из изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что маркируемые заявителем оспариваемым товарным знаком и продукция, маркируемая ООО "ВМПАВТО", имеют одно и то же назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей, т.е. являются однородными товарами.

При таких обстоятельствах, использование оспариваемого товарного знака заявителем для маркировки препаратов - реметаллизантов и однородных им товаров способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, так как продолжительность и интенсивность использования ООО "ВМПАВТО" обозначения "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" до даты приоритета оспариваемого товарного знака, объем продаж, реклама и др. привели к тому, что обозначение "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" ассоциируется в сознании потребителя с производителем - ООО "ВМПАВТО", а следовательно, потребитель, приобретая товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, может быть введен в заблуждение относительно его изготовителя.

Доводы заявителя о том, что накладные не являются доказательствами, подтверждающими наличие ассоциативной связи между товарами, маркированными обозначением "REMETALL" и ООО "ВМПАВТО", как производителем этих товаров, а также о необходимости для этого представления социологических опросов, правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку действующим законодательством не установлен перечень документов, на основании которых можно было бы подтвердить или опровергнуть способность обозначения ввести потребителя в заблуждение. Кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака ООО "ВМПАВТО" являлось единственным производителем, использующим обозначение "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" для маркировки своей продукции.

Доводы заявителя о том, что решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.02.2005г. по делу N А40-62493/04-83-619 имеет преюдициальное значение, необоснованны, поскольку предметом рассмотрения по данному делу был иной товарный знак, и основания для оспаривания его регистрации являлся п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках. Кроме того, в решении суд указал на то, что значительное сходство товарных знаков NN 209040, 210870, 210871, 221084, 229005 сторонами не оспаривается. Вывод о сходстве до степени смешения по звуковому и графическому признакам товарных знаков "РИМЕТ" и "REMETALL" не содержится ни в решении Палаты по патентным спорам от 23.10.2007г., ни в решении Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2005г. по делу N А40-62493/04-83-619.

Следует признать обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя другого лица (в том числе заявителя) может рассматриваться, как способная ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, и, следовательно, как не соответствующая требованиям п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках.

Решение Палаты по патентным спорам направлено на защиту прав потребителя в целях ограждения его от введения в заблуждение относительно качества товаров, относительно изготовителя товара, поскольку товарный знак несет в себе функции их индивидуализации.

Палатой по патентным спорам правильно установлены обстоятельства, подтверждающие наличие оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

При принятии настоящего постановления суд апелляционной инстанции также учитывает постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2007 г. по делу N А40-14251/07-26-105, оставленное без изменения постановлением ФАС МО от 28.05.2008 г. N КА-А40/1580-08, которым подтверждена законность решения Палаты по патентным спорам в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "РЕМЕТАЛЛ/REMETALL" в отношении товаров 04 класса МКТУ.

При таких обстоятельствах, решение Палаты по патентным спорам от 23.10.2007г. N 2004727474/50(972523), в соответствии с которым правовая охрана товарного знака по свидетельству N 302293 прекращена досрочно, является законным и обоснованным.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, с учетом установленных в суде обстоятельств, не опровергают выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Таким образом, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела, что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном суде, поскольку в обоснование жалобы ответчик указывает доводы, которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и получили надлежащую оценку в судебном решении.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято по представленному и рассмотренному заявлению, с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2008 по делу N А40-858/08-5-12 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:

Л.А. Москвина

Судьи

С.Л. Захаров О.В. Демидова