Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2011 г. N 09АП-3506/2011.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2011 г. N 09АП-3506/2011

г.Москва

Дело N А40-102665/10-15-871

24 марта 2011 г.

N 09АП-3506/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 17.03.2011.

Постановление изготовлено в полном объеме 24.03.2011

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей Веклича Б.С., Попова В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Пилот"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2010

по делу N А40-102655/10-15-871 судьи Барабанщиковой Л.М.

по заявлению ООО "Пилот" (ИНН 3525139230, ОГРН 1043500058282)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

третьи лица: СПК "Вологодский стандарт" (ИНН 3528455706, ОГРН 1093528005493); ООО "Копейка-Москва" (ИНН 7712196234, ОГРН 1027739014930)

о признании недействительным решения,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Акимовой М.А. паспорт 83 03 552050; Рыбина В.Н. паспорт 45 02 351678, Рыбиной Н.А. паспорт 45 02 351676 по доверенности от 15.03.2011,

представителя ответчика Кольцовой Т.В. по доверенности от 14.10.2010, удостоверение 346-30,

представителя ООО "Копейка-Москва" Арсеньева Ф.В. по доверенности от 26.04.2010, паспорт 46 06 398035,

представитель СПК "Вологодский стандарт" не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2010, принятым по данному делу, ООО "Пилот" отказано в удовлетворении требований о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 24.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" по свидетельству N 290998 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Суд мотивировал свои выводы соответствием оспариваемого решения Роспатента нормам действующего законодательства, поскольку доказательств надлежащего использования правообладателем товарного знака со словесным элементом "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" по свидетельству N 290998 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, заявителем не представлено.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Пилот" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. При этом податель жалобы указывает, что товарный знак использовался под контролем правообладателя, что подтверждается договором поставки от 01.08.2006 N СТМ 6540, заключенным между ООО Торговая компания "НУТРИТЕК "Молочные продукты" и ООО "Копейка-Москва", и дополнительным соглашением к нему от 01.02.2009. Отмечает, что производство ЗАО ПТК "Северное Молоко" молочной продукции с нанесением на упаковку товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" осуществлялось во исполнение названного договора, заключение которого было согласовано с заявителем. Полагает, что с момента вступления в силу части 4 Гражданского кодекса РФ письмо-согласие от 03.08.2006 необходимо рассматривать как документ, выражающий волю правообладателя на использование товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" при производстве продукции указанным в письме лицом и предусмотренным в письме способом. Указывает также на участие заявителя в контрольных действиях по проверке качества продукции, производимой под товарным знаком "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" и участие в контроле введения товара в гражданский оборот. Полагает, что правообладатель имеет право не участвовать самостоятельно в производстве продукции, а может поручить такое производство другому лицу. Считает, что договоры поставки от 15.05.2006, от 10.08.2009, товарные накладные, счета-фактуры и платежные поручения по указанным договорам, свидетельствующие, по мнению заявителя, о реализации продукции, а также агентский договор от 20.07.2007, являются документами, подтверждающими дальнейшую реализацию ООО "Копейка-Москва" продукции и ее доведение до потребителя.

В судебном заседании представители заявителя доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме, по основаниям, изложенным в жалобе и дополнениях к ней.

Представитель Роспатента с апелляционной жалобой не согласился в силу несостоятельности ее доводов, просил решение суда оставить без изменения, как законное и обоснованное, в удовлетворении требований апелляционной жалобы отказать. Изложил доводы, указанные в письменных пояснениях. Считает оспариваемое решение законным и обоснованным, полагает, что документы, представленные заявителем, не свидетельствуют о надлежащем использовании им товарного знака.

Представитель ООО "Копейка-Москва" в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы заявителя, просил отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель СПК "Вологодский стандарт", надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в связи с чем суд апелляционной инстанции, при отсутствии возражений со стороны явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрел дело в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ, в отсутствие названного третьего лица.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя и третьего лица - ООО "Копейка-Москва", поддержавших доводы и требования апелляционной жалобы, а также представителя ответчика, поддержавшего решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции полагает необходимым оставить обжалуемое решение суда без изменения, основываясь на следующем.

Регистрация товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" по заявке N 2004709741/50 с приоритетом от 30.04.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.06.2005 за N 290998 на имя ООО "Пилот", г.Вологда, в отношении товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству N 290998 представляет собой словесное обозначение "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам от ООО "СХПК "Вологодский стандарт" поступило заявление от 29.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" по свидетельству N 290998 полностью, в связи с его неиспользованием.

Решением Роспатента от 24.05.2010 вышеназванное заявление удовлетворено, действие правовой охраны товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" по свидетельству N 290998 досрочно прекращено частично, с сохранением ее в отношении детского питания, муки для детского питания (05 класс МКТУ).

Считая указанное решение незаконным и нарушающим права и законные интересы ООО "Пилот", последнее обратилось в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента.

Согласно ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя.

В настоящем случае совокупности указанных условий, необходимых для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным, не установлено.

Суд первой инстанции при принятии обжалуемого решения правильно исходил из того, что в соответствии со ст.5 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 названной статьи Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом в силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом изложенного, суд правильно принял во внимание, что с учетом даты поступления заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (18.11.2009), период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, то есть с 18.11.2006 по 17.11.2009.

При этом при рассмотрении вопроса об использовании товарного знака по свидетельству N 290998 до 01.01.2008 подлежит применению Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 (далее также - Закон).

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 названного Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В настоящем случае, оценив в совокупности все обстоятельства дела и имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом Роспатента, нашедшим свое подтверждение в суде первой инстанции, о том, что представленные правообладателем в качестве доказательств использования заявителем спорного товарного знака в рассматриваемый период документы, не подтверждают его надлежащее использование.

Представленные заявителем копии лицензионного договора от 01.01.2009, заключенного между правообладателем товарного знака по свидетельству N 290998 и ОАО "Торговый дом "Копейка", зарегистрированного Роспатентом 11.12.2009, за номером РД 0058060, сублицензионного договора от 01.02.2009, заключенного между ОАО "Торговый дом "Копейка" и ООО "Копейка-Москва", зарегистрированного Роспатентом 17.12.2009 за номером РД 0058351, доказательства их регистрации, протоколы согласования размера лицензионного вознаграждения, платежные поручения в погашение задолженности по лицензионным договорам от 01.01.2010 и от 01.02.2009, акт, подтверждающий сумму выплаченного лицензионного вознаграждения, правомерно не приняты судом в качестве надлежащего доказательства использования товарного знака по свидетельству N 290998 в оспариваемый период.

Согласно п.3 ст.433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В соответствии с п.1 ст.1490 ГК РФ лицензионный договор подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Вместе с тем указанные лицензионный и сублицензионный договоры, на которые ссылается заявитель, зарегистрированы 11 и 17 декабря 2009 года, то есть за пределами рассматриваемого периода с 18.11.2007 по 17.11.2009.

Отсутствие регистрации лицензионного и сублицензионного договоров в период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, влечет невозможность признания действий лицензиата по исполнению данных договоров в качестве надлежащего использования товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона.

Учитывая изложенное, представленные правообладателем лицензионный и сублицензионный договоры нельзя признать надлежащими доказательствами использования товарного знака по свидетельству N 290998 в оспариваемый период.

Нельзя признать обоснованной и ссылку в апелляционной жалобе на договор поставки от 01.08.2006 N СТМ 6450 и дополнительное соглашение к нему от 01.02.2009, а также товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения за 2009 год по указанному договору поставки.

Согласно названному договору поставки от 01.08.2006, ООО ТК "НУТРИТЕК "Молочные продукты" (поставщик) обязалось поставлять ООО "Копейка-Москва" (покупатель) молоко и масло сливочное под собственной торговой маркой покупателя "Вологодский стандарт". Производителем товара указано ЗАО ПТК "Северное молоко".

Однако договор с производителем товара, который позволил бы установить, что производство товаров осуществлялось именно ЗАО ПТК "Северное молоко" в интересах сторон по договору поставки, а также доказательства того, что ООО "Копейка-Москва" являлось на момент заключения договора поставки от 01.08.2006 и в оспариваемый период правообладателем товарного знака по свидетельству N 290998 или его лицензиатом, в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, ни договор, ни дополнительное соглашение к нему не свидетельствуют о том, что правообладатель заказал производство продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, право собственности на которую в дальнейшем перешло к нему, и не свидетельствуют о том, что такой товар был реализован (введен в гражданский оборот) правообладателем, в связи с чем не принимаются как необоснованные доводы заявителя о том, что в данном случае правообладатель не участвовал самостоятельно в производстве продукции, а поручил такое производство другому лицу.

Обоснованно не принято судом первой инстанции в качестве доказательства доводов заявителя письмо-согласие ООО "Пилот" от 03.08.2006 на использование ООО ТК "НУТРИТЕК" "Молочные продукты" товарного знака (том 1 л.д.37), поскольку документы, подтверждающие, что правообладатель производил или заказывал производство продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, а в дальнейшем реализовывал принадлежащую ему продукцию или поручал ее реализацию (введение в гражданский оборот) на основании договора, в материалах дела также отсутствуют.

По смыслу вышеприведенных норм Закона о товарных знаках и Гражданского кодекса РФ, под использованием товарного знака понимается введение в гражданский оборот правообладателем, под его контролем или его лицензиатом товара, маркированного оспариваемым товарным знаком.

Между тем в настоящем случае вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству N 290998 не вводил товары 29 и услуги 35 классов МКТУ в гражданский оборот, и не поручал совершение таких действий в своих интересах другим лицам.

На основании письма-согласия правообладатель не осуществляет контроль использования товарного знака, а передает свои права на использование товарного знака другому лицу. Однако законодательством в области товарных знаков не предусмотрена такая передача прав на товарный знак как письмо-согласие. Кроме того, передача прав на использование подлежит регистрации в Роспатенте, как было указано выше.

Помимо этого, к указанному письму не применимы положения пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, так как на дату его подписания 4 часть ГК РФ не действовала. Следовательно, применению подлежала статья 22 Закона, которая допускает использование товарного знака самим правообладателем, либо его лицензиатом.

Также не являются надлежащим доказательством использования товарного знака и договоры поставки от 15.05.2006, от 10.08.2009, товарные накладные, счета фактуры и платежные поручения по указанным договорам, свидетельствующие о реализации ООО "Копейка-Москва" продукции, в том числе маркированной оспариваемым товарным знаком, а также агентский договор от 20.07.2007, товарно-транспортные накладные, отчет по указанному договору, фотографии, поскольку не подтверждают использование товарного знака правообладателем или его лицензиатом в оспариваемый период.

Кроме того, из товарно-транспортных накладных к агентскому договору невозможно установить, под какими обозначениями реализуются товары, все обозначения сокращены. Отсутствуют платежные поручения, свидетельствующие об исполнении агентского договора.

Также не содержат какой-либо информации об использовании оспариваемого товарного знака и представленные заявителем Сертификаты соответствия на товар "масло" и "молоко", отчеты и переписка между правообладателем и ООО "Копейка-Москва", в том числе письмо от 12.01.2008 N 25 (том 1 л.д.38), поскольку не свидетельствуют об использовании товарного знака самим правообладателем или под его контролем.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что контроль использования товарного знака правообладателем заключается в осуществлении контроля над введением товара, принадлежащего правообладателю, в гражданский оборот. Поручение проведения контроля качества товара не относится к введению в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

При таких данных, доводы заявителя жалобы об участии в контрольных действиях по проверке качества продукции, производимой под товарным знаком "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ", и участии в контроле введения товара в гражданский оборот, являются несостоятельными.

Изложенное свидетельствует о том, что доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ заявителем не представлено, а представленные правообладателем документы не подтверждают надлежащее использование товарного знака "ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ" по свидетельству N 290998 в рассматриваемый период с 18.11.2006 по 17.11.2009.

Вышесказанное позволяет признать оспариваемое решение Роспатента от 24.05.2010 законным и обоснованным, принятым в соответствии с действующим законодательством о товарных знаках и обстоятельствами дела.

Учитывая изложенное, вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных Обществом требований является правомерным.

Суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 23.12.2010 по делу N А40-102665/10-15-871 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.Пронникова

Судьи

Б.С.Веклич В.И.Попов