Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2008 г. N 10АП-1706/2008

г. Москва

06 августа 2008 г.

Дело N А41-К1-21073/06

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 августа 2008 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Быкова В.П., Мизяк В.П.

при ведении протокола судебного заседания: Чернявской Д.А.,

от истца: Моштаков А.В., представитель по доверенности б/н от 26.03.2008; Серго А.Г., представитель по доверенности б/н от 11.09.2006,

от ответчика: извещен, не явился,

от третьего лица: извещен, не явился,

рассмотрев в судебном заседании дело N А41-К1-21073/06 по иску ЗАО "Торговый дом Эдил" к ООО "Адлабс.ру" о прекращении нарушения прав истца на товарный знак в сети Интернет и взыскании 100 000 руб. компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Эдил" (далее - ЗАО "Торговый Дом Эдил") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Адлабс.ру" (далее - ООО "Адлабс.ру") о признании администрирования ответчиком доменного имени "HOLODОК.info" в российском сегменте Интернета нарушением прав истца на товарный знак "HOLOD", запретить ответчику использовать обозначение "HOLODok", сходное с товарным знаком истца "HOLOD", в том числе в сети Интернет, в доменном имени, взыскать с ответчика 100 000 рублей, компенсации, предусмотренной законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и именованиях мест происхождения товаров".

До принятия судом решения по существу спора, истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было заявлено, и судом удовлетворено ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просил запретить ответчику использовать обозначение "HOLODОК", сходное с товарным знаком истца "HOLOD", в сети Интернет, в том числе в доменном имени, обязать ответчика опубликовать судебное решение в изданиях "Коммерсант", "Ведомости", "Профиль" и в изданиях, посвященных бытовой технике, взыскать с ответчика денежную сумму в размере 100 000 рублей, в качестве компенсации, предусмотренной Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.04.2008 в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции ЗАО "Торговый Дом Эдил" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2008 решение суда первой инстанции отменено по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Баранов Антон Игоревич.

Дело назначено к рассмотрению по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (ч.5 ст.270 АПК РФ).

В судебном заседании апелляционного суда представитель ЗАО "Торговый Дом Эдил" поддержал исковые требования в полном объеме.

ООО "Адлабс.ру" и Баранов Антон Игоревич уведомлены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, однако своих представителей в суд апелляционной инстанции не направили.

Отзывы на исковое заявление в суд апелляционной инстанции не поступили.

Заслушав представителя истца, изучив доводы искового заявления, исследовав и оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, апелляционный суд пришел к выводу о том, что в удовлетворении иска следует отказать по следующим основаниям.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о запрещении использования обозначения "HOLODОК" в сети Интернет, по мнению истца, сходного до степени смешения с товарным знаком "HOLOD" принадлежащим ему, в том числе в доменном имени.

Исковые требования основаны на нормах Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на нарушение ответчиком его исключительных прав на товарные знаки "HOLOD", "ХОЛОД", и "HOLODILNIK", выразившееся в использовании ответчиком сайта с доменным именем "HOLODОК.info" для продвижения товаров через Интернет-магазин и оказании снабженческих услуг для третьих лиц через Интернет, что подтверждается протоколом осмотра вещественных доказательств от 03.04.2006.

В качестве доказательств, подтверждающих схожесть до степени смешения доменного имени "HOLODОК.info" с товарным знаком "HOLOD", истец ссылается на письменную консультацию ФГУ ФИПС "Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и анализ сходства обозначений, произведенный патентным поверенным РФ Кудаковым А.Д.

Исходя из предмета и основания иска, заявленных по настоящему делу, апелляционным судом установлено следующее.

Истцом зарегистрированы товарные знаки "HOLOD" (свидетельство о регистрации N 285059, приоритет товарного знака 30.07.2004, классы 07, 35 МКТУ, срок действия регистрации до 30.07.2014), "ХОЛОД" (свидетельство N 142548/1, приоритет 12.04.1995, классы 35,42 МКТУ, срок действия до 12.04.2005) и "HOLODILNIK" (свидетельство N 303134, приоритет 28.04.2003, класс 35 МКТУ, срок регистрации до 28.04.2013).

Указанные товарные знаки, как пояснил истец, используются им с целью продвижения и предложения к продаже в сети Интернет бытовой техники (преимущественно холодильников), свои сайты истец использует на доменах HOLOD.RU, HOLOD.INFO, HOLODILNIK.RU.

При этом, указав на то, что домен HOLODOK.info используется ответчиком для осуществления продажи и рекламы холодильников и морозильников в сети Интернет, то есть ООО "Адлабс.ру" осуществляет продвижение тех же товаров и услуг, что и истец.

По мнению истца, домен используемый ответчиком сходен до степени смешения с товарным знаком истца, прежде всего с товарным знаком "HOLOD", использование ответчиком домена для продвижения и продажи товаров через сеть Интернет, нарушает права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

При отмене решения суда первой инстанции (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2008) по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, истцу было предложено уточнить исковые требования и уточнить процессуальное положение лиц, участвующих в деле.

Однако истец настаивал на первоначальных требованиях, процессуальное положение лиц им не уточнялось. Ходатайство о проведении судебной экспертизы на предмет установления схожести до степени смешения принадлежащего истцу товарного знака "HOLOD" и используемого в наименовании доменного имени "HOLODОК" не заявлялось.

В суде апелляционной инстанции представитель истца настаивал на том, что письменная консультация ФГУ ФИПС "Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и анализ сходства обозначений, произведенный патентным поверенным РФ Кудаковым А.Д. являются достаточными доказательствами, свидетельствующими о наличии оснований признать наименование доменного имени "HOLODОК.info" и слова "HOLODОК" схожим до степени смешения с товарным знаком "HOLOD", принадлежащего истцу.

При таких обстоятельствах апелляционный суд в силу части 5 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по предъявленному иску на основании имеющихся в деле материалов.

Судом апелляционной инстанции было установлено, что исключительными правами на доменное имя www.HOLODOK.info обладает Баранов Антон Игоревич.

Распечаткой "Центра регистрации доменов", представленной представителем истца, подтверждается, что администратором доменного имени "HOLODОК.info" с 27.01.2005 и по настоящее время является Баранов А.И.

Указанные обстоятельства не отрицались сторонами по делу ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции.

Понятие администратора домена дано в Регламенте регистрации доменов в доменах NET, COM, ORG, BIZ, INFO , NAME", утвержденном 15.04.2002 директором АНО РСИЦ в соответствии с которым Администратором домена является лицо, на имя которого зарегистрирован домен. Администратор определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

ООО "Адлабс.ру" использует доменное имя www.HOLODOK.info на основании заключенного с Барановым А.И. лицензионного договора о передаче неисключительных прав N 1 от 01.03.2005.

Подлинник указанного договора обозревался судом апелляционной инстанции в судебном заседании 08.07.2008, что отражено в протоколе судебного заседания.

В соответствии с данным договором доменное имя передано ответчику для издания и использования сроком на 30 лет. В соответствии с пунктом 1.2 договора под использованием домена понимается его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

Ответчику предоставлено право использовать домен в целях размещения рекламно-информационного портала о холодильном оборудовании, размещать на нем свое программное обеспечение, а так же информационные материалы. Создавать текстовое и графическое наполнение сайта, размещенного по указанному доменному имени (п. 2.1 договора).

По условиям изложенных в пункте 1.3 договора Баранов А.И. гарантирует, что домен зарегистрирован в полном соответствии с правилами, предусмотренными доменной зоной ".info". Условий переводящих на ответчика обязанности и ответственность администратора домена названный договор не содержит.

Указанный договор заключен Барановым А.И. с ООО "Адлабс.ру" как физическим лицом и является возмездным, что следует из п.3.1 договора.

При таких обстоятельствах доводы истца, о том, что поскольку Баранов А.И. является генеральным директором и участником ООО "Адлабс.ру" ответчик обязан нести ответственность как администратор доменного имени является несостоятельным.

Исходя из буквального толкования заявленных исковых требований и положений пункта 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требования о запрете использования ответчиком доменного имени "HOLODОК.info" в сети Интернет не могут быть удовлетворены, поскольку указанные требования фактически сводятся к прекращению администрирования доменного имени, а ООО "Адлабс.ру", как лицо, не являющее администратором этого доменного имени, не вправе прекратить его администрирование, а лишь вправе использовать указанный домен на основании лицензионного договора от 01.03.2005 N 1.

Кроме того, оценив представленные сторонами доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истцом не доказано сходство до степени смешения товарного знака "HOLOD" с наименованием доменного имени "HOLODОК.info" и слова "HOLODОК".

С настоящим иском истец обратился до вступления в законную силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Согласно пункту 2 статьи 4 указанного Закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

При этом Закон не содержит исчерпывающего (закрытого) перечня возможных видов использования товарного знака, причисляя к таким способам использование знака в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации, то есть запрет несанкционированного использования товарных знаков в качестве доменных имен.

Исходя из указанных положений Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), в предмет доказывания в рамках заявленных по настоящему делу исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак; используется ли товарный знак; является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т.е. однородных товаров и услуг.

Аналогичные нормы содержатся в положениях статьей 1225, 1226, 1229, 1231-1233, 1248, 1250, 1252, 1253 и параграфе 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая).

В данном конкретном случае, учитывается специфика спорных правоотношений, обусловленная тем, что настоящий иск заявлен о защите прав на товарный знак от незаконного использования в сети Интернет.

В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Подпунктом 14.4.2.2 Правил указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Сторонами не было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, в связи с чем суд апелляционной инстанции посчитал возможным самостоятельно провести сравнительный анализ представленных обозначений на основании вышеуказанных Правил и действующего законодательства, а также, учитывая, что одним из доводов иска является смешения указанных слов именно у русскоязычного потребителя в сети Интернет, и пришел к выводу об отсутствии тождества обозначений и об отсутствии их сходства до степени смешения между сравниваемыми словесными обозначениями.

Исходя из доводов, высказанных истцом в подтверждение своей правовой позиции по иску, суд апелляционной инстанции при сравнении словесных обозначений "HOLODОК" используемого в доменном имени "HOLODОК.info" и товарного знака "HOLOD" пришел к выводу о том, что поскольку истец ссылался на возможность смешения русскоязычными потребителями в сети Интернет наименования доменного имени "HOLODОК.info" с товарным знаком "HOLOD" судом апелляционной инстанции произведен сравнительный анализ транслитерации русских слов ХОЛОД и ХОЛОДОК приведенный латинскими буквами в наименовании доменного имени "HOLODОК.info" и товарного знака "HOLOD" с учетом выводов, изложенных в Решении ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" Роспатента от 27.10.2007, согласно которым "HOLOD" с точки зрения звукового состава признан словом, а не буквосочетанием (т. 1 л.д. 49).

Товарный знак "HOLOD" согласно свидетельству о регистрации N 285059 представляет собой комбинированное обозначение содержащее в себе, как изобразительное обозначение, так и словесное обозначение.

В данном конкретном случае для рассмотрения настоящего спора существенное значение имеет установление сходности до степени смешения словесного обозначения товарного знака "HOLOD" со словесным обозначением доменного имени www. "HOLODОК.info"

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся похожими или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Аналогичная норма закреплена в положениях статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту "г" пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного подпункта, то есть звуковое, графическое и сематическое сходство сравниваемых словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктами 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, приходит к выводу о том, что словесное обозначение товарного знака "HOLOD" не является сходным до степени смешения со словесным обозначением доменного имени www. "HOLODОК.info", поскольку, проводя сравнительный анализ указанных слов в транслитерации русских слов ХОЛОД и ХОЛОДОК, пришел к выводу о том, что указанные слова являются однокоренными словами, различными по смыслу и звуковому воспроизведению, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, содержащими понятия названных слов, изложенных в Толковом словаре русского языка Ушакова (т. 1 л.д. 68-69), и не могут ввести в заблуждение русскоязычного потребителя относительно товара или его изготовителя, лица предоставляющего услуги.

В данном конкретном случае, по мнению суда апелляционной инстанции, имеется различие по двум критериям звуковому и сематическому, что позволяет сделать вывод об отсутствии опасности реального смешения в глазах русскоязычного потребителя словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением доменного имени, используемого ответчиком.

Предъявленные истцом в качестве доказательств обоснованности исковых требований текста письменной консультации, осуществленной ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", и анализа, произведенного патентным поверенным РФ Кудаковым А.Д., исследованы и оценены апелляционным судом в соответствии с требованиями статьей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязанности с другими доказательствами по делу.

Консультация ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" во-первых, имеет консультационный характер и не является экспертным заключением, во-вторых, выводы, приведенные в ней, не носят утвердительного характера, а содержат предположительный вывод о том, что словесное обозначение "HOLODОК" размещенное на интернет страничке "HOLODОК.info" может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 285059 в отношении предоставления однородных услуг без приведения мотивов сделанных выводов (т. 1 л.д. 61).

Заключение (анализ) Патентного поверенного Кудакова А.Д. так же не содержит однозначного вывода о сходстве до степени смешения словесных обозначений "HOLODОК" и "HOLOD". При этом следует отметить, что в указанном заключении не приведены мотивы, по которым патентный поверенный Кудаков А.Д. оценил степень смешения в гражданском обороте русскоязычными потребителями сравниваемых словесных обозначений как очень высокую. Следует отметить, что наличие сходства до степени смешения товарного знака "HOLOD" по свидетельству о регистрации N 305575 с наименованием доменного имени "HOLODОК.info" не заявлялось в исковых требованиях.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции признал вышеуказанные доказательства недостаточными и ненадлежащими при установлении обстоятельств о доказанности схожести до степени смешения сравниваемых слов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у русскоязычного потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Судом установлено, что товарный знак "HOLOD" согласно свидетельству N 285059 удостоверяет исключительное право владельца товарного знака в отношении товаров и услуг 7, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

При этом истец ссылался на то, что им используются доменные имена HOLOD.RU, HOLOD.INFO, HOLODILNIK.RU с целью реализации бытовой техники, в том числе холодильников, предоставив только доказательства использования доменного имени HOLODILNIK.RU в период с 2003 по 2006 годы.

Следует отметить, что на момент предъявления настоящего иска и рассмотрения спора по существу истец утратил исключительные права на товарный знак "ХОЛОД" (свидетельство N 142548/1, приоритет 12.04.1995, классы 35,42 МКТУ, срок действия до 12.04.2005). Доказательств обратного суду апелляционной инстанции не представлено, поскольку заявка на регистрацию товарного знака не свидетельствует о наличии исключительных прав на этот товарный знак.

Согласно нотариально заверенному протоколу осмотра доказательств от 03.04.2006 ответчиком, как пользователем доменного имени www. "HOLODОК.info", использовалось указанное доменное имя во Всемирной компьютерной сети Интернет, с целью размещения на сайте информационных сведений, в том числе приведение сведений о средних ценах на холодильники различных производителей.

Требование об опубликовании судебного решения за счет ООО "Адлабс.ру" в изданиях "Коммерсант", "Ведомости", "Профиль" и в изданиях, посвященных бытовой технике не подлежит удовлетворению в связи с вышеизложенным, а также с учетом того, что через указанные информационные издания ответчик не осуществлял продвижение товаров и услуг на российском рынке.

Ввиду недоказанности исковых требований отсутствую правовые основания и для взыскания с ответчика 100 000 рублей, в качестве компенсации, предусмотренной Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Руководствуясь статьями 176, частью 5 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Председательствующий

Н.А. Кручинина

Судьи

В.П. Быков В.П. Мизяк