Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2008 г. N 16АП-1821/08

г. Ессентуки

Дело N А15-117/2008

11 ноября 2008 г.

Вх.16АП-1821/08

Резолютивная часть постановления объявлена 11 ноября 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 ноября 2008 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фриева А.Л.,

судей: Афанасьевой Л.В., Мельникова И.М.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Валиевой К. А-А.

рассмотрев апелляционную жалобу ЗАО ВКЗ "Дагвино" на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 14.07.2008.

по делу N А15-117/2008

по исковому заявлению ЗАО "ВКЗ Дагвино" к ООО "ВКЗ Кизляр" о взыскании 42 537 120 руб. убытков

при участии в заседании:

от ВКЗ "Дагвино": Зулпикаров Д.Г. - по ордеру,

от ВКЗ "Кизляр": Хабибулаев Ш.М. - по доверенности от 10.11.2008,

от ООО ПМП "Урари": не явился, извещено 23.10.2008.,

УСТАНОВИЛ

Закрытое акционерное общество "ВКЗ "Дагвино" (далее - ЗАО "Дагвино") обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью ВКЗ "Кизляр" (далее - ООО "Кизляр") об изъятии из реализации контрафактной продукции и возмещении убытков в размере 45 810 000 руб.

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "ПМП "Урари" (далее - ООО "Урари"). Заявлением от 19.03.08 представитель истца уточнил требования и просил признать незаконными действия ответчика и обязать его прекратить производство и рекламу алкогольной продукции с использованием товарного знака "Лезгинка". Заявлением об отзыве уточненных требований от 04.04.08 истец отзывает свои исковые требования от 19.03.08 и оставляет на рассмотрение суда первоначальные исковые требования от 29.01.08. Заявлением от 13.05.08 представитель истца просит обязать ответчика прекратить рекламу алкогольной продукции с использованием товарного знака "Лезгинка" и в счет возмещения убытков взыскать незаконно полученный доход в сумме 42 537 120 руб. Заявлением от 17.06.08 истец отказывается от исковых требований в части устранения нарушений в отношении исключительных прав на товарный знак согласно заявлению от 04.04.08 об изъятии из реализации контрафактного товара и запрета рекламы коньячной продукции.

Таким образом, с учетом всех уточнений исковых требований судом рассмотрено требование о взыскании 42 537 120 руб. упущенной выгоды. Исковое требование мотивировано тем, что ООО ВКЗ "Кизляр" незаконно использовал товарный знак "Лезгинка" при изготовлении коньячной продукции, чем причинил истцу убытки. Незаконность использования товарного знака подтверждена заключением экспертизы. Размер убытков определен исходя из стоимости реализованной ответчиком продукции с данным товарным знаком.

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 14.07.08. по делу N А15-117/2008 в удовлетворении иска отказано. Суд пришел к выводу, что истец не доказал убытки.

Истец не согласился с данным решением суда, в связи с чем подал апелляционную жалобу. В своей апелляционной жалобе истец указывает, что размер убытков определен исходя из накладных и счетов-фактур ответчика, то есть документов по реализации коньячной продукции. В судебном заседании истец просил отменить решение суда, удовлетворив исковые требования.

Ответчик просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив без изменения решение суда.

Рассмотрев материалы дела и апелляционную жалобу, выслушав доводы сторон, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о необходимости оставления решения суда без изменения, а апелляционной жалобы - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 262456, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 26.01.04, ВКЗ "Дагвино" является правообладателем товарного знака "Лезгинка".

Однако, в нарушение требований законодательства ответчик незаконно использовал данный товарный знак при изготовлении коньячной продукции. Генеральный директор ООО ВКЗ "Кизляр" Магомедрасулов А.М. в письме от 24.09.07, направленном в адрес генерального директора ВКЗ "Дагвино" Красновой Л.М., признал факт использования товарного знака "Лезгинка" при изготовлении и реализации коньячной продукции ВКЗ "Кизляр". При этом с декабря 2006 года по июль 2007 года ВКЗ "Кизляр" реализован коньяк КВ "Лезгинка" в количестве 137000 бутылок по 0,5 л и 63000 бутылок по 0,25 л на общую сумму 45 810 000 рублей. Кроме того, ВКЗ "Кизляр" незаконно проводил рекламу коньяка "Лезгинка" в сети Интернет по факсу потребителям.

Несмотря на предупреждения о прекращении использования товарного знака "Лезгинка", ВКЗ "Кизляр" продолжал производить и реализовывать коньяк, незаконно используя товарный знак "Лезгинка", что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. В качестве обоснования заявленных требований истец представил в дело свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 262456, переписку ответчика с истцом по факту использования товарного знака, акт экспертного исследования N 03/17 от 10.03.08.

В силу п. 1 ст. 4 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - закон "О товарных знаках") правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется в том числе путем предъявления требования о прекращении нарушения или взыскании причиненных убытков (п. 2,4 ст. 46 Закона "О товарных знаках").

Из материалов дела видно, что обращение истца в суд обусловлено использованием ответчиком товарного знака (знака обслуживания), правообладателем которого в соответствии со свидетельством N 262456, выданным Российским агентством по патентам и товарным знакам, является ЗАО "ВКЗ "Дагвино".

Тем самым суд находит, что словесный элемент "Лезгинка" является охраняемым и ему предоставлена самостоятельная правовая охрана. Из акта экспертного исследования от 10.03.08, составленного экспертом Мордвиновой В.В., следует, что этикетка коньяка "Лезгинка", изображенная в рекламном буклете ООО "Вино-коньячный завод "Кизляр", схожа до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Лезгинка" по свидетельству N 262456, и что основные элементы изображений тождественны.

В качестве возражения об отсутствии сходности до степени смешения с товарным знаком "Лезгинка" ответчиком представлена в дело справка эксперта третьего экспертно-криминалистического отдела ЭКЦ при СК УВДТ с дислокацией на ст. Кизляр от 25.03.08 N 52. Однако суд первой инстанции обоснованно отклонил данный довод, поскольку перед экспертом не был поставлен вопрос о сходстве до степени смешения между этикеткой, проставленной на реализуемом товаре (коньячная продукция) и комбинированным товарным знаком "Лезгинка" по свидетельству N 262456. На разрешение эксперта были поставлены иные вопросы.

Суд первой инстанции непосредственно исследовал товарные знаки (этикетки) коньяка "Лезгинка", нанесенные на бутылочную коньячную продукцию ООО "ВКЗ "Кизляр", и с товарным знаком "Лезгинка" по свидетельству N 262456, в результате чего пришел также к выводу, что визуальный осмотр и сравнительный анализ признаков, характеризующих товарный знак по свидетельству N 262456, и товарный знак, нанесенный на коньячную продукцию ответчиком, свидетельствует об их сходстве до степени смешения и тождественности основных доминирующих элементов изображения.

Использование товарного знака "Лезгинка" при выпуске коньячной продукции в спорный период ООО "ВКЗ "Кизляр", также не оспаривается ответчиком. В письме от 24.09.07 N 95 ООО "ВКЗ "Кизляр" ставило в известность ЗАО "ВКЗ "Дагвино" об использовании его товарного знака КВ "Лезгинка" и реализации коньячной продукции с использованием данного товарного знака всего на сумму 45 810 000 руб. ООО "ВКЗ "Кизляр" просило ЗАО "ВКЗ "Дагвино" представить счет на оплату в размере 1% от стоимости реализованной продукции с использованием товарного знака истца.

Таким образом, обстоятельства дела свидетельствуют о правомерности довода истца о незаконном использовании ответчиком товарного знака "Лезгинка" по свидетельству N 262456. Доказательств использования ответчиком спорного товарного знака с разрешением истца не представлено. Следовательно, на основании п. 2 ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках" нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Однако, требование истца о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере 42 537 120 руб. судом обоснованно отклонено. В качестве обоснования довода о взыскании убытков (упущенной выгоды) истец в иске указывает, что произведенная им продукция, нереализованна вследствие появления на рынке коньяка "Лезгинка", изготовленного ответчиком с нарушением исключительных прав правообладателя. Истец также ссылается на наличие у него упущенной выгоды из-за неполучения прибыли от реализации собственного товара с использованием соответствующего товарного знака.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. По смыслу названной нормы истец, требующий возмещения убытков (упущенной выгоды), должен доказать неправомерный характер действий ответчика, наличие и размер убытков, причинную связь между понесенными убытками и противоправными действиями ответчика, а также принятие всех разумных мер к уменьшению размера ущерба. При этом доказыванию подлежит каждый элемент убытков, бремя доказывания которых в силу статьи 65 АПК РФ лежит на истце.

Как следует из материалов дела, суд первой инстанции неоднократно предлагал истцу подтвердить размер упущенной выгоды относимыми и допустимыми доказательствами (определение от 21.02.08, от 16.04.08, от 15.05.08). При этом истец также не воспользовался правом, предоставленным Законом "О товарных знаках", на взыскание компенсации, размер которой определяется судом с учетом грубости нарушения либо объема произведенной ответчиком продукции. Апелляционным судом также затребованы от истца доказательства причиненных убытков, их размера. Однако, истец в судебном заседании апелляционного суда каких-либо дополнительных доказательств причиненных убытков и их размера не представил. Таким образом, истец не доказал как размер убытков, так и причинную связь между противоправным поведением ответчика, упущенной выгодой в результате незаконного использования товарного знака. Наличие и размер упущенной выгоды подлежат доказыванию. Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо было обосновать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы, если бы ответчик не нарушил исключительное право на товарный знак при обычных условиях гражданского оборота. Истец не доказал, что предпринимал какие-либо меры для получения выгоды и что данные меры не были реализованы в результате распространения ответчиком своей продукции; что допущенное должником (ответчиком) нарушение явилось тем препятствием, которое не позволило ему получить упущенную выгоду, хотя все остальные необходимые приготовления для ее получения им были сделаны.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. Необходимость расходов и предполагаемый размер упущенной выгоды должны быть документально подтверждены, тогда как истцом достоверность суммы упущенной выгоды и неизбежность получения дохода в заявленном размере с учетом уточнения не доказаны.

Истец не отрицал, что ему об использовании товарного знака сообщил ответчик еще в мае-июне 2007 года, когда была реализована только часть коньячной продукции. Таким образом, истец не предпринял какие-либо меры по уменьшению возможных убытков (упущенной выгоды). Выводы суда первой инстанции о том, что истец не доказал размера упущенной выгоды и причинную связь между действиями ответчика и наступившими последствиями, являются правомерными.

При изложенных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, в связи с чем оснований для отмены либо изменения не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 267, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

1. Решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 14.07.2008г. по делу N А15-117/200 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

2. Постановление может быть обжаловано в двух месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа через суд первой инстанции.

Председательствующий

А.Л. Фриев

Судьи

Л.В.Афанасьева И.М.Мельников