Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2008 г. N 03АП-641/2008

г. Красноярск

07 апреля 2008 г.

Дело N А74-2729/2007-03АП-641/2008 03АП-642/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2008 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 апреля 2008 года

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Хасановой И.А.,

судей: Шошина П.В., Кирилловой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шкреба К.В.,

при участии:

от истца - Томаровского П.В. представителя по доверенности от 04 октября 2007 года,

ответчика - Качина С.А., Тодиновой М.А. представителя по доверенности от 12 декабря 2007 года,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ответчика - индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича (г. Абакан), истца - общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" (г. Красноярск),

на решение Арбитражного суда Республики Хакасия

от 25 января 2008 года по делу N А74-2729/2007, принятое судьей Тропиной С.М.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском к индивидуальному предпринимателю Качину Сергею Александровичу (далее - ответчик) о взыскании 800 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака в виде комбинированного обозначения, включающего в себя слова "Office LINE" с изображением силуэта фламинго в букве "О" над чертой.

Решением суда от 25 января 2008 года исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ответчика в пользу истца 200 000 рублей компенсации и 3 625 рублей расходов по уплаченной государственной пошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с судебным актом, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами в Третий арбитражный апелляционный суд.

Истец в апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном размере на основании следующего:

- суд первой инстанции применил неподлежащие применению нормы главы 76 Гражданского кодекса РФ, а именно статью 1515 Кодекса. Гражданские правоотношения между истцом и ответчиком из незаконного использования последним товарного знака истца возникло до 01 января 2008 года, что было установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А7401248/2006. Поэтому следовало применить пункт 4 статьи 46 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992г. N 3520-1;

- истец не должен представлять доказательства подтверждающие наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования ответчиком товарного знака. Необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации, является установленный арбитражным судом факт правонарушения (незаконного использования товарного знака);

- ссылка суда первой инстанции на недоказанность истцом размера убытков несостоятельна, поскольку в предмет доказывания наличие убытков у истца и размер таких убытков не входят. Истец в обоснование истребуемой компенсации с ответчика представил доводы и сослался на доказательства, представленные ответчиком, а именно на справку аудиторской фирмы о размере полученного ответчиком в 2006 году дохода;

- суд первой инстанции необоснованно учел добровольное прекращение ответчиком использования товарного знака истца, повлекшее уменьшение размера взыскиваемой с ответчика компенсации, что не основано на материалах дела.

По мнению ответчика, изложенному в отзыве, истец по договору N 1/99 (франчайзинга) от 01 января 2000 года предоставил ответчику право на использование товарного знака до 2010 года. Истец зарегистрировал исключительное право на товарный знак и не уведомил лиц, использующих товарный знак, в связи с чем, истец допустил злоупотребление правом, которое не подлежит защите в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие регистрации права на товарный знак не влечет недействительность или незаключенность договора (франчайзинга).

Ответчик в апелляционной жалобе полагает, что решение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований, исходя из следующего:

- на основании договора за N 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года, истец предоставил ответчику на срок до 31 декабря 2010 года право использовать в предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края комплекс принадлежащих истцу исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания;

- применяя норму статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не указал обстоятельства, повлекшие определение размера компенсации в 20 раз превышающего минимальный размер компенсации.

По мнению истца, изложенному в отзыве, доводы ответчика, что он действовал в рамках заключенного договора N 1/99Ф (франчайзинга) несостоятельны, поскольку договор является незаключенным, по причине отсутствия регистрации товарного знака, следовательно, до регистрации товарный знак не мог быть введен в оборот в рамках договора франчайзинга. Поведение ответчика противоречит понятию "добросовестности" в связи с длительностью использования товарного знака в течение двух лет, его масштабностью (в четырех городах, расположенных на территории двух регионов). Кроме этого, злостность поведения ответчика, выражается в том, что он пытался скрыть от истца использование товарного знака, видоизменив его и используя в период с ноября 2006 года до даты судебного заседания (21 декабря 2006 года), когда ответчику стало известно о предъявлении требования о прекращении использования его товарного знака. Истец считает, что все доводы ответчика направлены на переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом суда первой инстанции по делу N А74-1248/2006.

Определениями от 12 марта 2008 года апелляционные жалобы приняты к производству, рассмотрение жалоб назначено на 03 апреля 2008 года.

В судебном заседании представители сторон по делу поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах и доводы, изложенные в отзывах на апелляционную жалобу.

Апелляционные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

15 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации администрацией Центрального района г. Красноярска 17 июля 1995 года N 715 общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" за основным государственным регистрационным номером 1022402673040 (л.д.29, том N 1).

Регистрационной палатой администрации г. Абакана 23 января 1998 года (N 8683) ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, о чем 29 ноября 2004 года внесена запись о государственной регистрации индивидуального предпринимателя за основным государственным номером 304190133400076 (л.д.90, том N 1).

Истец (правообладатель) и ответчик (пользователь) 01 января 2000 года подписали договор N 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинг) (л.д.104, том N1), согласно которому правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение до 31 декабря 2010 года право использования в предпринимательской деятельности пользователя на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края, комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 232627 от 21 декабря 2002 года (л.д.27, т. N1), обществом с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) в виде комбинированного обозначения, включающего слова "Office LINE" с изображением силуэта фламинго в букве "О" над чертой. Товарный знак зарегистрирован в отношении определенных товаров (услуг) следующих классов: класса 35 - агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; информация о деловой активности; маркетинговые исследования; прокат оборудования для офиса; репродуцирование документов; систематизация информации в машинных базах данных; фотокопирование; класса 39 - сдача в аренду складов; класса 40 - печатание рисунков, схем, чертежей, шаблонов, выкроек; класса 41, класса 42 - дизайн художественный; научно-исследовательские разработки; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; офсетная печать; типографское дело; редакторские услуги; технические исследования; дизайн в области упаковки (услуги); чертежные работы, шелкография; экспертиза инженерно-техническая. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 28 августа 2001 года.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006 (л.д.13-20, том N 1), признано незаконным:

использование в 2005, 2006 годах ответчиком товарного знака в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске, состоящего из элементов "Office LINE" + черта под указанным сочетанием + изображение фламинго в фигуре круга или литере "О";

использование ответчиком обозначений, сходных с его товарным знаком до степени смешения, состоящих из элементов: словосочетания на английском языке (латиницей) "Office LINE" + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере "О") в период с октября 2005 года по апрель 2006 года; словосочетания "ЛИНИЯ ОФИСА" + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере "О") в течение 2006 года;

использование ответчиком в местах осуществления им предпринимательской деятельности комбинированного обозначения, состоящего из элементов: словосочетания "ЛИНИЯ ОФИСА" + изображение части туловища жирафа (головы и шеи) в фигуре круга или литере "О".

Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Хакасия от 13 июля 2007 года решение суда первой инстанции от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006 оставлено без изменения.

Полагая, что необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации является установленный решением арбитражного суда факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, а также незаконного использования ответчиком обозначений, сходных с товарным знаком истца до степени смешения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, Третий арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В силу пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации договор коммерческой концессии должен быть зарегистрирован органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. В отношении объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, договор подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении данного требования договор считается ничтожным.

Федеральным законом "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года N 3520-1 товарные знаки подлежат правовой охране с момента государственной регистрации их в федеральном органе исполнительной власти патентов и товарных знаков.

Поскольку договор коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года N 1/99Ф, не был зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков, он является недействительным (ничтожным) в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как не соответствующий пункту 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ссылки ответчика на указанный договор в обоснование правомерности собственных действий, не могут быть приняты судом во внимание.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из логического толкования статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что преюдиция распространяется на содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

В рассмотрении настоящего дела участвуют лица, принимавшие участие при рассмотрении дела N А74-1248/2006.

Во вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006 со ссылками на статьи 2, 3, 4 действующего на тот момент Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" содержатся выводы суда о фактах незаконного использования ответчиком в 2005 - 2006 годах товарного знака истца в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске путем изготовления и использования клише, печатей, штампов, визиток, ценников, значков, а также в местах осуществления предпринимательской деятельности, в документации, связанной с введением в гражданский оборот работ и услуг. В решении суда дана оценка доводу ответчика о правомерности использования им товарного знака в рамках договора франчайзинга от 01 января 2000 года, который признан несостоятельным, поскольку на момент заключения договора товарный знак не был зарегистрирован, и в договоре не содержится условия о предоставлении права ответчику использовать определенный товарный знак.

Суд первой инстанции, пришел к правильному выводу, что вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006 имеет преюдициальное значение при рассмотрении спора по данному делу в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Факт незаконного использования товарного знака установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006.

В части 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, сказано, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В соответствии с пунктом 5 Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 01 июля 1996 года N 6/8 при разрешении споров следует иметь в виду, что отказ в защите права со стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о совершении юридическим лицом действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, в частности действий, имеющих своей целью причинить вред другим лицам.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, которые могли бы подтвердить совершение истцом действий, которые могут быть квалифицированы, как злоупотребление правом.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ссылка ответчика на статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не подтверждена материалами дела.

Требования истца о взыскании денежной компенсации за незаконное использование чужого товарного знака основаны на положениях статей 4, 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года N 3520-1. Указанный закон утратил силу 01 января 2008 года в связи с вступлением в силу с указанной даты части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Суд первой инстанции пришел к неправильному выводу, что при рассмотрении требования о применении меры ответственности за незаконное использование товарного знака необходимо руководствоваться нормами главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку с 01 января 2008 года вступило в силу часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации, с этого же момента возникает право на защиту незаконного использования товарного знака. Истец зарегистрировал в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) 21 декабря 2002 года. Таким образом, у истца с 21 декабря 2002 года возникло право на защиту от незаконного использования товарного знака.

Истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд Республики Хакасия в октябре 2007 г. и просил применить меры ответственности, предусмотренные статьей 46 Закона от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" за использование ответчиком товарного знака без разрешения правообладателя в течение 2005-2006 годов. Следовательно, судом подлежала применению указанная норма права, регулирующая спорные правоотношения в период, указанный истцом.

Согласно части 4 статьи 46 указанного Закона правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Статьей 5 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" N 82-ФЗ от 19.06. 2000 г. установлено, что исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

Пунктом 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" предусмотрено, что суд не вправе взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере, ниже минимального, установленного пунктом 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Ответчик незаконно, без разрешения истца как владельца исключительных прав использовал товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Доказательства правомерности использования ответчиком товарного знака, ответчик не представил и не доказал отсутствие в своих действиях вины.

Суд апелляционной инстанции, оценив имеющие в материалах дела доказательства в совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика предусмотренной законом денежной компенсации за незаконное использование товарного знака является законным и обоснованным.

Согласно справке ООО "Аудиторская фирма "Хакинтераудит" от 26.12.2007г. (л.д. 117 том 2) выручка Качина С.А. от предпринимательской деятельности по изготовлению и использованию клише, печатей, штампов, визиток, ценников, значков в 2006 г. согласно налоговым декларациям, банковским и кассовым документам составила 2 543 875 руб., а расходы - 2 167 436 руб. 12 коп. Исходя из этого, полученный доход составляет 376 438 руб. 88 коп. рублей в год. Сведения о получении дохода от указанного вида деятельности в 2005 году отсутствуют.

При доказанности факта незаконного использования ответчиком зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, с учетом неоднократности и длительности его использования, а также принимая во внимание действия ответчика направленные на изменение содержания товарного знака с целью дальнейшего его использования, но, учитывая незначительную степень общественной опасности содеянного и отсутствие негативных наступивших последствий, применяя принцип соразмерности размера компенсации допущенному правонарушению в гражданско-правовой сфере, суд полагает, что подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака частично, в размере 3 000 минимальных размеров оплаты труда, составляющих 300 000 рублей.

Обращаясь с апелляционной жалобой, истец по платежному поручению от 14 февраля 2008 года N 97 уплатил в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 000 рублей за подачу апелляционной жалобы.

При обращении в суд первой инстанции истец уплатил в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу иска по платежному поручению от 16 августа 2007 года N 487 в размере 14 500 рублей, от цены иска 800 000 рублей. Учитывая, что заявленные требования удовлетворены частично в размере 300 000 рублей, государственная пошлина за рассмотрение дела в первой инстанции в размере 5 437 руб. 50 коп. относится на ответчика.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в первой и апелляционной инстанции возлагаются на ответчика - индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 25 января 2008 года по делу N А74-2729/2007 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича, 02 апреля 1963 года рождения, уроженца г. Абакана, зарегистрированного по адресу: г. Абакан, ул. Ленина, дом 64, квартира 84, свидетельство о государственной регистрации серия 19 N 000648552 выдано 17 июля 2007 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по Республике Хакасия, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн", г. Красноярск, 3 000 минимальных размеров оплаты труда, составляющих 300 000 рублей компенсации и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 437 руб. 50 коп руб., из которых 5 437 руб. 50 коп. по иску, 1 000 руб. по апелляционной жалобе.

В остальной части иска отказать.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение в первой инстанции.

Председательствующий

И.А. Хасанова

Судьи

Н.А. Кириллова П.В. Шошин