Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2008 г. N 03АП-641/2008

А74-2729/2007-03АП-2259/2008

г. Красноярск

"29" августа 2008 г.

Дело N

Резолютивная часть постановления объявлена "27" августа 2008 года.

Полный текст постановления изготовлен "29" августа 2008 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Радзиховской В.В.,

судей: Магда О.В., Кирилловой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалухиной Ж.В.,

при участии:

от заявителя истца - Сашенькина А.Ю., представителя по доверенности от 06.02.2007,

ответчика Качина С.А., индивидуального предпринимателя на основании свидетельства N 8683 от 23.01.1998,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича, г.Абакан,

общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн", г. Красноярск

на решение Арбитражного суда Республики Хакасия

от "25" января 2008 года по делу N А74-2729/2007, принятое судьей Тропиной С.М.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском к индивидуальному предпринимателю Качину Сергею Александровичу о взыскании 800 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака в виде комбинированного обозначения, включающего в себя слова "Office LINE" с изображение силуэта фламинго в букве "О" над чертой.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от "25" января 2008 года исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" взыскано 200 000 руб. компенсации, 3 625 руб. расходов по уплате государственной пошлине. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами в Третий арбитражный апелляционный суд.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 07 апреля 2008 года решение арбитражного суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт. Иск удовлетворен частично. С индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" взыскано 3 000 минимальных размеров оплаты труда, составляющих 300 000 рублей компенсации и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 437 руб. 50 коп руб., из которых 5 437 руб. 50 коп. по иску, 1 000 руб. по апелляционной жалобе. В остальной части иска отказано.

Ответчик обратился в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15 июля 2008 года постановление суда апелляционной инстанции от 07 апреля 2008 года отменено, в связи с применением судом закона, не подлежащего применению, дело направлено на новое рассмотрение в Третий арбитражный апелляционный суд.

Истец в апелляционной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном размере, полагая, что суд первой инстанции применил неподлежащие применению нормы главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно статью 1515 Кодекса. Гражданские правоотношения между истцом и ответчиком из незаконного использования последним товарного знака истца возникло до 01 января 2008 года, что было установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-01248/2006, в связи с чем, следовало применить пункт 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1. Кроме того, истец считает, что не должен представлять доказательства подтверждающие наступление для него отрицательных последствий, вызванных фактами незаконного использования ответчиком товарного знака. Необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации, является установленный арбитражным судом факт правонарушения (незаконного использования товарного знака). По мнению истца, ссылка суда первой инстанции на недоказанность размера убытков несостоятельна, поскольку в предмет доказывания наличие убытков у истца и размер таких убытков не входят. Истец в обоснование заявленной компенсации с ответчика сослался на справку аудиторской фирмы о размере полученного ответчиком в 2006 году дохода. Также истец считает, что суд первой инстанции необоснованно учел добровольное прекращение ответчиком использования товарного знака истца, повлекшее уменьшение размера взыскиваемой с ответчика компенсации.

По мнению ответчика, изложенному в отзыве, истец по договору N 1/99 (франчайзинга) от 01 января 2000 года предоставил ответчику право на использование товарного знака до 2010 года. Истец зарегистрировал исключительное право на товарный знак и не уведомил лиц, использующих товарный знак, в связи с чем, допустил злоупотребление правом, которое не подлежит защите в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие регистрации права на товарный знак не влечет недействительность или незаключенность договора (франчайзинга).

Ответчик в апелляционной жалобе указал, что решение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что на основании договора за N 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года истец предоставил ответчику на срок до 31 декабря 2010 года право использовать в предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края комплекс принадлежащих истцу исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания. По мнению ответчика, применяя норму статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не указал обстоятельства, повлекшие определение размера компенсации в 20 раз превышающего минимальный размер компенсации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец отклонил доводы ответчика, поскольку полагает, что договор является незаключенным, по причине отсутствия регистрации товарного знака, следовательно, до регистрации товарный знак не мог быть введен в оборот в рамках договора франчайзинга. Поведение ответчика противоречит понятию "добросовестности" в связи с длительностью использования товарного знака в течение двух лет, его масштабностью (в четырех городах, расположенных на территории двух регионов). Кроме этого, злостность поведения ответчика, выражается в том, что он пытался скрыть от истца использование товарного знака, видоизменив его и используя в период с ноября 2006 года до даты судебного заседания (21 декабря 2006 года), когда ответчику стало известно о предъявлении требования о прекращении использования его товарного знака. Истец считает, что все доводы ответчика направлены на переоценку обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом суда первой инстанции по делу N А74-1248/2006.

В судебном заседании представители сторон по делу поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах и доводы, изложенные в отзывах на апелляционную жалобу.

Апелляционные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

01 января 2000 года истец (правообладатель) и ответчик (пользователь) подписали договор N 1/99Ф коммерческой концессии (франчайзинг) (л.д.104, том N1), согласно которому правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение до 31 декабря 2010 года право использования в предпринимательской деятельности пользователя на территории Республики Хакасия, Республики Тыва, Минусинского района Красноярского края, комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, на товарный знак и знак обслуживания.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 232627 от 21 декабря 2002 года (л.д.27, т. N1), обществом с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) в виде комбинированного обозначения, включающего слова "Office LINE" с изображением силуэта фламинго в букве "О" над чертой. Товарный знак зарегистрирован в отношении определенных товаров (услуг) следующих классов: класса 35 - агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; информация о деловой активности; маркетинговые исследования; прокат оборудования для офиса; репродуцирование документов; систематизация информации в машинных базах данных; фотокопирование; класса 39 - сдача в аренду складов; класса 40 - печатание рисунков, схем, чертежей, шаблонов, выкроек; класса 41, класса 42 - дизайн художественный; научно-исследовательские разработки; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; офсетная печать; типографское дело; редакторские услуги; технические исследования; дизайн в области упаковки (услуги); чертежные работы, шелкография; экспертиза инженерно-техническая. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 28 августа 2001 года.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006 (л.д.13-20, том N 1), оставленным без изменения Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Республики Хакасия от 13 июля 2007 года, признано незаконным:

использование в 2005, 2006 годах ответчиком товарного знака в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске, состоящего из элементов "Office LINE" + черта под указанным сочетанием + изображение фламинго в фигуре круга или литере "О";

использование ответчиком обозначений, сходных с его товарным знаком до степени смешения, состоящих из элементов: словосочетания на английском языке (латиницей) "Office LINE" + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере "О") в период с октября 2005 года по апрель 2006 года; словосочетания "ЛИНИЯ ОФИСА" + черта под указанным словосочетанием + изображение жирафа в фигуре круга (в литере "О") в течение 2006 года;

использование ответчиком в местах осуществления им предпринимательской деятельности комбинированного обозначения, состоящего из элементов: словосочетания "ЛИНИЯ ОФИСА" + изображение части туловища жирафа (головы и шеи) в фигуре круга или литере "О".

Полагая, что необходимым и достаточным условием для взыскания компенсации является установленный решением арбитражного суда факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, а также незаконного использования ответчиком обозначений, сходных с товарным знаком истца до степени смешения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Как следует из статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правом на обращение в арбитражный суд обладает любое заинтересованное лицо, права которого нарушены или оспариваются.

Требования истца о взыскании денежной компенсации за незаконное использование чужого товарного знака основаны на положениях статей 4, 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1. В связи с вступлением в силу с 01 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный закон утратил силу.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

С учетом изложенных норм законодательства, суд первой инстанции при разрешении спора по существу необоснованно руководствовался нормами главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года N 3520-1 товарные знаки подлежат правовой охране с момента государственной регистрации их в федеральном органе исполнительной власти патентов и товарных знаков.

Доказательства регистрации договора коммерческой концессии (франчайзинга) от 01 января 2000 года N 1/99Ф в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков, в материалах дела отсутствуют, в связи с чем, указанный договор является недействительным (ничтожным) в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как не соответствующий пункту 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ссылки ответчика на указанный договор в обоснование правомерности собственных действий, не могут быть приняты судом во внимание.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу указанной нормы права преюдиция распространяется на содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Во вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006 со ссылками на статьи 2, 3, 4 действующего на тот момент Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" содержатся выводы суда о фактах незаконного использования ответчиком в 2005 - 2006 годах товарного знака истца в местах осуществления им предпринимательской деятельности в городах: Абакане, Минусинске, Черногорске, Саяногорске, путем изготовления и использования клише, печатей, штампов, визиток, ценников, значков, а также в местах осуществления предпринимательской деятельности, в документации, связанной с введением в гражданский оборот работ и услуг. В решении суда дана оценка доводу ответчика о правомерности использования им товарного знака в рамках договора франчайзинга от 01 января 2000 года, который признан несостоятельным, поскольку на момент заключения договора товарный знак не был зарегистрирован, и в договоре не содержится условия о предоставлении права ответчику использовать определенный товарный знак.

Поскольку в рассмотрении настоящего дела участвуют лица, принимавшие участие при рассмотрении дела N А74-1248/2006, суд первой инстанции, пришел к правильному выводу, что вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 14 мая 2007 года по делу N А74-1248/2006, которым установлен факт незаконного использования товарного знака, имеет преюдициальное значение при рассмотрении спора по данному делу.

Исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации, с этого же момента возникает право на защиту незаконного использования товарного знака. Истец зарегистрировал в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) 21 декабря 2002 года. Таким образом, у истца с 21 декабря 2002 года возникло право на защиту от незаконного использования товарного знака.

Истец обратился с настоящим иском в Арбитражный суд Республики Хакасия в октябре 2007 года и просил применить меры ответственности, предусмотренные статьей 46 Закона от 23 сентября 1992 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" за использование ответчиком товарного знака без разрешения правообладателя в течение 2005-2006 годов. Следовательно, судом подлежала применению указанная норма права, регулирующая спорные правоотношения в период, указанный истцом.

Согласно части 4 статьи 46 указанного Закона правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Статьей 5 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" N 82-ФЗ от 19.06.2000 установлено, что исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

Пунктом 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" предусмотрено, что суд не вправе взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере, ниже минимального, установленного пунктом 4 статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Учитывая изложенные обстоятельства, и принимая во внимание незаконное, без разрешения истца как владельца исключительных прав, использование ответчиком товарного знака, суд апелляционной инстанции считает требование истца о взыскании с ответчика предусмотренной законом денежной компенсации за незаконное использование товарного знака обоснованными.

Приведенные ответчиком в апелляционной жалобе и отзыве доводы, подлежат отклонению в силу их несостоятельности и ошибочности толкования норм права.

Истец, в подтверждение размера прибыли, полученной ответчиком в результате осуществления предпринимательской деятельности, ссылается на справку ООО "Аудиторская фирма "Хакинтераудит" от 26.12.2007 (л.д. 117 том 2), согласно которой выручка Качина С.А. от предпринимательской деятельности по изготовлению и использованию клише, печатей, штампов, визиток, ценников, значков в 2006 году согласно налоговым декларациям, банковским и кассовым документам составила 2 543 875 руб., а расходы - 2 167 436 руб. 12 коп. Исходя из этого, полученный доход составляет 376 438 руб. 88 коп. в год.

Сведения о получении дохода от указанного вида деятельности в 2005 году отсутствуют.

Ответчик указанную выше сумму дохода оспаривает, полагая, что получение им прибыли от реализации услуг и товаров не может напрямую свидетельствовать о нанесении ущерба истцу в сумме такой прибыли. В обоснование своих доводов ответчик ссылается на справку ООО "Аудиторская фирма "Хакинтераудит" от 26.08.2008, согласно которой, доход ответчика составил 26 556 руб. 09 коп. в месяц, а также на расходы по уплате налогов, заработной платы и пособий работникам, по иным обязательным платежам. Кроме того, ответчик пояснил, что в указанный период им уплачивался налог по упрощенной системе налогообложения.

Основываясь на требованиях статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и имеющихся в материалах дела доказательствах в совокупности, суд апелляционной инстанции, оценивает критически доводы истца и ответчика о размере полученного индивидуальным предпринимателем Качиным С.А. дохода от его деятельности, поскольку в имеющихся справках аудиторской фирмы указан валовой доход ответчика, включающий в себя все поступления физического лица от выполнения им услуг или действий, произведенных в пользу или по поручению физических или юридических лиц, независимо от формы и характера означенных услуг или действий. При этом, исходя из недоказанности материалами дела конкретной суммы расходов ответчика в спорном периоде, определить достоверную величину полученной им прибыли не представляется возможным.

Таким образом, при доказанности факта незаконного использования ответчиком зарегистрированного товарного знака, принадлежащего истцу, неоднократности и длительности его использования, а также принимая во внимание действия ответчика направленные на изменение содержания товарного знака с целью дальнейшего его использования, но, учитывая незначительную степень общественной опасности содеянного и отсутствие негативных наступивших последствий, применяя принцип соразмерности размера компенсации допущенному правонарушению в гражданско-правовой сфере, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит удовлетворению частично, в размере 3 000 минимальных размеров оплаты труда, составляющих 300 000 руб.

С учетом изложенного, обжалуемый судебный акт в нарушение требований статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является недостаточно обоснованным, принят без исследования всех имеющих значение для дела обстоятельств.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Республики Хакасия от "25" января 2008 года по делу N А74-2729/2007 подлежит отмене на основании части 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в первой, апелляционной и кассационной инстанциях возлагаются на ответчика - индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича, с учетом оплаты указанным лицом государственной пошлины по квитанциям от 09.06.2008 в сумме 900 руб., от 09.06.2008 в сумме 100 руб., от 07.06.2008 в сумме 100 руб.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Хакасия от "25" января 2008 года по делу N А74-2729/2007 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Качина Сергея Александровича, 02.04.1963 года рождения, уроженца г. Абакана, зарегистрированного по адресу: г. Абакан, ул. Ленина, 64 - 84, свидетельство о государственной регистрации серия 19 N 000648552 от 17.07.2007 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по Республике Хакасия, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн", г. Красноярск, 3 000 минимальных размеров оплаты труда, составляющих 300 000 рублей компенсации и расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 437 руб. 50 коп. по иску, 1 000 руб. по апелляционной инстанции.

В остальной части иска отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Качину Сергею Александровичу из средств федерального бюджета государственную пошлину, перечисленную по квитанции от 07.06.2008 в сумме 100 руб.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через суд, принявший решение в первой инстанции.

Председательствующий

В.В. Радзиховская

Судьи

Н.А. Кириллова О.В. Магда