Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2009 г. N 11АП-354/2009

19 марта 2009 г.

Дело N А65-26171/2007 г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 12 марта 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 марта 2009 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Романенко С.Ш.,

судей Деминой Е.Г., Шадриной О.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановым А.Ю.

при участии в заседании:

от заявителя апелляционной жалобы ЗАО "Эссен Продакшн АГ":

- представитель Полухин Е.М., доверенность от 23.01.2009 г.;

- представитель Иванов М.Ю., доверенность от 23.01.2009 г.;

- представитель Шорин В.С., доверенность от 04.03.2009 г.;

от истца ОАО "Казанский жировой комбинат":

- представитель Ситдиков Р.Б., доверенность от 04.09.2008 г. N 188;

- представитель Кореева Н.Ю., доверенность от 01.10.2008 г. N 189;

- представитель Благиных Ю.В., доверенность от 27.02.2009 г. N 286;

- представитель Ибрагимов А.Э., доверенность от 13.01.2009 г. N 266;

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 марта 2009 года в зале N 2 дело по апелляционной жалобе закрытого акционерного общества "Эссен Продакшн АГ", г. Елабуга, Республика Татарстан, на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 декабря 2008 г., принятое по делу NА65-26171/2007 судьей Самакаевым Т.Р.,

по иску открытого акционерного общества "Казанский жировой комбинат", г. Казань, Республика Татарстан,

к закрытому акционерному обществу "Эссен Продакшн АГ", г. Елабуга, Республика Татарстан,

о признании последнего нарушителем исключительного права ОАО "Казанский жировой комбинат" на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), о запрете ЗАО "Эссен Продакшн АГ" совершать действия, нарушающие исключительные права ОАО "Казанский жировой комбинат" на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт - майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), об уничтожении запасов готовой продукции - майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), об изъятии из продажи продукта майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347) и об обязании ЗАО "Эссен Продакшн АГ" опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" и газете "Коммерсант" федеральный выпуск (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),

УСТАНОВИЛ

Открытое акционерное общество "Казанский жировой комбинат" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к закрытому акционерному обществу "Эссен Продакшн АГ" о признании последнего нарушителем исключительного права ОАО "Казанский жировой комбинат" на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), о запрете ЗАО "Эссен Продакшн АГ" совершать действия, нарушающие исключительные права ОАО "Казанский жировой комбинат" на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт - майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), об уничтожении запасов готовой продукции - майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), об изъятии из продажи продукта майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347) и об обязании ЗАО "Эссен Продакшн АГ" опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" и газете "Коммерсант" федеральный выпуск (с учетом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 декабря 2008 г. по делу N А65-26171/2007 - ЗАО "Эссен Продакшн АГ" признано нарушителем исключительного права ОАО "Казанский жировой комбинат" на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.).

ЗАО "Эссен Продакшн АГ" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права ОАО "Казанский жировой комбинат" на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт - майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347).

Судом принято решение об уничтожении запасов готовой продукции - майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), об изъятии из продажи продукта майонез, производимый ЗАО "Эссен Продакшн АГ" в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347).

Суд обязал ЗАО "Эссен Продакшн АГ" опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В удовлетворении иска в части обязания ЗАО "Эссен Продакшн АГ" опубликовать решение суда в газете "Коммерсант" федеральный выпуск отказано.

С ЗАО "Эссен Продакшн АГ" взыскано в пользу ОАО "Казанский жировой комбинат" 75 000 руб. расходов по экспертизе и 6 000 руб. - возмещение расходов по уплате государственной пошлины. С ЗАО "Эссен Продакшн АГ" взыскано в доход федерального бюджета 4 000 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, закрытое акционерное общество "Эссен Продакшн АГ", г. Елабуга, Республика Татарстан, обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

При этом в жалобе заявитель указал, что майонез "Махеевъ с перепелиным яйцом" производится ЗАО "Эссен продакшн АГ" в соответствии с принадлежащим ему патентом N 2325821. При этом они используют иное техническое решение, нежели в Патенте истца.

Таким образом, ЗАО "Эссен продакшн АГ" обладает исключительным правом на собственное изобретение, заключающееся в рецептуре майонеза "Махеевъ с перепелиным яйцом".

При названных обстоятельствах, заявитель жалобы считает, что ЗАО "Эссен продакшн АГ" не может быть признано нарушителем исключительных прав истца без соответствующего проведения процедуры оспаривания одного из патентов в Палате по патентные спорам.

Кроме того, заявитель жалобы не согласен с выводами положенными в обосновании решения на основании заключения судебной патентоведческой экспертизы, проведенной ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ".

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

ЗАО "Эссен продакшн АГ" является первым производителем, который стал использовать "маринованное перепелиное яйцо" в производстве майонеза.

Данный факт признан государством, следствием чего является выдача ЗАО "Эссен продакшн АГ" Патента на изобретение N 2325821.

Кроме того, при экспертизе изобретения ответчика в Роспатенте, оно подвергалось сопоставительному анализу именно с изобретением ОАО "Казанский жировой комбинат" по патенту N 2284127.

При проведении экспертизы, Роспатент не выявил известность совокупности компонентов, указанных в изобретении ответчика, ни при сравнении с патентом ОАО "КЖК", ни при поиске других известных решений в масложировой промышленности. Именно по данной причине ответчик получил патент на собственное изобретение.

Аналогичная позиция высказана Роспатентом в своем письме по вопросу выдачи и содержания патента ОАО "КЖК" от 03.04.2008 года, находящимся в материалах дела.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители закрытого акционерного общества "Эссен Продакшн АГ" поддержали апелляционную жалобу, решение Арбитражного суда Республики Татарстан считают незаконным и необоснованным, просят его отменить, принять по делу новый судебный акт. Кроме того представители поддержали ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-20875/2009 по оспариванию решения от 05.02.2009г. принятого коллегией Палаты по патентам.

Представители заявителя жалобы заявили отказ от ходатайства о фальсификации заключения экспертизы ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ", изготовленного экспертом Юровой Е.А. и просили назначить по делу повторную экспертизу в связи с сомнениями в обоснованности заключения, наличия противоречий в выводах экспертов и выявленной неполнотой и недостаточной ясностью заключения.

В судебном заседании представители открытого акционерного общества "Казанский жировой комбинат" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, считают решение суда первой инстанции законным и обоснованным и просят его оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Кроме того, представители истца возражали против удовлетворения ходатайств о приостановлении производства по делу и о назначении повторной экспертизы.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил заявленные ходатайства, в связи с отсутствием правовых оснований для их удовлетворения.

Так в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности его рассмотрения до разрешения другого дела, рассматриваемого, в том числе, арбитражным судом.

По смыслу указанной нормы, обязанность по приостановлению производства по делу связана не с наличием в производстве суда другого дела, а с невозможностью его рассмотрения до принятия решения по другому делу.

Решением от 05.02.2009г. принятым коллегией Палаты по патентным спорам - патент РФ на изобретение N 2284127 выданный истцу оставлен в силе.

03.03.2009г. определением Арбитражного суда г.Москвы принято к производству дело N А40-20875/2009 по заявлению ЗАО "Эссен Продакшн АГ" о признании недействительным решения от 05.02.2009г. принятого коллегией Палаты по патентным спорам об оставлении патента РФ на изобретение N 2284127 в силе.

Апелляционный суд считает, что наличие в производстве Арбитражного суда г. Москвы дела N А40-20875/2009, по оспариванию решения от 05.02.2009г. принятого коллегией Палаты по патентам, не препятствует дальнейшему движению рассматриваемого дела.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства о проведении повторной экспертизы, в соответствии со ст. 71, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с непредставлением доказательств и обоснований, свидетельствующих о необходимости назначения повторной экспертизы.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со ст.ст.266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзыве истца, апелляционную жалобу, выступления представителей сторон, арбитражный апелляционный считает решение подлежащим отмене исходя из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, истец является патентообладателем на изобретение "Майонез" - патент N 2284127, автор: Харитонов Д.А., заявка N 2005109347, приоритет изобретения 01.04.2005 г., зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.09.2006г., срок действия патента истекает 01.04.2025г.(л.д.13-14, т.1).

Истец, указывая, что обладает исключительным правом использования изобретения по патенту N 2284127, обратился с иском об обязании прекратить нарушение патента.

Нарушение своих прав истец связывает с использованием ответчиком его изобретения путем производства, реализации майонеза "Махеевъ с перепелиным яйцом".

Однако из материалов дела установлено, что ответчик также является патентообладателем на изобретение "Майонез с перепелиным яйцом" - патент N 2325821, автор: Барышев Л.А., заявка N 2007117069, приоритет изобретения 08.05.2007г., зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.06.2008г., срок действия патента истекает 08.05.2027 г.(л.д.46-47, т.5).

В соответствии с п.1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Таким образом, ответчик также как и истец, имея патент на изобретение, использует исключительное право на собственное изобретение, заключающееся в рецептуре майонеза "Майонез с перепелиным яйцом".

Данная позиция отражена в пункте 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", где указано, что если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона (после принятия части четвертой Гражданского кодекса статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции необоснованно удовлетворил исковые требования о признании ответчика нарушителем исключительного права истца и необоснованно не принял позицию отраженную в п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007г. N 122.

Принимая во внимание, что материалами дела, установлен факт использования ответчиком при производстве майонеза "Махеевъ с перепелиным яйцом" формулы принадлежащего ему патента N 2325821 зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.06.2008г., апелляционный суд считает, что ответчик не может быть признан нарушителем исключительных прав истца без соответствующего проведения процедуры оспаривания патента и признания его недействительным.

Таким образом, исковые требования истца о признании ответчика нарушителем исключительного права истца на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), запрета ответчику совершать действия, нарушающие исключительные права истца на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.), в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей продукт - майонез, производимый ответчиком в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), уничтожения запасов готовой продукции - майонез, производимый ответчиком в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347), изъятия из продажи продукта майонез, производимый ответчиком в соответствии с ТО 9143-031-33875274-07 "Майонез с перепелиным яйцом", в котором использовано запатентованное изобретение (патент N 2284127 по заявке N 2005109347) и обязания ответчика опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и газете "Коммерсант" федеральный выпуск подлежат оставлению без удовлетворения в полном объеме.

На основании изложенного, с учетом представленных в дело доказательств апелляционный суд считает, что выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела, и в силу п.3 ст.270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение подлежит отмене, с принятием по делу нового решения об отказе в иске.

В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца. В связи с этим государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит взысканию с истца в пользу ответчика в сумме 1000 руб.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 декабря 2008 г. по делу N А65-26171/2007 отменить, принять новый судебный акт.

В иске открытого акционерного общества "Казанский жировой комбинат", г. Казань, Республика Татарстан, к закрытому акционерному обществу "Эссен Продакшн АГ", г. Елабуга, Республика Татарстан, о признании нарушителем исключительного права на изобретение "Майонез" (патент N 2284127 по заявке N 2005109347 с приоритетом от 01.04.2005 г.) - отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Казанский жировой комбинат", г. Казань, Республика Татарстан, в пользу закрытого акционерного общества "Эссен Продакшн АГ", г. Елабуга, Республика Татарстан, расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 1 000 руб.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

С.Ш. Романенко

Судьи

Е.Г. Демина О.Е. Шадрина