Коллизия прав на товарный знак и фирменное наименование (Е. Михеева, "Корпоративный юрист", N 2, октябрь 2005 г.)

Коллизия прав на товарный знак и фирменное наименование

Появление в России большого числа конкурирующих производителей товаров и услуг делает особо актуальной проблему их индивидуализации. В том, чтобы продукция была узнаваемой и обладала характерными свойствами и отличительными чертами, заинтересованы как сами производители, так и потребители. Задача государства - защитить права производителя на средства индивидуализации и не допустить возможности введения потребителя в заблуждение. Решена ли она сегодня?

Средства индивидуализации, используемые производителем, можно разделить на два вида: средства индивидуализации самого лица и средства индивидуализации товаров и услуг производителя (далее по тексту - товары). К первым относится фирменное наименование, ко вторым - товарные знаки, обозначения, выполняющие функцию маркировки товаров, но не зарегистрированные как товарные знаки (в том числе торговые марки), а также не столь давно вошедшие в оборот доменные имена.

Практика показывает, что очень часто возникает коллизия прав на товарный знак и фирменное наименование, приводящая к судебным спорам. Причиной этого является несовершенство законодательства о фирменных наименованиях, товарных знаках и других средствах индивидуализации.

1. Федеральный закон, на который ссылается ст. 54 ГК РФ и который должен установить порядок регистрации и использования фирменных наименований, до сих пор не принят.

2. Трактовка понятия фирменного наименования в разных источниках не совпадает, с одной стороны, в ГК РФ, Федеральном законе "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) и Федеральном законе "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) понятие фирменного наименования предполагает указание на организационно-правовую форму юридического лица, а с другой - в Федеральном законе "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации) в состав фирменного наименования не включается указание на организационно-правовую форму предприятия.

3. Действующая редакция Закона о государственной регистрации не содержит требования о проверке при регистрации юридического лица уникальности фирменного наименования регистрируемых юридических лиц, что приводит к существованию юридических лиц с совпадающими как произвольными, так и обязательными (указание на организационно-правовую форму) частями. Такая ситуация (совпадающие как произвольные, так и обязательные части фирменного наименования юридических лиц) расценивается Федеральной антимонопольной службой как недобросовестная конкуренция.

4. Положение "О фирме" (далее - Положение о фирме) 1927 г., действующее в части, не противоречащей законодательству РФ, во многом не учитывает реалии сегодняшнего времени. Так, например, в Арбитражном суде г. Москвы рассматривалось дело N А40-46846/99-83-49 по иску ООО "Кодак" к РОСНИИРОС, в котором истец требовал запретить незаконное использование и регистрацию ответчиком доменных имен, содержащих фирменное наименование ООО "Кодак". Суд апелляционной инстанции иск не удовлетворил, указав, что истец не доказал использования ответчиком (либо третьим лицом) фирменного наименования ООО "Кодак" способами, предусмотренными п. 8 Положения о фирме. Однако документ 1927 г. не мог содержать указание на использование фирменного наименования в Интернете.

5. При возникновении прав на фирменное наименование не предусматривается проверка на тождество или сходство с уже зарегистрированными товарными знаками (об этом речь пойдет ниже). Кроме того, при регистрации товарных знаков Патентное ведомство, несмотря на указание ст. 7 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), не проводит проверки заявляемых обозначений на тождество с зарегистрированными фирменными наименованиями по причине отсутствия полного реестра последних.

В данной статье будет проведен последовательный анализ характера, причин и следствий возникающих правовых коллизий в отношении средств индивидуализации производителей, товаров и услуг, а также будут даны практические рекомендации по их разрешению.

Неопределенность правового содержания понятия фирменного
наименования

Фирменное наименование является средством индивидуализации коммерческой организации. Каждая коммерческая организация обязана иметь собственное фирменное наименование, которое закрепляется в ее учредительных документах и служит индивидуализации данного юридического лица в гражданском обороте.

Согласно ст. 54 ГК РФ, ст. 4 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и ст. 4 Закона об акционерных обществах, каждое хозяйственное общество должно иметь полное фирменное наименование на русском языке. Оно вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и указание на его организационно-правовую форму. Сокращенное фирменное наименование хозяйственного общества на русском языке включает в себя полное или сокращенное наименование общества и обозначение организационно-правовой формы в виде принятой аббревиатуры.

Из определений, выраженных в данных законах, можно сделать вывод, что неотъемлемой частью фирменного наименования является указание на организационно-правовую форму. Такое толкование делает бессмысленным запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных фирменным наименованиям третьих лиц, поскольку, естественно, нецелесообразно включать указание на организационно-правовую форму в товарный знак. Например, решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-25314/99-15-271 в иске ООО "Кодак" к ПБОЮЛ Грундул А.В., в котором истец требовал запретить применять товарный знак "Kodak", зарегистрированный на его имя, в доменном имени страницы ответчика в сети Интернет, отказано. Суд первой инстанции признал отсутствие состава незаконного использования фирменного наименования, поскольку нет доказательств использования не только произвольной, но и обязательной части фирменного наименования (организационно-правовой формы).

В то же время ряд законодательных актов содержит иную интерпретацию понятия фирменного наименования. Так, Закон о государственной регистрации не включает в фирменное наименование указание на организационно-правовую форму юридического лица. Кроме того, в Положении о фирме содержится право требовать запрета на использование как тождественного фирме обозначения, так и наименования, сходного с фирменным, при условии, что фирма возникла раньше и что наличие одинакового или аналогичного названия может вызвать смешение.

Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. запрещает всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, и все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, промышленной или торговой деятельности конкурента (ст. 10-bis).

Собственно, понятие недобросовестной конкуренции стоит использовать в тех случаях, когда не могут быть применены другие названные в статье законы. Федеральный закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон о конкуренции) понятие недобросовестной конкуренции сформулировал довольно широко. В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение преимущества в предпринимательской деятельности, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить (или причинили) убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Таким образом, использование обозначения, тождественного уже имеющемуся или подобного ему, для товаров, услуг или в качестве наименования юридического лица может квалифицироваться как акт недобросовестной конкуренции. В данном случае целесообразно обратиться за защитой своих прав в Федеральную антимонопольную службу, потребовав прекращения незаконной деятельности третьих лиц в административном порядке.

Момент возникновения права на товарный знак и права
на фирменное наименование

Согласно Закону о товарных знаках, приоритет товарного знака определяется по дате поступления заявки на него в Роспатент (т.е. по дате отметки Федерального института промышленной собственности о принятии документов).

Как было указано выше, ГК РФ предусматривает регистрацию фирменного наименования, порядок которой должен быть определен Федеральным законом. Закон до сих пор не принят.

В соответствии со ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем законом, то применяются правила международного договора. Так как законом в данном случае предусмотрено иное, нежели международным договором, то должны применяться международные нормы. Статья 10 Положения о фирме соответствует международным нормам об охране фирменных наименований без регистрации. Она закрепляет, что право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмой, при условии соответствия ее требованиям Положения о фирме. Фирменное наименование в соответствии с Положением о фирме не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации предприятия. Под пользованием фирмой Положение о фирме понимает, в частности, пользование фирменного наименования в сделках, на вывесках, в объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке.

Однако в судебной практике можно встретить и иной подход: фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица, т.е. с момента внесения сведений о юридическом лице в Реестр юридических лиц*(1).

Таким образом, в связи с нечетким законодательным регулированием право на существование имеют оба подхода, определяющие момент возникновения прав на фирму.

Право на фирменное наименование возникло раньше...

Коллизия между правом на фирменное наименование и правом на товарный знак возможна в двух вариантах в зависимости от того, какое из прав (на товарный знак или на фирменное наименование) возникло раньше.

Рассмотрим ситуацию, когда право на фирменное наименование возникло раньше, чем право на товарный знак. В этом случае подлежит применению ст. 7 Закона о товарных знаках, согласно которой в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные охраняемому в РФ фирменному наименованию (его части), в отношении однородных товаров. Данное основание применимо при одновременном наличии двух условий: во-первых, заявленный на регистрацию товарный знак тождествен уже существующему фирменному наименованию или его части; во-вторых, товары, для которых предназначен регистрируемый товарный знак, и товары предприятия, которому принадлежит право на фирменное наименование, однородны.

Квалификация по второму условию осложняется тем, что законодательство предусматривает общую правоспособность юридического лица, т.е. возможность осуществлять любую не запрещенную законодательством деятельность. ГК РФ, а также Закон об обществах с ограниченной ответственностью и Закон об акционерных обществах не ограничивают сферу действия права на фирменное наименование той деятельностью, которую осуществляет лицо.

Несмотря на это, поскольку Закон о товарных знаках содержит специальные нормы о регистрации товарных знаков, следует руководствоваться именно Законом о товарных знаках.

Понятие однородности товаров субъективно. Одним из применимых и значимых доказательств однородности товаров является социологический опрос потенциальных потребителей (фокус-групп).

Товарные знаки подаются на регистрацию, как правило, в соответствии с классами Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ). При этом необходимо четко понимать, что не только товары из одного класса МКТУ являются однородными.

Роспатент, по существу, не анализирует заявленные товарные знаки на тождество с фирменными наименованиями, ссылаясь на отсутствие технических и организационных возможностей. С учетом того, что третьим лицам информация о зарегистрированном товарном знаке становится доступной только с момента его занесения в реестр товарных знаков, оспорить такую регистрацию возможно только после регистрации и получения свидетельства о товарном знаке. Вкладывая значительные средства в рекламу и продвижение своего товарного знака, правообладатель не гарантирован от того, что по истечении неопределенного срока некое лицо не подаст в Палату по патентным спорам возражение, указав на существование тождественного фирменного наименования, зарегистрированного ранее, чем товарный знак правообладателя. Не исключено, что это могут сделать конкуренты. Тогда единственно возможным способом защиты представляется признание данных действий злоупотреблением правом. Лицам, решившим зарегистрировать товарный знак, можно порекомендовать самостоятельно, до подачи заявки, провести проверку на тождество обозначения с фирменным наименованием, а при выявлении такового видоизменить обозначение. Не следует забывать, что проверку стоит проводить не только в отношении словесных, но и комбинированных (словесный в оригинальном изображении) товарных знаков.

Право на товарный знак возникло раньше...

Если право на товарный знак возникло раньше, чем право на фирменное наименование (юридическое лицо было зарегистрировано уже после регистрации товарного знака), надлежит руководствоваться следующим.

Статья 4 Закона о товарных знаках под незаконным использованием товарного знака понимает использование тождественного или схожего до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров без разрешения правообладателя, в частности, следующими способами:

на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, использование обозначения, тождественного или схожего до степени смешения с товарным знаком в фирменном наименовании, будет являться нарушением права на товарный знак.

В качестве исключений могут рассматриваться случаи, когда фирменное наименование не доводится до потребителя. Скажем, полное фирменное наименование может совпадать с товарным знаком, но использоваться только во внутренней документации данного юридического лица. В обороте же участвует исключительно сокращенное фирменное наименование, не нарушающее права на товарный знак.

Рассмотрев общее правило, согласно которому использование товарного знака в фирменном наименовании является нарушением права на товарный знак, следует обратить внимание также на следующее.

Во-первых, согласно Федеральному закону "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей), изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске (ст. 9). Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать, в том числе, фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера - ст. 10 Закона о защите прав потребителей).

Во-вторых, нарушением права на товарный знак является его использование в отношении однородных товаров. Таким образом, лицо, фирменное наименование которого пришло в столкновение с товарным знаком, должно реализовывать (производить) однородные товары. О проблеме однородности говорилось выше, однако хочется еще раз подчеркнуть, что это вовсе не обязательно товары из одного класса МКТУ, в соответствии с которым регистрируются товарные знаки. Вопрос об однородности решается, исходя из представлений потребителей в каждом конкретном случае.

В-третьих, нарушение имеет место только в случае использования товарного знака без разрешения правообладателя. Под разрешением закон в данном случае понимает лицензионное соглашение с правообладателем. При этом объем передаваемых прав на товарный знак может быть ограничен определенными товарами, территорией, а также способами использования. При желании передать минимально необходимый объем прав стоит указать в лицензионном договоре, что товарный знак может использоваться в фирменном наименовании лица, которое в свою очередь будет доводиться до потребителя только определенными способами.

В-четвертых, незаконным признается использование товарного знака в фирменном наименовании, если в нем присутствует обозначение, не только тождественное товарному знаку, но и схожее с ним до степени смешения. Вопрос о сходности до степени смешения решается, как и в случае с однородностью товаров, в каждом конкретном случае. Кроме того, разъяснения по данному вопросу содержатся в Правилах составления, рассмотрения, подачи заявок на регистрацию товарного знака*(2), а также в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство*(3).

При признании нарушения права на товарный знак нарушителю может быть запрещено либо вообще иметь данное фирменное наименование (с соответствующим требованием перерегистрации лица), либо использовать товарный знак определенными способами (например, в рекламе, на выставках, в предложениях по продаже, в сети Интернет). Спорной является возможность взыскания с нарушителя убытков, причиненных незаконным использованием товарного знака, или выплаты компенсации. Несмотря на то, что Закон о товарных знаках предусматривает эти меры в качестве средств защиты права на товарный знак, данное требование, заявленное без предварительного уведомления нарушителя прав на товарный знак и без требования о прекращении незаконной деятельности, может быть признано злоупотреблением правом. Ведь основной целью существования права на защиту товарного знака является не извлечение прибыли от получения компенсаций за незаконное использование товарного знака, а монопольное использование товарного знака с правом запрета использования третьим лицам.

Несмотря на то, что позиция обладателя товарного знака в случае, если право на его использование возникло раньше, чем право на фирменное наименование, гораздо сильнее (он вправе запрещать использование не только тождественного, но и сходного до степени смешения обозначения), у обладателя фирменного наименования остается несколько возможностей отстоять свое право. Во-первых, необходимо проанализировать товарный знак. Возможно, есть основания, по которым регистрация товарного знака будет признана недействительной или правовая охрана досрочно прекращена по причине неиспользования товарного знака в течение трех лет подряд. Данное основание удобно тем, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Во-вторых, стоит попытаться обосновать отсутствие однородности товаров либо схожести обозначений.

Судебная практика

Нормы Закона о товарных знаках сформулированы таким образом, что формально позволяют запрещать использование обозначения, тождественного товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, любому лицу независимо от того, применял ли он данное обозначение ранее установления приоритета товарного знака. Если при данном использовании нет ни одного основания для отказа в регистрации товарного знака (ст. 7 Закона о товарных знаках), то указанный закон стоит на стороне правообладателя. Применяя исключительно данный закон, можно запретить лицу, долгое время использовавшему обозначение, тождественное или схожее до степени смешения с товарным знаком, такое использование. В этих случаях на помощь приходят другие законодательные акты и судебная практика. Суды пытаются воплотить на практике принципы справедливости и защитить интересы всех добросовестных субъектов гражданского оборота. Можно привести несколько убедительных примеров, когда суды, в целях защиты добросовестных субъектов от злоупотребления правом, применяли законодательство о конкуренции и международные акты.

Так, некое лицо зарегистрировало товарный знак, тождественный наименованию СМИ, вышедшему в свет задолго до решения о регистрации товарного знака. После этого правообладатель подал на редакцию СМИ в суд за незаконное использование товарного знака с требованием прекращения деятельности СМИ. Формально Закон о товарных знаках действительно предусматривает такую возможность. Однако данную коллизию было не так просто разрешить потому, что, во-первых, Федеральный закон "О средствах массовой информации" не содержит понятия право на наименование СМИ, а во-вторых, Закон о товарных знаках не запрещает регистрировать товарные знаки, тождественные зарегистрированным СМИ.

В своем постановлении по делу N КГ-А40/6169-04 ФАС Московского округа обратил внимание на цель регистрации товарного знака. По смыслу данного постановления, если правообладатель сам не использует или неактивно использует товарный знак, а лицо, которому он запрещает использование, напротив, активно использует обозначение, а также вложило значительные средства в его продвижение и развитие, то действия правообладателя признаются актом недобросовестной конкуренции (ст. 10 Закона о конкуренции) или злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).

Нередко суды ссылаются в своих решениях на Парижскую конвенцию о защите промышленной собственности 1883 г., которая широко трактует действия по недобросовестной конкуренции (ст. 10-bis). Актом недобросовестной конкуренции может быть признана регистрация товарного знака. Так, с 1999 г. ООО "Синема" активно использовало обозначение "Иллюзион" в своей деятельности по демонстрации и прокату кинофильмов. В конце того же года один из сотрудников ООО "Синема", зная, что товарный знак "Иллюзион" не зарегистрирован, в качестве ПБОЮЛ подал заявку на регистрацию товарного знака "Иллюзион". Поскольку прямых запретов на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, активно используемого другим лицом, нет, то товарный знак был зарегистрирован. В дальнейшем Приморским территориальным управлением Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (далее - МАП) было вынесено решение о признании действий ПБОЮЛ Приходько В.Н. по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Приходько В.Н. оспорил данное решение МАП в Федеральном арбитражном суде Приморского края*(4). В своем постановлении по данному делу суд исходил из того, что правообладатель, по сути, зарегистрировал товарный знак, чтобы препятствовать деятельности лица, которое его создало и продвинуло на рынке. Факт неиспользования товарного знака и попытка его продажи позволили суду сделать вывод, что имели место злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) и недобросовестная конкуренция (ст. 10 Закона о конкуренции). Апелляционная и кассационная инстанции оставили данное решение без изменения.

Данная практика судов вовсе не бесспорна. Однако она подтверждает, что суды не всегда формально следуют букве закона, а зачастую опираются на принцип справедливости.

В заключение хотелось бы подробнее остановиться на случае совпадения представленного к регистрации товарного знака с произведением искусства. С произведением искусства могут совпадать либо изобразительные, либо комбинированные товарные знаки. Согласно ст. 7 Закона о товарных знаках в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака или признания регистрации товарного знака недействительной предусмотрено наличие у другого лица тождественного товарному знаку произведения искусства или его фрагмента. Право на произведение искусства возникает в независимости от его регистрации. Следовательно, на момент подачи заявки на товарный знак практически невозможно достоверно установить существование тождественного произведения искусства. Патентное ведомство также не проводит анализ заявляемого обозначения на тождественность с объектами авторского права.

Получается, что, зарегистрировав товарный знак, лицо рискует потерять право на его использование, если другое заявит об авторском праве на данное обозначение. Как правило, оспорить авторство бывает достаточно сложно. Палата по патентным спорам принимает решение по данным вопросам исключительно на основании представленных сторонами доказательств. Так, вывод о наличии авторского права с более ранним приоритетом может быть сделан на основе предъявленного автором договора заказа, по которому было создано произведение, тождественное товарному знаку, поданному на регистрацию. В данном случае уже правообладатель товарного знака может стать жертвой недобросовестного поведения конкурентов. Доказать злоупотребление правом или наличие недобросовестной конкуренции, как показывает практика, при этом очень сложно. Впрочем, как и предположить, на чьей стороне будет в аналогичной ситуации суд.

Е. Михеева,

юрист группы компаний "Деловой мир"

"Корпоративный юрист", N 2, октябрь 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Постановление ФАС Московского округа от 16.05.01 г. по делу N КГ - А40/2229-01.

*(2) Утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 г N 32.

*(3) Приложение 3 к Приказу Роспатента от 27.03.1997 г N 26.

*(4) Постановление ФАС Приморского края от 30.10.2003 г. по делу N А51-6406/03-4-165.