Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2008 г. N 13АП-17742/2007

г. Санкт-Петербург

02 июля 2008 г.

Дело N А56-16051/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июля 2008 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Гафиатуллиной Т.С.

судей Герасимовой М.М., Лариной Т.С.

при ведении протокола судебного заседания: Ворцман Е.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-17742/2007, 211/2008) ОАО "Ситалл", ООО "Болинг ЛТД" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.11.2007 по делу N А56-16051/2007 (судья Орлова Е.А.), принятое

по иску ООО "Болинг ЛТД"

к ОАО "Ситалл", ООО "АПК Мильстрим-Черноморские вина", ООО "Копейка-Москва", ООО "Сириус"

о взыскании компенсации в размере 300 001 руб.

при участии:

от истца: представителей Дмитричева В.В., Пугина А.В. (доверенность от 07.12.2007)

от ответчиков:

1. представителей Боера Т.В. (доверенность от 01.10.2007), Соколовой М.Л. (доверенность от 07.08.2007 N 1284)

2. представитель не явился (извещен)

3. представитель не явился (извещен)

4. представитель не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Болинг ЛТД" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Ситалл" (далее - ОАО "Ситалл", 1-й ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "АПК Мильстрим-Черноморские вина" (далее - ООО "АПК Мильстрим-Черноморские вина", 2-й ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "Копейка-Москва" (далее - ООО "Копейка-Москва", 3-й ответчик) и обществу с ограниченной ответственностью "Сириус" (далее - ООО "Сириус", 4-й ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "BOLING LTD" по классу 21 (бутыли, емкости стеклянные, изделия из стекла).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.11.2007 суд взыскал с ОАО "Ситалл" в пользу ООО "Болинг ЛТД" 1 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 11 000 руб. 04 коп. расходов по госпошлине. В иске к ООО "АПК Мильстрим-Черноморские вина", ООО "Копейка-Москва", ООО "Сириус" истцу отказано. Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО "Ситалл" обратилось в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило решение отменить как принятое с нарушением и неправильным применением норм материального права. По мнению подателя жалобы судом не обоснована сумма взысканной компенсации.

Не согласившись частично с судебным актом, ООО "Болинг ЛТД" подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить решение суда первой инстанции в части отказа ему в иске ко второму и третьему ответчикам, взыскать с них по 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

При рассмотрении дела после его отложения 08.05.2008 в связи с производственной необходимостью в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сформирован иной состав суда.

В связи с заменой судьи Масенковой И.В. на судью Ларину Т.С. рассмотрение дела 19.06.2008 было начато сначала.

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства ООО "АПК Мильстрим-Черноморские вина", ООО "Копейка-Москва", ООО "Сириус" своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие.

В судебном заседании представители ОАО "Ситалл" и ООО "Болинг ЛТД" поддержали доводы, изложенные апелляционных жалобах и отзывах на них.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "Болинг ЛТД", осуществляя деятельность по продаже ликеро-водочным заводам бутылок, изготовленных по его заказу стекольным заводом (ОАО "Ситалл"), является правообладателем товарного знака "BOLING LTD", о чем выдано Свидетельство N 295769 (л.д. 19). Товарный знак зарегистрирован для использования его на товарах по классу 21 МКТУ (бутыли, емкости стеклянные_) с датой приоритета 21.04.2004.

Товарный знак является комбинированным, включающим в себя словесное обозначение: "BOLING LTD" и находящимся над ним изобразительным элементом в виде изображения летучей мыши, помещенный в незавершенный круг. Неохраняемый элемент: Ltd.

Истцу принадлежит пресс-форма на бутылку "Вермут" (0,1л) с нанесенным на ее донышко товарным знаком "BOLING LTD" и обозначением изготовителя - ОАО "Ситалл". Технический учетный номер бутылки на заводе-изготовителе - В-31-3-1000-СВ.

У ответчика - ОАО "Ситалл" формокомплекты для производства бутылок с нанесением указанных выше сведений находились на основании договора ответственного хранения от 01.01.2006 N 01-01-06 (л.д. 11).

В связи с тем, что ООО "Болинг ЛТД" было установлено, что ОАО "Ситалл" осуществляет реализацию на территории Российской Федерации бутылок, изготовленных на пресс-формах истца, последний обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Удовлетворяя иск в отношении требования к ОАО "Ситалл", суд первой инстанции исходил из того, что:

- ответчик в отсутствие согласия правообладателя ввел в гражданский оборот контрафактный товар;

- исходя из обстоятельств дела и представленных доказательств, размер компенсации соразмерен допущенному правонарушению.

Судом применены положения статей 3, 4, пункт 4 статьи 46 Закона о товарных знаках, статьи 892 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отношении иных ответчиков в удовлетворении иска отказано, так как суд сделал вывод о том, что истцом не доказано, что ими были приобретены и в дальнейшем реализованы контрафактные бутылки и ими нарушены права истца на товарный знак, поскольку ответчики приобретая винодельческую продукцию не могли предполагать, что данные действия нанесут угрозу нарушения чьих -либо исключительных прав.

Оценив доказательства на основе всестороннего, полного и объективного исследования всех имеющихся в деле документов, проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционных жалобах и отзывах на них, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что оспариваемое решение подлежит изменению по следующим основаниям.

С 01.01.2008 введена в действие часть четвертая ГК РФ, раздел VII которой регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Согласно абзацу 3 статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

В рассматриваемый в рамках настоящего дела период допущенных нарушений исключительных прав истца на товарный знак действовал Федеральный закон от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), положения которого применены судом первой инстанции.

Статьей 4 Закона о товарных знаках предусмотрено, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Из содержания и смысла приведенной нормы следует, что под незаконным использованием товарного знака, знака обслуживания признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В данном случае контрафактным товаром являлись бутылки "Вермут" (0,1л) с нанесенным на донышко товарным знаком ООО "Болинг ЛТД", введенные ОАО "Ситалл" без разрешения правообладателя в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В статье 22 Закона о товарных знаках раскрыто понятие использования товарного знака. Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Передача исключительного права на товарный знак осуществляется по основаниям и в порядке, установленным Законом о товарных знаках.

Оценив в совокупности и взаимосвязи доказательства по делу, суд первой инстанции правомерно пришел в выводу о том, что истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "BOLING LTD" и оно нарушено ответчиком, который без согласия правообладателя ввел в гражданский оборот контрафактный товар.

Довод ОАО "Ситалл" об отсутствии в Свидетельстве на товарный знак указания на товар, в отношении которого действует данный товарный знак, противоречит содержащимся в данном документе сведениям, поскольку в нем указано, что товарами, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, являются изделия, отнесенные МКТУ к классу 21, в том числе бутыли и емкости стеклянные.

Материалами дела подтверждено и не отрицается самим ответчиком (ОАО "Ситалл"), что последний фактически реализовал без разрешения истца, являющегося правообладателем, стеклянные бутылки емкостью 1.0 л., на донышке которых изображен охраняемый товарный знак ООО "Болинг ЛТД". Отсутствие изобразительного обозначения в виде летучей мыши не может служить основанием для ограничения права истца на защиту принадлежащего ему исключительного права на средство индивидуализации, поскольку никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком до степени смешения обозначения товаров, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак.

Не может учитываться довод ОАО "Ситалл" о том, что последнее было вынуждено реализовать некоторое количество бутылок, маркированных товарным знаком ООО "Болинг ЛТД" в связи с задолженностью последнего по оплате услуг по хранению, поскольку ответчиком нарушены положения статьи 892 ГК РФ, согласно которой хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случая, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.

Для оценки наличия оснований для удовлетворения иска не имеют значение такие обстоятельства, как отсутствие в договорах на поставку и хранение сведений о том, что на товаре нанесен товарный знак, правообладателем которого является истец, а также, что реализация товара третьим лицам имела место в отношении незначительного количества, а затем оставшаяся часть товара была утилизирована и направлена в переработку. Более того, данные доводы ответчика не являются доказанными в нарушение требований статьи 65 АПК РФ.

Согласно статье 46 Закона о товарных знаках использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 40 настоящего Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем предъявления требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков.

В соответствии с пунктом 4 этой же статьи правообладатель вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Размер компенсации, взысканной с первого ответчика, определен судом первой инстанции в пределах, установленных пунктом 4 статьи 46 Закона о товарных знаках, но без учета всех установленных по делу обстоятельств, а именно без учета суммы возможных убытков, доказательства которых имеются в материалах дела.

Из материалов дела (отзыва первого ответчика (л.д. 28), договоров поставки продукции, расчета истца (л.д. 120)) следует, что сумма возможных убытков ООО "Болинг ЛТД" составляет 724 838 руб. 40 коп.

Взыскивая с ОАО "Ситалл" 1 500 000 руб. денежной компенсации, суд неправомерно истолковал и применил пункт 4 статьи 46 Закона о товарных знаках к заявленным требованиям. Судом не учтено, что определяемый судом размер компенсации должен быть им обоснован исходя из характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

При подтверждении истцом его возможных убытков в сумме 724 838 руб. 40 коп. оспариваемый судебный акт в части взыскания суммы денежной компенсации с первого ответчика подлежит изменению. Арбитражный суд апелляционной инстанции считает возможным взыскать с ОАО "Ситалл" в пользу ООО "Болинг ЛТД" 700 000 руб. денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Вместе с тем, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска ко второму и третьему ответчикам - ООО "АПК Мильстрим-Черноморские вина", ООО "Копейка-Москва" является не обоснованным.

Указанные организации приобретали и использовали в своей предпринимательской деятельности контрафактные бутылки, допуская при этом нарушения прав ООО "Болинг ЛТД" на товарный знак, что подтверждается отзывами указанных лиц, а также имеющимися в материалах дела доказательствами (договоры поставки от 19.10.2005 N 157-р, от 01.07.2006 N 6432, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета - фактуры). В связи с имеющимися доказательствами единичных нарушений вторым и третьим ответчиками прав ООО "Болинг ЛТД" на товарный знак, их неумышленными действиями, суд считает возможным удовлетворить требования истца и взыскать с них минимальную сумму денежной компенсации - 100 000 руб. с каждого.

Требование истца о взыскании с четвертого ответчика ООО "Сириус" денежной компенсации в размере 1 рубля правомерно не удовлетворено арбитражным судом первой инстанции. Статьей 46 Закона о товарных знаках определен размер денежной компенсации в пределах от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ. Взыскание денежной компенсации в размере 1 рубля законодательством не предусмотрено.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 ноября 2007 года по делу N А56-16051/2007 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с ОАО "Ситалл" в пользу ООО "Болинг ЛТД" 700 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 8 165 руб. 85 коп. расходов по государственной пошлине по иску.

В остальной части иска к ОАО "Ситалл" отказать.

Взыскать с ООО "Болинг ЛТД" в доход федерального бюджета 9 126 руб. 47 коп. государственной пошлины по иску.

Возвратить ОАО "Ситалл" 8 500 руб. излишне уплаченной государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с ООО "АПК Мильстрим-Черноморские вина" в пользу ООО "Болинг ЛТД" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 1 166 руб. 54 коп. расходов по государственной пошлине по иску, 500 руб. расходов по апелляционной жалобе.

Взыскать с ООО "Копейка-Москва" в пользу ООО "Болинг ЛТД" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 1 166 руб. 54 коп. расходов по государственной пошлине по иску, 500 руб. расходов по апелляционной жалобе.

В иске к ООО "Сириус" отказать.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Т.С. Гафиатуллина

Судьи

М.М. Герасимова Т.С. Ларина