Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2009 г. N 16АП-1724/08

г. Ессентуки

16 марта 2009 г.

Дело N А63-2002/08

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2009 года.

постановление в полном объеме изготовлено 16 марта 2009 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Параскевовой С.А.,

судей: Винокуровой Н.В., Сулейманова З.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шестаковой Н.А.,

при участии: ОАО АПФ "Фанагория" - Савина С.А. (доверенность N 03-ю от 10.01.2009),

рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Машук", г. Железноводск на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 по делу N А63-2002/08,

УСТАНОВИЛ

ОАО АПФ "Фанагория", Краснодарского края, п. Сенной (далее ОАО "Фанагория"), обратилось с иском к ООО "Машук", г. Железноводск, пос. Иноземцево об обязании ответчика прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения, с товарным знаком "Лекарь", обязании ответчика опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации истца, о передаче истцу в целях последующего уничтожения контрафактной продукции, этикеток, упаковок, находящихся на складах ответчика и в продаже у третьих лиц, о взыскании с ответчика в пользу истца в соответствии с п. 4 ст. 46 ФЗ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" компенсации в размере 5 000 000 руб.

ООО "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91"/далее-ООО "Эффект-91"/ обратилось с иском к ООО "Машук" об обязании ответчика прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком "Лекарь", обязании ответчика опубликовать судебное решение в "Российской газете" в целях восстановления деловой репутации истца.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008, требования удовлетворены частично. Суд отказал в иске в части требований о передаче истцам в целях последующего уничтожения алкогольной продукции "Горный лекарь", этикеток и упаковок, находящихся в продаже у третьих лиц, компенсацию взыскал в размере 100 000 руб. В остальной части требования удовлетворил в полном объеме.

Суд, принимая такое решение, пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение "Горный лекарь" по звуковым и смысловым признакам сходно до степени смешения с товарным знаком "Лекарь", права на пользование которого принадлежит истцам имеет место о неправомерное использовании ответчиком обозначения "Горный лекарь" сходного до степени смешения с товарным знаком "Лекарь".

В апелляционной жалобе ООО "Машук" просит отменить решение в части , считая его незаконным и необоснованным. В обоснование своих требований заявитель ссылается на отсутствие в обозначениях алкогольной продукции сходства до степени смешения "Горный лекарь" с товарным знаком "Лекарь", так как Федеральной службой по интеллектуальной собственности выданы патенты на товарные знаки "Красный лекарь", "Славянский лекарь", "Царский лекарь" которые в свою очередь не являются отличны от товарного знака "Лекарь". Суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, хотя для разрешения вопрос необходимы специальные познания.

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО "Фанагория" просит отказать в удовлетворении жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность судебного акта.

Представитель ООО "Машук" просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить по основаниям, изложенным в жалобе.

Представители ОАО "Фанагория", ООО "Эффект-91" в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие на основании ст.156 АПК РФ.

В предыдущих судебных заседаниях представитель ООО "Фанагория" просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения по изложенным в отзыве на жалобу основаниям.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело по апелляционной жалобе в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив доводы заявителя апелляционной жалобы, находит решение суда первой инстанции подлежащим оставлению без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, ООО "Машук" в процессе хозяйственной деятельности с 2006 года и по настоящее время использует обозначение алкогольной продукции (вина) - "Горный лекарь". Указанное обозначение не зарегистрировано им как товарный знак в порядке, установленном действующим законодательством.

ОАО "Фанагория" является правообладателем товарного знака "Лекарь", на основании исключительного лицензионного договора N 11-02 от 03.11.2002г., заключенного с ООО "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91", зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 21.01.2003г. N 29581. ООО "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91" указанный товарный знак принадлежит на основании свидетельства на товарный знак N 221503, приоритет 06.09.1999г.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в суд.

Оценивая названные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что угроза смешения значительно возрастает, поскольку обозначение "Горный лекарь" и товарный знак "Лекарь" используются для обозначения однородных товаров - алкогольной продукции (вина).

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы ООО "Машук" заявило ходатайство о назначении экспертизы, ссылаясь на то, что судом первой инстанции ходатайство о назначении экспертизы было необоснованно отклонено.

Определением от 06.10.2008 ходатайство ООО "Машук" удовлетворено и назначена экспертиза товарных знаков, которую поручили старшему научному сотруднику отдела правового обеспечения ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" Кромкиной Е.Н. г.Москва.

Согласно заключению эксперта обозначение "Горный лекарь", используемое ООО "Машук" для маркировки вина, не является сходным до степени смешения с товарным знаком "Лекарь" по свидетельству N 221503, обладателем исключительного права на которое является ООО "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91".По мнению эксперта, в качестве основного отличительного фактора выступает различная семантика обозначений и различный ассоциативный ряд, вызываемый при восприятии сравниваемых обозначений. Совокупность отличительных признаков позволяют считать обозначение "Горный лекарь" самостоятельным обозначением, не ассоциирующимся с обозначением "Лекарь".

После получения заключения экспертизы истцом было заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы, поручив ее производство государственному экспертному учреждению.

Суд отклонил ходатайство, так как в соответствии с ч.2 ст.87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий выводах эксперта по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Эксперт, проводившая исследование по определению суда, обладает специальными познаниями, оснований подвергать сомнению обоснованность заключения эксперта не имеется, в выводах эксперта отсутствуют противоречия.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в удовлетворенной части иска следует отменить, в этой части в иске отказать.

Руководствуясь статьями 266,268,269,271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 07.07.2008 по делу N А63-2002/08 в части отказа в иске в части требований о передаче ОАО АПФ "Фанагория" и ООО "Научно-внедренческое предприятие "Эффект-91" в целях последующего уничтожения алкогольной продукции "Горный лекарь", этикеток и упаковок, находящихся у третьих в продаже, оставить без изменения.

В остальной части решение суда отменить, принять в этой части новый судебный акт.

В иске отказать.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд Ставропольского края.

Председательствующий:

З. М. Сулейманов

Судьи

Н. В. Винокурова Е. В. Жуков