Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2009 г. N 17АП-246/09

г. Пермь

10 февраля 2009 г.

Дело N А60-11081/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 февраля 2009 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Снегура А. А.

судей Казаковцевой Т.В., Булкиной А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фарбазовой О.Ф.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг", не явились;

от ответчика, индивидуального предпринимателя Гунина Андрея Юрьевича, Солодова А.В., доверенность N 66 Б 221189 от 11.02.2008 года,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, индивидуального предпринимателя Гунина Андрея Юрьевича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 04 декабря 2008 года

по делу N А60-11081/2008,

принятое судьей Анисимовым Л.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг"

к индивидуальному предпринимателю Гунину Андрея Юрьевича

о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 500 000 руб.,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Премьер Траст энд Консалтинг" (далее - ООО "УПТК", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Гунину Андрею Юрьевичу (далее - ИП Гунин А.Ю., ответчик) о прекращении незаконного использования товарного знака истца со словесным элементом "СИТИ", "City", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака - 500 000 руб., на основании статей 1229, 1477, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

23.07.2008 года истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб. (т. 1 л.д. 46-49). Уточнение иска принято судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.12.2008 года исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ИП Гунина А.Ю. прекратить использование товарного знака ООО "УПТК" N 283373, а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, взыскал с ИП Гунина А.Ю. в пользу ООО "УПТК" 200 000 руб. компенсации, а также 6 600 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 14 000 руб. по оплате экспертизы.

Ответчик, ИП Гунин А.Ю., не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить полностью и прекратить производство по делу.

Указывает, что суд в ходе судебного разбирательства исследовал только факт оказания ответчиком гостиничных услуг с использованием словесного обозначения с элементом "Сити", в отношении же оказания услуг кафе, о факте которого утверждал истец, исследования доказательств не производилось.

Считает ошибочным вывод суда о том, что используемое ответчиком в своей деятельности обозначение со словесными элементами "Гостиница СитиОтель" является сходным до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом "Сити", зарегистрированным на имя истца.

Полагает, что суд не принял во внимание доводы ответчика о том, что проведенное экспертом исследование не соответствует требованиям статьи 8 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", в соответствии с которой эксперт обязан проводить исследования на строго научной и практической основе, всесторонне и в полном объеме, и его заключение должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Утверждает, что экспертом не была соблюдена методика, используемая в ходе проведения экспертизы.

По мнению ответчика, суд при вынесении решения применил закон, не подлежащий применению. Поскольку между используемым ответчиком при оказании гостиничных услуг обозначением с элементами "Гостиница СитиОтель" и товарным знаком с элементом "Сити", зарегистрированным на имя истца, нет сходства, суд не должен был руководствоваться статьями 1477, 1479, 1481, 1515 Гражданского кодекса, статьей 46 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товара".

Истцом представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит решение суда оставить без изменения.

Указывает, что при принятии решения суд правомерно исходил из установленного факта использования ответчиком спорного обозначения в своей деятельности, срока незаконного использования товарного знака, наличия нарушения прав истца на момент обращения в суд.

Считает, что использование каждого признака, указанного в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, на что ссылается ответчик в апелляционной жалобе, не требуется, поскольку они необходимы в качестве вспомогательных при установлении ассоциации обозначений.

Полагает, что суд, установив факт незаконного использования товарного знака со стороны ответчика, законно и обоснованно применил нормы материального права (часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара").

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителя не направил, что в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "СИТИ центр", "CITY-centre" (свидетельство N 283379), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2005 года, приоритет товарного знака 04.11.2002 года (т. 1 л.д. 34).

Согласно указанному свидетельству, на имя истца зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением "СИТИ", "CITY" в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг - гостиницы, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, бары.

По мнению истца, ИП Гунин А.Ю., без разрешения правообладателя товарного знака со словесным элементом "СИТИ", "CITY", незаконно использует обозначение, обладающее высокой степенью сходства, и предлагает услуги в сфере гостиничного бизнеса, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак. Обозначение "СИТИ", "CITY" используется ответчиком в предложениях к оказанию гостиничных услуг, на рекламных материалах в виде визитных карточек, указателя на пересечении улиц Бардина и Зоологическая в г. Екатеринбурге, путем размещения надписи на входной группе гостиницы, фасаде жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, в котором размещен отель СИТИ, а также в сети Интернет- http://www.cityhotel- ekt.ru/.

В соответствии с заключенным между ЗАО "Интенсивник" (Арендодатель) и ИП Гуниным А.Ю. (Арендатор) договором аренды от 01.06.2007 года Арендатору передается во временное владение и пользование недвижимое имущество в виде встроенных нежилых помещений пансионата общей площадью 1 353, кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дерябиной, 32б (т. 1 л.д. 71-73). Указанные помещения используются ответчиком для оказания гостиничных услуг.

Факт использования спорного обозначения в своей деятельности посредством распространения рекламных визитных карточек и буклетов "Гостиница Сити отель", размещения вывески "Гостиница Сити отель" на фасаде входной группы здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дерябиной, 32б, не отрицается ответчиком.

Истцом в адрес ответчика 17.04.2008 года было направлено письмо с предложением о заключении лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (т. 1 л.д. 15), ответ на которое не получен.

Посчитав, что указанные действия ответчика нарушают права истца, как правообладателя товарного знака, ООО "УПТК" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 500 000 руб.

Удовлетворяя заявленные исковые требования частично, арбитражный суд первой инстанции исходил из экспертного заключения, содержащего выводы об однородности услуг, в отношении которых используется спорное обозначение с услугами, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак N 283379, о схожести используемых ответчиком обозначений до степени смешения с товарным знаком N 283379; из того, что в спорных обозначениях нет полного совпадения всех элементов, однако элементы отличные от товарного знака не меняют общее восприятие спорных обозначений по отношению к товарному знаку N 283379; из непродолжительного срока незаконного использования товарного знака, предлагаемой ответчиком суммы лицензионного вознаграждения, а также из того, что истец до момента рассмотрения спора реально не оказывал услуги в сфере гостиничного бизнеса, в связи с чем допущенные ответчиком нарушения не могли нанести истцу значительный ущерб.

Данные выводы суда первой инстанции являются верными, не противоречащими нормам материального права, основанными на полной, всесторонней и объективной оценке имеющихся в деле доказательств.

На основании статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", нормы четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим после ее введения в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

Поскольку в период, когда у истца возникло исключительное право на товарный знак, и началось использование спорного обозначения ответчиком, действовал Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара" (далее - Закон о товарных знаках), применению подлежат и его нормы наряду с нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 4 Закона о товарных знаках нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право истца на товарный знак N 283379 подтверждено материалами дела и не оспаривается ответчиком.

В суде первой инстанции ответчиком признан факт использования спорного обозначения в своей деятельности путем распространения рекламных визиток и буклетов "Гостиница Сити Отель", а также размещения вывески с изображением "Гостиница Сити Отель" на фасаде входной группы здания по ул. С. Дерябиной, 32-Б в г. Екатеринбурге, об этом имеется отметка в протоколе судебного заседания от 23.07.2008 года, в связи с чем данные факты не требуют дальнейшего доказывания.

В силу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 04.09.2008 года для установления сходства до степени смешения товарного знака, зарегистрированного истцом и используемых ответчиком обозначений по ходатайству истца назначена судебная экспертиза.

Как следует из заключения от 03.10.2008 года (т. 2 л.д. 3-20) эксперт пришел к следующим выводам:

- спорное обозначение "СитиОтель гостиница", используемое ответчиком на рекламном буклете, сходно до степени смешения с товарным знаком "Сити центр City centre" по свидетельству N 283379;

- спорное обозначение "СитиОтель гостиница", используемое ответчиком на визитке, сходно до степени смешения с товарным знаком "Сити центр City centre" по свидетельству N 283379;

- спорное обозначение "СитиОтель гостиница", используемое ответчиком на вывеске, сходно до степени смешения с товарным знаком "Сити центр City centre" по свидетельству N 283379;

- спорное обозначение "СитиОтель гостиница", используемое ответчиком в рекламных объявлениях в сети Интернет на сайте http://www.cityhotel-ekb.ru, сходно до степени смешения с товарным знаком "Сити центр City centre" по свидетельству N 283379;

- спорные обозначения, используемые ответчиком на сайтах http://www.uralfirm.ru/catalog/card, http://www.innhouse.ru/hotels, http://www.hotel66.ru/hotels, http://www.e1.ru/info/hotel/ не являются сходными до степени смешения с товарным знаком "Сити центр City centre" по свидетельству N 283379;

Все спорные обозначения используются ответчиком для услуг, являющихся однородными услугам, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак N 283379 - услуги гостиниц. Спорное обозначение на сайте http://www.cityhotel-ekb.ru используется ответчиком для услуг, являющихся однородными услугам, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак N 283379 - бары, рестораны.

Таким образом, с учетом результатов экспертизы, установленного факта использования ответчиком спорных обозначений в своей предпринимательской деятельности, вывод суда первой инстанции об обоснованности требований ответчика о нарушении его исключительного права на использование товарного знака следует признать правильным.

Довод заявителя апелляционной жалобы о неисследованности обстоятельств, связанных с утверждением истца об оказании ответчиком услуг кафе, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку при условии установления факта оказания ответчиком гостиничных услуг с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, неисследование судом доводов истца об оказании ответчиком и иных услуг, входящих в 43 класс Международной классификации товаров и услуг, не привело к принятию незаконного и необоснованного решения.

Доводы ответчика о неиспользовании экспертом при производстве экспертизы указанной в заключении методики сравнения по отдельным признакам были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, им дана надлежащая оценка. В удовлетворении ходатайства ответчика о проведении повторной судебной экспертизы судом первой инстанции было отказано обоснованно.

В силу частей 3 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При этом закон не связывает применение предусмотренной данной правовой нормой ответственности с необходимым наличием факта причинения правообладателю убытков и их размером.

Таким образом, требования истца о прекращении использования ответчиком товарного знака N 283379 со словесным элементом "СИТИ", "City", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения, а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака являются обоснованными.

Судом первой инстанции при определении размера ответственности было правильно учтены непродолжительный срок незаконного использования товарного знака (продолжительностью менее указанной истцом), предлагаемая ответчиком сумма лицензионного вознаграждения, рассчитываемая на период действия свидетельства, а также то, что истец до момента рассмотрения спора реально не оказывал услуги в сфере гостиничного бизнеса, в связи с чем допущенные ответчиком нарушения не могли нанести истцу значительный ущерб.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что судом первой инстанции правомерно определен размер подлежащей выплате компенсации.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены (изменения) решения суда первой инстанции, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражным апелляционным судом не усматривается. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Государственная пошлина в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 04 декабря 2008 года по делу N А60-11081/2008 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

А. А. Снегур

Судьи

Т. В. Казаковцева А.Н. Булкина