Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2011 г. N 09АП-1164/11

г. Москва

Дело N А40-55794/10-15-465

07 апреля 2011 г.

N 09АП-1164/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 04.04.2011.

Постановление в полном объеме изготовлено 07.04.2011.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гончарова В.Я.,

судей:

Свиридова В.А., Москвиной Л.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Луканиным В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 13 апелляционную жалобу ООО "ТПАО УДАЧА"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2010 по делу N А40-55794/10-15-465 судьи Барабанщиковой Л.М.

по заявлению ЗАО "БрендТи" (ОГРН 1027739742040, ИНН 7718203994)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)

третье лицо: ООО "ТПАО УДАЧА" (ОГРН 1037739318605, ИНН 772201001)

о признании недействительными решения Роспатента от 12.04.2010 и заключения экспертной комиссии от 10.03.2010 о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 768181В, обязании Роспатента совершить действия, направленные на устранение установленных судом нарушений и восстановление прав ЗАО "Бренд Ти" на товарный знак "Dolce Vita" по международной регистрации N 768181В полностью,

с участием

от заявителя:

Коляскин М.Х., паспорт 45 06 806618, доверенность от 16.09.2010;

от ответчика:

Маркин Д.Н., по доверенности от 06.12.2010 N 01/25-824/41, удост. N 350-30;

от третьего лица

Сафонов И.В., по доверенности от 15.12.2010, паспорт 45 09 678206.

УСТАНОВИЛ

ЗАО "БрендТи" (далее - заявитель, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - ответчик, Роспатент) с заявлением о признании недействительными решения Роспатента от 12.04.2010 о признании полностью недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 768181В на территории РФ (далее - решение Роспатента) и заключения экспертной комиссии от 10.03.2010 о результатах рассмотрения возражений ООО "ТПАО УДАЧА" (далее - третье лицо) против предоставления правовой охраны товарному знаку "Dolce Vita" по международной регистрации N 768181В на территории РФ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2010 названное решение Роспатента признано недействительным в части предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 768181В на территории РФ в отношении части товаров 30 класса МКТУ (кофе, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, паста, хлеб, печенье и кондитерские изделия, мед, патока; дрожжи, разрыхлитель; соль, горчица; уксус, соуса (приправы), специи), за исключением чая. Суд обязал ответчика совершить действия по восстановлению прав правообладателя на товарный знак по международной регистрации N 768181В на территории Российской Федерации в отношении указанной части товаров 30 класса МКТУ, кроме чая. Производство по делу в части оспаривания обществом заключения экспертной комиссии от 10.03.2010 на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ прекращено. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано. Заявителю частично возвращены судебные расходы в сумме 1000 рублей, связанные с уплатой государственной пошлины при обращении в суд с заявлением.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что решение Роспатента в части, признанной недействительной, противоречит подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и нарушает права и законные интересы правообладателя. Оспариваемое заключение не является ненормативным правовым актом, поэтому заявление о признании его недействительным не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Не согласившись с судебным решением, в части, связанной с оспариваем решения Роспатента, третье лицо обжаловало его в апелляционном порядке. Просит отменить решение суда в этой части в связи с неправильным применением норм материального права, несоответствием изложенных в нем выводов обстоятельствам дела и принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Указывает при этом на то, что оспариваемое заявителем решение Роспатента в полной мере соответствует решению ФАС России от 04.06.2009, п.3 резолютивной части которого при ссылке на 30 класс МКТУ не содержит указанного в судебном решении ограничения.

Отзывы на апелляционную жалобу от ответчика и заявителя в порядке ст.262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) не поступали.

В судебном заседании представители третьего лица и ответчика поддержали доводы апелляционной жалобы, представитель заявителя просил оставить решение суда в обжалованной части без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель правообладателя представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые оглашены и приобщены судом к материалам дела.

При отсутствии возражений со стороны представителей лиц, участвующих в деле, законность и обоснованность судебного решения проверена судом апелляционной инстанции в порядке ч.5 ст.268 АПК РФ в обжалованной части.

Исследовав и оценив в порядке ст.71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы третьего лица, письменного объяснения заявителя, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, арбитражный апелляционный суд полагает, что принятое по данному делу судебное решение в обжалованной части подлежит отмене в связи с неправильным применением норм материального, процессуального права, несоответствием изложенных в этой части выводов обстоятельствам дела с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требований заявителя, исходя из следующего.

Согласно ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основаниями для принятия арбитражным судом решения о признании акта государственного органа и органа местного самоуправления недействительным, решения и действия (бездействия) незаконным являются одновременно как несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту, так и нарушение в результате этого прав и законных интересов заявителя в указанной сфере деятельности.

В силу ч.5 ст.200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действие (бездействие).

12.12.2006 в Международный Реестр внесена запись 768181В о том, что заявитель является правообладателем в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженное, мед, сироп патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксусы, приправы, пряности (т.1, л.д.67).

Решением ФАС России от 04.06.2009 по делу N 1 14/18-09, которое признано законным и обоснованным решением Арбитражного суда города Москвы от 01.12.2009 по делу N А40-91859/09-146-541, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2010 и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.07.2010, действия правообладателя на товарном рынке чая РФ, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на словесный товарный знак "Dolce Vita" по свидетельству о международной регистрации N 768181В по 30 классу МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим ч.2 ст.14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ).

Согласно ст.10. bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу ст.4 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ товарным рынком является сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо могут нанести вред деловой репутации.

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг (ч.2 ст.14 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ).

Решение федерального антимонопольного органа о нарушении положений ч.2 ст.14 названного Федерального закона в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак в порядке ч.3 данной статьи направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением права либо недобросовестной конкуренцией.

В п.63 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" разъяснено, что согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Исходя из ч.3 ст.14 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Применительно к обстоятельствам данного дела третьим лицом, права которого нарушены актом недобросовестной конкуренции, в порядке абзаца 2 пункта 3 статьи 1513 ГК РФ в Роспатент поданы возражения против предоставления заявителю правовой охраны указанному товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (т.2, л.д.62-63).

Полномочным руководителем Роспатента 12.04.2010 на основании заключения экспертной комиссии от 10.03.2010 в порядке, установленном подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ принято оспариваемое решение (т.1, л.д.13-16).

Суд апелляционной инстанции полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент вышел за пределы своих полномочий, признав полностью, а не частично (в части чая) недействительным правовую охрану названного товарного знака, поскольку, несмотря на имеющиеся в решении ФАС России от 04.06.2009 по делу N 1 14/18-09 ссылки на "товарный рынок чая РФ", правообладателем совершены действия, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на указанный товарный знак, являющиеся недобросовестной конкуренцией, и пункт 3 резолютивной части данного решения ФАС России при ссылке на 30 класс МКТУ не содержит установленное в решении суда ограничение ("за исключением чая").

Кроме того, сравнительный анализ указанного в выписке из Международного Реестра перечня товаров 30 класса МКТУ за номером 768181В (т.1, л.д.67) и резолютивной части решения суда (т.5, л.д.114) свидетельствует о том, что некоторые товары из этого перечня указаны судом неточно (так, в Международном Реестре отсутствует паста, печенье, нет разрыхлителя, а указаны пекарные порошки, указана не патока, а сироп патоки), что является недопустимым.

Доказательств того, что в результате оспариваемого решения Роспатента нарушены права и законные интересы заявителя последним в порядке ч.1 ст.65 АПК РФ арбитражному суду не представлены.

При таких обстоятельствах решение арбитражного суда в обжалованной части подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требования заявителя в этой части в порядке ч.3 ст.201 АПК РФ.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта в порядке ч.4 ст.270 АПК РФ, не допущено.

Решение суда в части возврата заявителю из федерального бюджета части судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины при обращении с заявлением в суд, противоречит ч.1 ст.110, ст.104 АПК РФ, ст.333.40 Налогового кодекса РФ и подлежит отмене. Данные судебные расходы в силу ч.1 ст.110 АПК РФ относятся на заявителя.

Понесенные третьим лицом судебные расходы в связи с подачей апелляционной жалобы в порядке частей 1,5 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110,266,268,269,270,271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2010 по делу N А40-55794/10-15-465 в обжалованной части отменить и принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении заявления ЗАО "БрендТи" о признании недействительным решения Роспатента от 12.04.2010 о признании полностью недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 768181В на территории Российской Федерации отказать.

Взыскать с ЗАО "БрендТи" (ОГРН 1027739742040, ИНН 7718203994) в пользу ООО "ТПАО УДАЧА" (ОГРН 1037739318605, ИНН 772201001) судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в размере 2000 (две тысячи) рублей платежным поручением от 13.12.2010 N 118.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

В.Я. Гончаров

Судьи

В.А. Свиридов Л.А. Москвина