Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 мая 2004 г. N КГ-А40/3960-04 Суд обязал ответчика прекратить незаконное использование товарных знаков, поскольку установил сходство до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком в промышленном образце, в отношении однородных товаров (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 28 мая 2004 г. N КГ-А40/3960-04
(извлечение)

Компания "Ferrero S.p.A." ("Ферреро С.п.А.") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Бастион м.с." об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарных знаков.

Исковые требования мотивированы тем, что истцу принадлежит исключительное право использования на территории Российской Федерации товарных знаков по свидетельствам NN 462160, 462161, 551072, 666549 для 28, 30 классов Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ) - соответственно игры и игрушки, кондитерские изделия; ответчик в нарушение положений статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" размещает товарные знаки по указанным выше свидетельствам, правообладателем которых является истец, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца, на кондитерских изделиях (шоколадные яйца "Baby Surprise"), производит, хранит, предлагает к продаже и продает данную продукцию и нарушает исключительное право Компании по использованию данных товарных знаков.

Решением от 9 января 2004 года в иске отказано по тем мотивам, что из содержания заключений патентного бюро от 28.02.2003 и патентной фирмы "АЙ ПИ ПРО" от 06.11.2003 следует, что обозначения, используемые ответчиком, и товарные знаки, используемые истцом, при первом восприятии могут смешиваться потребителями продукции, однако указанные обстоятельства не являются основанием для применения статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и обязания ответчика прекратить использование обозначений, сходных до степи смешения с товарными знаками истца, так как истцом и ответчиком используются различные объекты интеллектуальной собственности; кроме того, на обертке ответчика указывается изготовитель - ООО "Бастион м.с", что исключает смешение изготовителей продукции, но не обозначений, используемых в промышленном образце ООО "Бастион м.с." и товарных знаках Компании "Ферреро С.п.А".

Ходатайство истца о проведении экспертизы на предмет сходства обозначений ответчика с товарными знаками истца отклонено судом, поскольку оно заявлено в последний день срока, установленного для рассмотрения дела по существу, а также в связи с наличием заключений организаций, специализирующихся в области интеллектуальной собственности, позволяющих исследовать мнения специалистов, обладающих познаниями в этой области.

В апелляционном порядке решение не пересматривалось.

В кассационной жалобе истец просит отменить решение, ссылаясь на неправильное применение и истолкование закона; неверный вывод суда, установившего сходство до степени смешения обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца, о том, что истцом и ответчиком используются различные объекты интеллектуальной собственности; на то, что включение сходных элементов в промышленный образец, предназначенный для производства и введения в гражданский оборот однородной продукции, является нарушением прав владельца товарных знаков, в связи с чем нарушенные права истца подлежали судебной защите путем обязания ответчика прекратить использование сходного до степени смешения обозначения в соответствии со статьей 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В заседании кассационной инстанции заявитель привел доводы, аналогичные изложенным в жалобе.

Представитель ответчика в письменном отзыве и в устном выступлении возразил против доводов жалобы, ссылаясь на их необоснованность, поскольку требования истца направлены на запрещение использования запатентованной ответчиком обертки, однако истец не обращался в Патентную палату за признанием патента недействительным; охраняемые в качестве товарных знаков истца графические элементы, названия и обертка ответчика, а также название "BABY SURPRISE" не являются сходными до степени смешения обозначениями; ответчик не согласен с выводом суда о сходстве до степени смешения, однако не обжаловал решение из-за того, что резолютивная часть решения его устраивает.

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и норм процессуального права, кассационная инстанция находит решение подлежащим отмене, исходя из следующего.

Судом установлено, что Компании "Ферреро С.п.А." принадлежит исключительное право использования на территории Российской Федерации товарных знаков международной регистрации по свидетельствам NN 462160, 462161, 551072, 666549 по 28-му и 30-му классам МКТУ (игрушки, кондитерские изделия).

Исследовав представленные обеими сторонами доказательства, суд установил, что обозначения, используемые ответчиком, и товарные знаки, используемые истцом, сходны до степени смешения, и при их восприятии могут смешиваться потребителями.

Указанный вывод кассационная инстанция признает обоснованным. Товарный знак истца содержит изображение фантазийного персонажа в виде "живого" яйца, а промышленный образец ответчика "Лист упаковочный для шоколадного изделия" в качестве одного из элементов также содержит изображение фантазийного персонажа в виде "живого" яйца, что безусловно подтверждает правильность вывода суда о наличии сходства до степени смешения.

Однако вывод суда об отказе в иске по тем мотивам, что истцом и ответчиком используются различные объекты интеллектуальной собственности, право ответчика защищено патентом, ответчик на обертке указывает обладателя промышленного образца, являющегося производителем продукции, что исключает смешение изготовителей продукции, вследствие чего отсутствуют основания для применения статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", не может быть признан основанным на законе.

В силу части 1 статьи 4 названного закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком, а также право запрещать его использование другим лицам. Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим товарным знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (статья 10 bis), являющаяся составной частью права Российской Федерации, устанавливает запрет всех действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Исходя из этого, выдача ответчику патента на промышленный образец "Лист упаковочный для шоколадного изделия" не может ограничивать правовую охрану товарного знака истца и его права, как владельца товарного знака.

Включение изображения фантазийного персонажа в качестве существенного признака промышленного образца "Лист упаковочный для шоколадного изделия", предназначенного для предложения к продаже, продажи товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, является незаконным использованием товарного знака истца.

При таких обстоятельствах у суда, установившего сходство до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком в промышленном образце, в отношении однородных товаров, имелись основания для применения статьи 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", отказ в иске является неправомерным.

Поскольку фактические обстоятельства дела судом установлены, доказательства исследованы в полном объеме, сбора новых доказательств не требуется, кассационная инстанция, отменяя решение в связи с неправильным применением норм материального права, считает необходимым принять новое решение об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение от 9 января 2004 года по делу N А40-41667/03-83-397 Арбитражного суда города Москвы отменить.

Обязать ООО "Бастион м.с." прекратить незаконное использование товарных знаков Компании "Ферреро С.п.А." NN 462160, 462161, 551072, 666549.

Взыскать с ООО "Бастион м.с." в пользу Компании "Ферреро С.п.А." 500 руб. расходов по кассационной жалобе.