Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2009 г. N 17АП-10526/09

г. Пермь

23 ноября 2009 г.

Дело N А50-17605/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 ноября 2009 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Нилоговой Т.С., судей Булкиной А.Н.,

Жуковой Т.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Калмаковой Т.А.,

при участии:

от истца (ООО "Основание - 2"): Ахметов Р.Р., доверенность от 24.11.2008 г., паспорт; Рочев С.С., доверенность от 15.09.2009 г., паспорт, , от ответчика (ИП Соколов В.А.): Солоницына Е.П., доверенность от 16.11.2009 г., паспорт,

от ответчика (ООО "Матрица"): Долматович О.О., доверенность от 04.05.2009 г., паспорт, от третьего лица (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам): не явился,

(лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда), рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Основание - 2" (истец) и индивидуального предпринимателя Соколова Вадима Алексеевича (ответчик)

на решение Арбитражного суда Пермского края от 17сентября 2009 года

по делу N А50-17605/2008, принятое судьей Кульбаковой Е.В.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Основание - 2" к индивидуальному предпринимателю Соколову Вадиму Алексеевичу и Обществу с ограниченной ответственностью "Матрица"

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 6 000 000 руб., изъятии из оборота контрафактных товаров,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Основание-2" (далее - истец, Общество "Основание - 2") обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю Соколову Вадиму Алексеевичу (далее - ответчик 1, Предприниматель) и Обществу с ограниченной ответственностью "Матрица" (далее - ответчик 2, Общество "Матрица") со следующими требованиями:

- запретить ответчикам производить и вводить в гражданский оборот продукцию, содержащую товарный знак, исключительные права на который принадлежат истцу; - изъять из оборота и уничтожить за счет ответчиков контрафактные товары, на которых размещен незаконно используемый товарный знак истца;

- изъять и уничтожить за счет Предпринимателя оборудование, используемое для производства контрафактной продукции, а именно: 3 станка типа АТ (производства г. Харьков) и 1 станок типа Унипак, находящихся по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 32; - взыскать с Предпринимателя в пользу истца 3 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака;

- взыскать с Общества "Матрица" в пользу истца 3 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Протокольным определением в судебном заседании 22.07.2009 г. в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражным судом принят отказ истца от требования, касающегося изъятия и уничтожения за счет Предпринимателя оборудования, используемого для производства контрафактной продукции.

Кроме того, в судебном заседании 22.07.2009 г. истец дополнил исковые требования и просил суд изъять и уничтожить за счет Предпринимателя оснастку, используемую для производства контрафактной продукции, на которой размещен незаконно используемый товарный знак (л.д. 147 т.2).

Дополнительное требование принято судом первой инстанции на основании ст. 49 АПК РФ (протокол судебного заседания от 22.07.2009 г. - л.д. 156-157 т.2).

Определением суда от 06.08.2009 г. (л.д. 40-41 т.3) в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 17.09.2009 г. исковые требования удовлетворены частично: ответчикам запрещено производить и вводить в гражданский оборот продукцию, содержащую товарный знак, исключительные права на который принадлежат истцу; суд решил изъять из оборота и уничтожить за счет средств ответчиков контрафактные товары, на которых размещен товарный знак истца с регистрационным номером 347507, изъять и уничтожить за счет средств Предпринимателя оснастку, используемую для производства контрафактной продукции, на которой размещен товарный знак истца с регистрационным номером 347507; с ответчиков взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по 100 000 руб. с каждого. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. В части требования об изъятии и уничтожении за счет Предпринимателя оборудования, используемого для производства контрафактной продукции, производство по делу прекращено.

Не согласившись с выводами суда в части размера взысканной компенсации, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит судебный акт в указанной части изменить, взыскать с каждого ответчика компенсацию в заявленном размере по 3 000 000 руб. с каждого, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В обоснование жалобы истец ссылается на то, что ответчики умышленно и длительное время нарушали исключительные права Общества "Основание-2". Также считает, что судом не дана надлежащая оценка представленным в дело доказательствам, подтверждающим возможные убытки истца.

Не согласившись с принятым решением, Предприниматель также обратился с апелляционной жалобой, в которой просит судебный акт отменить, принять новый об отказе в удовлетворении исковых требований. В апелляционной жалобе Предприниматель указывает следующее.

При рассмотрении дела суд первой инстанции неправильно истолковал норму ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), то есть не уяснил надлежащий смысл понятия "товарный знак" и каким образом он должен использоваться. Принятое решение не содержит ссылки на доказательства, в силу которых суд сделал вывод о сходстве всей упаковки, являющейся предметом спора, с товарным знаком истца и о вероятности смешения (введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара).

При рассмотрении спора судом не выяснен вопрос о том, что представляет собой оснастка, какая конкретно и используется ли вообще для нарушения исключительных прав истца. Отмечает, что в решении суда нет вывода о том, каким образом ответчики используют товарный знак и на какой именно продукции. По его мнению, суд однозначно не установил, какая продукция, производимая ответчиком 1, является контрафактной и, как следствие, подлежит изъятию из оборота и уничтожению, какими способами ответчики нарушали исключительное право истца на товарный знак.

Апеллятор также ссылается на необоснованное отклонение судом его доводов о том, что регистрация истцом товарного знака по свидетельству N 347507 является ничем иным, как злоупотребление правом.

Помимо этого, Предприниматель считает, что судом неправомерно отклонено ходатайство о назначении повторной экспертизы и неверно распределены судебные расходы.

На основании изложенного ответчик 1 считает, что обжалуемое решение является незаконным и подлежит отмене, ввиду нарушения судом норм материального и процессуального права, а также неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.

В судебном заседании удовлетворено ходатайство Предпринимателя о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: копии письма УФАС по Пермскому краю от 24.11.2008 г. N 6820-08, сведений с сайта Роспатента об описании изобретения к патенту Общества "Основание-2", копии пояснений Мышева В.М. к показаниям от 30.07.2009 г.; а также заверенных в установленном порядке копий заключения патентного поверенного Деминой К.В. с приложениями, заявки ответчика 1 от 09.10.2003 г. на имя ИП Ахметова Н.Р., письма ИП Ахметова от 12.10.2009 г. с приложением в виде чертежа, письма ООО "Фортуна" в адрес Общества "Матрица" от 15.05.2008 г. N 25а, письма ООО "Волшебница" от 25.02.2008 г.

В удовлетворении ходатайства Предпринимателя о приобщении к материалам дела других доказательств (копий договора на поставку продукции от 01.04.2003 г. N 3 между ответчиком 1 и ИП Ахметовым Н.Р., эскизного проекта контейнера для кондитерских изделий N 03/05-2002-ЭП, договора возмездного оказания услуг 06.09.2002 г. между ответчиком 1 и ИП Соловаровым А.Г. с квитанцией к приходному кассовому ордеру и дипломом на имя Соловарова А.Г., письма запроса ООО "Правовед" в Пермьстат и ответа Пермьстата от 23.08.2009 г., копии постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2005 г. N 09-АП-4609/05-ГК) отказано, т.к. данные документы дублируют доказательства, имеющиеся в материалах дела, а судебный акт не является преюдициальным для настоящего спора.

В судебном заседании удовлетворено ходатайство истца о приобщении в материалам дела дополнительных пояснений в отношении представленного ответчиком 1 заключения патентного поверенного Деминой К.В., а также заверенных в установленном порядке копий акта сверки между Обществом "Основание-2" и ООО "Фортуна" и исполнительного листа в отношении должника ООО "Волшебница".

Предпринимателем также представлено письменное ходатайство о назначении повторной экспертизы, провести которую просит поручить проректору по научной работе Российского государственного института интеллектуальной собственности Орловой В.В. В ходатайстве ответчиком 1 изложены возражения на результаты экспертизы, проведенной на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 13.02.2009 г. экспертом Сегодкиной А.Ф. К данному ходатайству приложены переписка (запрос и ответ) между патентным поверенным Деминой К.В. и Орловой В.В. по вопросу привлечения последней в качестве судебного эксперта в связи с возможным назначением повторной судебной экспертизы. Письмо-ответ Орловой В.В. представлено без какой-либо подписи от имени Орловой В.В. и без заверения представленного документа как копии письма.

Представители истца против удовлетворения данного ходатайства возражали, а также дополнительно пояснили, что Предприниматель в отношении заключения эксперта Сегодкиной А.Ф. каких-либо возражений в суде первой инстанции не заявлял, несмотря на то, что после ознакомления с результатами экспертизы неоднократно представлял свои возражения по иску (дополнение к отзыву и второй отзыв), в установленном порядке мотивированное ходатайство о проведении повторной экспертизы не представлял.

Представитель ответчика 2 (Общество "Матрица") ходатайство ответчика 1 поддержал.

Апелляционным судом рассмотрено ходатайство ответчика 1 о назначении повторной судебной экспертизы и признано подлежащим отклонению в силу следующего.

В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать. Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

При рассмотрении дела по существу суд первой инстанции по ходатайству истца назначил судебную экспертизу, проведение которой поручил экспертному учреждению, предложенному ответчиком 1 (л.д.106 т.2). При назначении экспертизы Торгово-промышленная палата Нижегородской области сообщила суду данные эксперта, которому будет поручено проведение экспертизы (л.д.108, 110 т.2). Назначенная судом судебная экспертиза (л.д. 115-117 т.2) была проведена начальником группы интеллектуальной собственности Департамента оценки и интеллектуальной собственности Нижегородской ТПП Сегодкиной А.Ф., представленное в материалы дела экспертное заключение подписано Сегодкиной А.В. и директором Департамента оценки и интеллектуальной собственности Аменицкой Ю.А. (л.д.137 т.2).

В силу ч. 2 ст. 87 АПК РФ, в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

После проведения экспертизы и ознакомления с ее результатами ответчиками не было заявлено каких-либо возражений относительно наличия в экспертном заключении противоречий в выводах эксперта и каких-либо сомнений в обоснованности составленного заключения (л.д.11-13, 25-30, 31-36, 81-82 т.3).

В судебном заседании 17.09.2009 г. представителями Предпринимателя устно было заявлено ходатайство о проведении по делу экспертизы, где перед экспертом поставить вопрос, указанный в определении суда (л.д.84 т.3). При заявлении данного ходатайства ответчик 1 не указал, какую именно экспертизу он просит провести по делу (дополнительную или повторную), не привел основания для назначения экспертизы, а также не сформулировал вопросы, подлежащие постановке перед экспертом.

Ходатайство Предпринимателя судом первой инстанции было рассмотрено и отклонено в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст.87 АПК РФ.

Согласно ст.268 АПК РФ и п.26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 г. N 36 "О порядке применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" апелляционный суд принимает новые доказательства только в случае, если у стороны отсутствовала возможность для их представления в суд первой инстанции или сторона не представила доказательства суду первой инстанции по независящим от нее уважительным причинам.

Апелляционный суд считает, что ответчик 1 не представил доказательств невозможности заявления в суде первой инстанции обоснованного ходатайства о проведении повторной экспертизы.

В заседании суда апелляционной инстанции Предприниматель также не обосновал необходимость ее проведения причинами, предусмотренными в п. 2 ст. 87 АПК РФ. Кроме того, Предприниматель, обозначив в ходатайстве вопрос, подлежащий выяснению в ходе повторной экспертизы и указав кандидатуру эксперта, которому предлагается провести экспертизу, не представил надлежащих доказательств того, что указанная кандидатура эксперта может провести такую экспертизу (письмо-ответ не имеет подписи), в какие сроки она может быть проведена, а также стоимость такой экспертизы. Доказательств оплаты расходов по проведению экспертизы Предпринимателем в суд также не представлено.

На основании вышеизложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства Предпринимателя о назначении по делу повторной экспертизы.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы своей апелляционной жалобы, против доводов апелляционной жалобы Предпринимателя возражал по мотивам, изложенным в письменном отзыве.

Представитель Предпринимателя настаивал на удовлетворении своей апелляционной жалобы, против доводов апелляционной жалобы истца возражал по мотивам, указанным в отзыве.

Представитель Общества "Матрица" устно поддержал позицию Предпринимателя, против удовлетворения апелляционной жалобы истца возражал.

Третьим лицом, извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб, в судебное заседание представитель не направлен, письменный отзыв на жалобы до начала судебного заседания не представлен. В силу ч. 3 ст. 156, ст. 266 АПК РФ апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие третьего лица, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Решение суда в части прекращения производства по делу сторонами не обжалуется, поэтому не исследуется судом апелляционной инстанции.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции в обжалуемой части проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, Общество "Основание-2" является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству от 07.04.2008 г. N 347507, с установленной датой приоритета 05.02.2007 г. (л.д. 13-14 т.1), в отношении товаров 16 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе: изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковочный материал; пленки пластмассовые для упаковки (16) и бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, конфеты, печенье, пряники, сухари, торты фруктово-ягодные (30).

Зарегистрированный по свидетельству N 347507 изобразительный товарный знак представляет собой плоское изображение кольца, создающего иллюзию объема благодаря множеству радиально расходящихся с наклоном относительно радиусов (в пределах площади кольца) дугообразных линий. При этом внешний контур кольца выполнен в виде волнообразной линии с сопряжением точек перегиба этой линии с наружными концами указанных дугообразных линий. Это усиливает иллюзию объема, а вместе с наклонными дугообразными линиями порождает ассоциацию с вращающимся колесом. Обозначение носит абстрактный характер, а его смысловое значение заключается в его явной ассоциативной связи с вращающимся колесом, символизирующим вечное движение вперед и вечное возвращение (развитие с сохранением традиций) (л.д. 1-6 т.3).

Из фактических обстоятельств дела усматривается, что 31.01.2008 г. посредником истца (Ревякиным И.М.) у Общества "Матрица" были приобретены тортницы (типа ТБ-180, ТБ-180В, ТБ-190, ТБ-190В), на верхней поверхности крышки которых имелось обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом.

Судом на основании материалов дела установлено, что названные тортницы были изготовлены ответчиком 1 (Предпринимателем) для ответчика 2 (Общества "Матрица").

Полагая, что исключительное право на использование товарного знака по свидетельству N 347507 нарушается действиями Предпринимателя и Общества "Матрица", которые вводят продукцию с гражданский оборот при ее производстве и продаже, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования и взыскивая с Предпринимателя и Общества "Матрица" компенсацию в размере по 100 000 руб. с каждого, суд первой инстанции, с учетом совокупности имеющихся в материалах дела доказательств, пришел к выводу о том, что оба ответчика незаконно использовали товарный знак, правообладателем которого является истец. При этом, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд исходил из характера и масштаба нарушения исключительных прав истца, срока незаконного использования принадлежащего истцу товарного знака, величины возможных убытков.

Выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствующими нормам действующего законодательства и фактическим обстоятельствам дела. Согласно положениям ст.ст. 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу положений ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается незаконное использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории России товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров. Таким образом, при рассмотрении иска названной категории суду следует установить, является ли обозначение, используемое ответчиками, тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, права на который зарегистрированы за истцом.

Исключительное право истца на товарный знак N 347507 подтверждено материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Согласно доводам апелляционной жалобы ответчика 1, на рассмотрение апелляционного суда фактически вынесены вопросы о том, используется ли при производстве тортниц какое-либо изображение, является ли изображение тождественным либо сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным за истцом.

Апелляционный суд, исследовав в порядке ст.71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, пришел к следующим выводам.

На верхней поверхности крышки тортниц, которые вводятся ответчиками в гражданский оборот, имеется изображение, которое выполнено путем формования поверхности крышки. Данное изображение представляет собой кольцо, от которого радиально и с наклоном расходятся дугообразные линии.

То обстоятельство, что дугообразные линии переходят на боковую поверхность крышки тортницы и что форма крышки в целом обусловлена свойствами товара, который подлежит хранению в тортнице, не свидетельствует о том, что на верхней поверхности крышки тортницы отсутствует какое-либо изборажение, которое может быть подвергнуто самостоятельному сравнительному анализу в данном случае в сравнении с изобразительным товарным знаком истца.

На основании заключения специалиста от 28.05.2008 г. (л.д.43-48 т.1), экспертного заключения от 18.06.2009 г. N 03-ИС/09 (л.д.127-139 т.2), апелляционный суд пришел к выводу, что размещенное на верхней поверхности крышки тортниц изображение является сходным до степени смешения с изображением товарного знака N 347507, исключительные права на который принадлежат истцу.

Как следует из заключения от 18.06.2009 г. N 03-ИС/09 эксперт пришел к следующим выводам:

- деятельность по классу МКТУ - 16, указанная в свидетельстве на товарный знак N 347507 является однородной с деятельностью Предпринимателя и Общества "Матрица" - производство упаковок бумажных пластмассовых, упаковочный материал, пленки пластмассовые для упаковки; - изобразительный товарный знак по свидетельству N 347507 соответствует изображению рельефа верхней плоскости объемной крышки из ПВХ для упаковки тортов типа - 100G, выпускаемой Обществом "Основание-2";

- Предприниматель выпускает упаковки для тортов с объемными крышками из ПВХ типа ТБ-180 и ТБ-180В, при этом типы крышек отличаются только высотой самой крышки, изобразительный рисунок верхней плоскости обеих крышек одинаков; - изобразительные обозначения по свидетельству на товарный знак N 347507 сходны с объемным обозначением верхней плоскости крышки ТБ-180 и ТБ-180В;

- изобразительное обозначение по свидетельству на товарный знак N 347507 сходно по восприятию рельефного рисунка с объемным обозначением (вариантом) верхней плоскости крышки типа ТБ-180 и ТБ-180В; - первое зрительное впечатление, получаемое от сравнения, приводит к полному сходству, исключая расхождение отдельных элементов;

- внешний контур большой окружности изобразительного товарного знака сходен с внешним контуром большой окружности крышки типа ТБ-180 и ТБ-180В, внешний контур рельефной плоскости крышки сходен с изобразительным товарным знаком по свидетельству N 347507; - изобразительный товарный знак по свидетельству N 347507 сходен с рельефным изображением верхней плоскости крышки для упаковки тортов типа ТБ-180 и ТБ-180В, поскольку совпадает с ним во всех элементах согласно п. 24.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак от 05.03.2003 г.;

- присутствует вероятность сходства (тождественности) изобразительного товарного знака по свидетельству N 347507 с верхней плоскостью упаковки для тортов ТБ-180 и ТВ-180В, что приводит потребителя к смешению производителей.

Таким образом, с учетом результатов экспертизы, установленного факта использования ответчиками спорного обозначения в своей деятельности, вывод суда первой инстанции об обоснованности требований истца о нарушении его исключительного права на использование товарного знака следует признать правильным.

Довод апелляционной жалобы ответчика 1 о том, что в сознании потребителя не может происходить смешение вида производимой Предпринимателем крышки с изображением товарного знака истца, и ссылка апеллятора на заключение патентного поверенного Деминой К.В. (представлено суду апелляционной инстанции), не могут быть приняты во внимание.

Во-первых, заключение патентного поверенного Деминой, апелляционный суд не принимает в качестве доказательства по делу, поскольку данный документ не был предоставлен суду первой инстанции, а уважительные причины невозможности представления данного доказательства апеллятором не указаны.

Во-вторых, патентный поверенный Демина К.В. является работником ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", которое в свою очередь представляет интересы ответчика в настоящем деле, что не отрицается представителем ответчика 1.

В-третьих, предметом настоящего спора является изображение, нанесенное на верхнюю поверхность крышки тортницы путем формования (выдавливания), а не сама форма крышки тортницы.

Довод апелляционной жалобы ответчика 1 о том, что форма тортниц, как упаковки для товара, обусловлена исключительно или главным образом свойством самого товара, что используемая форма, в том числе рельефы на верхней и боковой поверхности крышки, обеспечивают повышенное сопротивление трению о другую поверхность, что верх крышки предназначен для фиксирования на себе донной части другой упаковки для удобства транспортировки, апелляционным судом отклоняется.

Суд считает, что используемый ответчиками рельеф со спорным изображением (круг с расходящимися от него дугообразными линиями) не обусловлен функциональными особенностями упаковки для тортов и кондитерских изделий, поскольку функции по повышению сопротивления трению о другую поверхность и по фиксированию на себе донной части другой упаковки для удобства транспортировки выполняет сам рельеф (выемки и впадины на поверхности) как таковой. При этом рисунок рельефа может быть различен без ущерба для функций упаковки.

В связи с указанным апелляционный суд признает справедливым замечание истца относительно того, что рисунок рельефа имеет надфункциональное значение и что ответчики при производстве и продаже тортниц могут использовать любые иные изображения на поверхности (в том числе различные геометрические формы с любыми линиями любого направления), но не изображение товарного знака истца.

Доводы ответчика 1 относительно того, что судом первой инстанции неправомерно положено в основу решения экспертное заключение от 18.06.2009 г. N 03-ИС/09, поскольку данная экспертиза проведена с нарушением требований законодательства, а заключение содержит в себе противоречивые выводы, апелляционным судом отклоняются.

То обстоятельство, что заключение подписано не только экспертом Сегодкиной А.Ф., но и директором Департамента оценки и интеллектуальной собственности Аменицкой Ю.А., не свидетельствует о том, что вопреки определению суда от 13.02.2009 г. по делу была проведена комиссионная экспертиза. За дачу заведомо ложного заключения по ст.307 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) был предупрежден только один эксперт - исполнитель Сегодкина А.Ф., ею же подписано заключение.

То обстоятельство, что в разделе "Общие выводы" экспертом излишне приведены цитаты ст.ст.1484, 1229 ГК РФ, ст.180 УК РФ, а в п.7 сделан правовой вывод, который находится в компетенции суда, не умаляет иных выводов экспертизы и не свидетельствует о недопустимости данного доказательства. То, что на странице 4 заключения приведено описание товарного знака, как оно содержится в заявлении истца для его регистрации в Роспатенте, не свидетельствует о наличии какой-либо заинтересованности эксперта, об отсутствии беспристрастности и о наличии сомнений в выводах заключения. Неуказание в заключении о том, кем были изготовлены фотографии упаковок для торта, также не свидетельствует о наличии сомнений в обоснованности выводов эксперта. Вновь представленные ответчиком 1 доказательства и ссылка апеллятора на справку Роспатента по вопросу о наличии сходства до степени смешения "оформления упаковок для хранения кондитерских изделий, производимых ИП Соколовым В.А." с товарным знаком по свидетельству N 347507 (л.д.104-105 т.2), апелляционным судом во внимание не принимаются, как не опровергающие выводов суда первой инстанции по настоящему делу. Кроме того, как неоднократно указывал Роспатент в своих отзывах по настоящему делу, данный орган не является экспертным учреждением, правомочным на представление каких-либо разъяснений по судебному делу (например, л.д.65-69 т.3).

Довод жалобы об отсутствии в материалах дела доказательств нарушения исключительных прав истца в связи с тем, что товарный знак был зарегистрирован только 07.04.2008 г., а тортницы производились Предпринимателем и ранее, что после регистрации товарного знака, соответствующие типы тортниц в гражданский оборот не вводились, апелляционным судом признаются несостоятельными.

Судом первой инстанции на основании материалов дела установлено, что тортницы со спорным изображением на верхней поверхности крышки Предпринимателем производились, обоими ответчиками вводились в гражданский оборот, в связи с чем, был сделан обоснованный вывод о нарушении ответчиками исключительных прав истца на товарный знак. В своих объяснениях органам следствия Предприниматель указывал, что форму и дизайн для производства упаковки из ПВХ для тортов он взял для себя из образцов других производителей, в том числе Общества "Основание-2" (л.д.54-57 т.2). Оснований для переоценки данных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется, новые доказательства не опровергают выводов суда, поскольку свидетельствуют только о том, что ответчик 1 пытается изменить свою линию защиты.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе использовать средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим законом способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Пунктом 3 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает правомерным и обоснованным вывод суда об удовлетворении требования о запрете ответчикам производить и вводить в гражданский оборот продукцию, содержащую товарный знак истца.

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (п.2 ст. 1515 ГК РФ).

Наличие установленного несанкционированного использования товарного знака истца, то есть факта нарушения влечет удовлетворение заявленного требования об изъятии и уничтожении контрафактной продукции - тортниц ТБ-180 и ТБ-180В, в количестве 480 шт., приобретенных истцом у Общества "Матрица" (протокол вещественных доказательств от 19.12.2008 г. (л.д. 25 т.1).

В силу ч.5 ст. 1252 ГК РФ оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Руководствуясь указанной нормой, суд также правомерно признал подлежащим удовлетворению требование истца об изъятии и уничтожении за счет Предпринимателя оснастки, используемой для производства контрафактной продукции, на которой размещен незаконно используемый товарный знак.

Довод апелляционной жалобы ответчика 1 о том, что суд первой инстанции не выяснил вопрос о том, что представляет собой оснастка, какая конкретно и используется ли она действительно для нарушения прав истца, признается несостоятельной. При том обстоятельстве, что судом принято решение об уничтожении только оснастки, но не всего оборудования, на котором производится контрафактная продукция, а апеллятором в нарушение ст.65 АПК РФ не представлены какие-либо доказательства в подтверждение неправомерности выводов суда в данной части (например, об отсутствии в составе оборудования какой-либо оснастки, имеющей форму со спорным изображением, доказательства того, что с помощью оснастки не происходит формования (выдавливания) определенного изображения не верхней поверхности крышки тортниц), оснований для изменения решения суда в данной части не имеется.

Утверждение ответчика 1 о том, что суд первой инстанции неправильно истолковал норму ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), то есть не уяснил надлежащий смысл понятия товарный знак и каким образом он должен использоваться не нашло своего подтверждения.

Как отмечалось ранее, товарный знак представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно п.2.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания" в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. Исходя из п.2 ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. При этом способ размещения изображения товарного знака правового значения не имеет.

В данном случае речь идет об изобразительном товарном знаке, представляющем собой рельефное обозначение, которое размещено на верхней поверхности (плоскости) тортниц.

Что касается судебных расходов, то они распределены судом правомерно, пропорционально размеру удовлетворенных требований. Иные доводы апелляционной жалобы Предпринимателя судом отклоняются как несостоятельные и не свидетельствующие о незаконности принятого судебного акта, поскольку по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств и доказательств, исследованных судом первой инстанции и получивших соответствующую оценку.

Помимо требований о пресечении действий, нарушающих право, истец предъявил к ответчикам требования о взыскании компенсации в размере 6 000 000 руб. (по 3 000 000 руб. с каждого ответчика).

В силу ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

При этом закон не связывает применение предусмотренной данной правовой нормой ответственности с необходимым наличием факта причинения правообладателю убытков и их размером.

Поскольку нарушение ответчиками исключительных прав истца имело место, требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака также является обоснованным.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суд пришел к выводу о несоответствии заявленной истцом компенсации характеру и возможным последствиям допущенного ответчиками нарушения. С учетом конкретных обстоятельств дела, в частности, непродолжительного срока незаконного использования товарного знака (1 год), последствий нарушения исключительных прав истца, характера совершенного правонарушения, степени вины нарушителей (об использовании товарного знака истца ответчики узнали только после передачи иска в арбитражный суд), отсутствия ранее каких-либо нарушений ответчиками исключительных прав истца, а также руководствуясь принципам разумности и справедливости арбитражный суд правомерно определил размер компенсации, подлежащей взысканию, в сумме 200 000 руб. (по 100 000 руб. с каждого ответчика).

При этом судом учтено, что заявляя к взысканию компенсацию в размере 3 000 000 с каждого из ответчиков, истец ссылался на то, что такой размер обусловлен нарушением его исключительного права вследствие использования ответчиками товарного знака на четырех типах тортниц. При этом, данный факт подтвержден только в отношении двух типов тортниц (ТБ-180 и ТБ 180В). Суд также справедливо указал на отсутствие документального подтверждения доводов истца относительно того, что за период нарушения исключительных прав истца Предприниматель мог произвести 15 840 000 единиц контрафактной продукции, а Общество "Матрица" реализовать указанные объемы. Доказательства, опровергающие данные выводы суда, истцом суду апелляционной инстанции не представлены (ст. 65 АПК РФ). Оснований считать, что в данном случае заявленная к взысканию сумма компенсации (3 000 000 руб. с каждого ответчика) является более разумной, нежели определил суд первой инстанции, у апелляционного суда не имеется.

Соответствующие доводы апелляционной жалобы истца судом признаются необоснованными.

При отмеченных обстоятельствах решение суда первой инстанции отмене, а апелляционные жалобы - удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина по апелляционным жалобам относится на их заявителей в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Поскольку при подаче апелляционной жалобы Предпринимателю предоставлена отсрочка по уплате госпошлины на срок до окончания рассмотрения дела, госпошлина по апелляционной жалобе подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 17 сентября 2009 года по делу N А50-17605/2008 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Основание - 2" и индивидуального предпринимателя Соколова Вадима Алексеевича - без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Соколова Вадима Алексеевича в доход федерального бюджета госпошлину по апелляционной жалобе в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

Т.С. Нилогова

Судьи

А.Н. Булкина Т.М. Жукова