Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 ноября 2006 г. N КА-А40/10777-06 При новом рассмотрении дела о признании недействительным решения органа по патентным спорам суду необходимо исследовать однородность товаров и услуг, в отношении которых конкурирующим знакам предоставлена правовая охрана (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 29 ноября 2006 г. N КА-А40/10777-06
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 декабря 2007 г. N КА-А40/13399-07-П-1,2

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл" (далее - ОАО "НК "Лукойл" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 13.05.2005 года, которым было отказано в удовлетворении возражения ОАО "НК "Лукойл" от 29.04.2004 и оставлена в силе правовая охрана регистрации товарного знака N 190449, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Луксойл" (далее - ООО "Компания "Луксойл") Также заявитель просил о признании незаконной регистрации за N 190449 по заявке N 99718170 товарного знака "LUXOIL", и о признании недействительной правовой охраны комбинированного товарного знака "LUXOIL", об обязании аннулировать регистрацию N 190449 полностью, как нарушающей исключительные права истца на товарные знаки "LUKOIL" регистрации N 141746 и N 166708, а также товарные знаки "ЛУКОЙЛ" регистрации N 141748 и N 166710 в отношении однородных товаров.

Решением суда первой инстанции от 24 мая 2006, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 августа 2006, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с выводами суда, ОАО "НК "Лукойл" подана кассационная жалоба на принятые судебные акты, в которой ставится вопрос об их отмене в связи с тем, что судами двух инстанций неправильно применены нормы материального права и допущены при рассмотрении дела нарушения норм процессуального права. По мнению заявителя, выводы первой и апелляционной инстанций, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, и действительным обстоятельствам дела, имеющим существенное юридическое значение для правильного его разрешения, в частности, вывод судов обеих судебных инстанций об отсутствии фонетического сходства между противопоставляемыми товарными знаками не соответствует решению Палаты, которое они признали законным. ОАО "НК "Лукойл" считает, что арбитражные суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.1995. В результате неправильного применения указанных положений законодательства Палата вынесла решение, нарушающее права истца, а суды первой и апелляционной инстанций не обратили внимание на это и пришли к ошибочным выводам о его законности.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал требования и доводы жалобы.

Представители Палаты, ФИПС, ООО "Компания "Луксойл", высказали возражения в судебном заседании против удовлетворения жалобы, выразив мнение о законности и обоснованности судебных актов. ООО "Компания "Луксойл" представлен отзыв на кассационную жалобу.

Федеральный арбитражный суд Московского округа, изучив материалы дела, заслушав и обсудив доводы представителей сторон, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального права и соблюдения норм процессуального права находит судебные акты подлежащими отмене, по основаниям предусмотренным частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Из установленных судом фактических обстоятельств по делу усматривается, что решением Палаты по патентным спорам от 13.05.2005 года отказано в удовлетворении возражения ОАО "НК "Лукойл" от 29.04.2004 против предоставления правовой охраны товарного знака "LUXOIL" N 190449, и оставлено в силе действие правовой охраны.

Полагая, что указанным решением нарушены права ОАО "НК "Лукойл" являющегося правообладателем товарного знака "LUKOIL" N 141746 с приоритетом от 20.07.1995 г. и N 166708 с приоритетом от 13.05.1998 г., последний обратился в суд с требованием о признании решения Палаты недействительным. Регистрация товарного знака "LUXOIL" произведена с нарушением закона, не допускающего регистрацию товарного знака сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, каковым является товарный знак, принадлежащий ОАО "НК "Лукойл", однако Палатой это нарушение не устранено.

Отказывая в удовлетворении требований суд первой инстанции, а при повторном рассмотрении апелляционный суд, сделали вывод о полном отсутствии визуального и семантического сходства противопоставляемых товарных знаков. Наличие же некоторого фонетического сходства, связанного с одинаковым количеством слогов и одинаковым последним слогом, по мнению суда, позволяет сделать вывод об отсутствии и фонетического сходства до степени смешения, с учетом рода товаров, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки.

Между тем согласно пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения товаров" в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

Угроза смешения зависит, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, а также от сходства противопоставляемых знаков и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Судами не был проведен анализ сходства товарных знаков в комплексе, с учетом не только их визуального и графического сходства, но и различительных способностей, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Между тем ОАО "НК "Лукойл" свое обращение, как в Палату, так и в суд обосновало наличием угрозы смешения его товарных знаков "LUKOIL" N 141746 с приоритетом от 20.07. 1995 г. и N 166708 с приоритетом от 13.05.1998 г. и товарных знаков, принадлежащих ООО "Компания "Лусойл", в восприятии потребителем из-за сильной степени их сходства.

Угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг. Товарный знак "ЛУКОЙЛ", как и его переводной эквивалент "LUKOIL", обладает существенной различительной особенностью, является одним из наиболее известных брендов России, и признан общеизвестным.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но он полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Из материалов дела также следует, что Патентная палата и суды не исследовали однородность товаров и услуг, в отношении которых конкурирующим знакам предоставлена правовая охрана. Мотивировано это со стороны Палаты тем, что отсутствие сходства между сравниваемыми знаками снимает необходимость анализа однородности товаров и услуг.

Однако оценка однородности товаров и услуг по данной категории споров обязательна, поскольку влияет на установление наличия либо отсутствия угрозы смешения схожих товарных знаков. Необходимость такого исследования предусмотрена и п. 14.4.2 Правил.

Выяснение указанных обстоятельств, имеет существенное значение для правильного разрешения спора. Судебными инстанциями, при разрешении спора, вышеназванные обстоятельства не проверялись.

Ряд доказательств свидетельствует о том, что существует не только опасность смешения рассматриваемых обозначений. В глазах значительного количества потребителей они схожи, а для многих принадлежат одному производителю.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о проведении соответствующей экспертизы, назначив проведение патентоведческой экспертизы, суд первой инстанции, тем самым, не принял меры к обеспечению исследования существенных обстоятельств по спору и нарушил процессуальные права заявителя предусмотренные статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации РФ.

При таких обстоятельствах решение суда и постановление апелляционного суда подлежит отмене, дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении суду надлежит с учетом указанного, определить в соответствии с требованиями части 2 статьи 65 АПК РФ и подлежащих применению норм материального права, какие именно обстоятельства имеют существенное значение при разрешении вопросов, вытекающих из существа заявленного требования, касающихся наличия сходства между товарными знаками до степени их смешения. Разрешить в установленном процессуальным законодательством порядке вопрос о возможности проведения экспертизы

Руководствуясь ст.ст. 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы на решение от 24 мая 2006 года и постановление от 2 августа 2006 года N 09АП-8002/2006-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда отменить и дело передать на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.